Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)
Arbitrage-beslissing
op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)
Zaaknummer : 02118 Indientijd: 2006-07-11 11:05:15 Administratief contact: Kateřina Fáberová Klager Naam/Handelsnaam : Verlagsgruppe NEWS GmbH Bevoegde vertegenwoordiger van Klager Naam : Kuiper, Jonkers & Van den Berg Advocaten, Mr. Ron Verheyen Verweerder Naam/Handelsnaam : Multam B.V. Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder Naam : Mr L.H.M. Eijpe Betwiste domeinnaam : NEWS Andere juridische procedures Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1 Feitelijke situatie
Onder deze merken exploiteert Licentiehouder van Klager on-line diensten ten behoeve van Klager (zie o.a. website www.news.at).
Licentiehouder van Klager heeft op 6 december 2005 een verzoek ingediend voor de registratie van de domeinnaam <news.eu> (hierna: “Domeinnaam”) onder regels getiteld “.eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van Stapsgewijze registratie” (hierna: “Sunrise Regels”). De aanvraag werd gedaan in de eerste fase van de Sunrise periode op basis van Klager’s Merk.
Verweerder biedt sinds 2000 dienstverlening aan met betrekking tot het opzetten, exploiteren en onderhouden van internetsites in diverse categorieën. Hij beschikt over diverse websites.
Verweerder heeft bij het Beneluxmerkenbureau een aantal merken aangevraagd en laten registreren. Onder deze merken bevindt zich het woordmerk “NE & WS” (hierna: “Verweerder’s Merk”). Verweerder’s Merk is ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 29 november 2005 in de klassen 13, 14 en 20.
Verweerder heeft op 3 augustus 2006 eveneens het beeldmerk “News” geregistreerd bij het Beneluxmerkenbureau voor de klassen 14, 38, 41 en 42.
Verweerder’s Merk werd door Verweerder aangewend om, net zoals Licentiehouder van Klager, tijdens de eerste fase van de Sunrise periode de registratie van de Domeinnaam aan te vragen. De aanvraag werd ingediend op 7 december 2005 om 11:00.
Op 12 maart 2006 werd de aanvraag toegewezen door het Register.
Op 4 april 2006 schreef Klager Verweerder aan. In dit schrijven stelde Klager voor de Domeinnaam over te nemen, zo Verweerder deze niet zou aanwenden voor eigen gebruik. Klager deelde eveneens mee dat hij dienaangaande openstond voor een voorstel van Verweerder.
Op 5 april 2006 antwoordde Verweerder via e-mail dat de Domeinnaam niet te koop was gezien hij zelf plannen had voor een website onder de Domeinnaam en dat hij Klager zou contacteren mochten de plannen wijzigen.
Een herinnering werd door Klager gestuurd op 27 april 2006.
Op 3 mei 2006 repliceerde Verweerder met hetzelfde afwijzend antwoord als op 5 april 2006.
Hierop ging Klager over tot het instellen van huidige ADR procedure. Klager verzoekt: (i)
dat de Klacht ontvankelijk wordt verklaard; (ii) dat de beslissing van het Register van 12 maart 2006, waarbij de Domeinnaam aan Verweerder werd toegekend, wordt herroepen; en (iii) dat de Domeinnaam wordt overgedragen aan Klager.Beweringen van partijen
Volgens Klager is de Domeinnaam dus identiek aan of vertoont deze een verwarrende gelijkenis met onder meer Klager’s Merk, welk als ouder recht is in de zin van artikel 10.1. van de Verordening Nr. 874/2004 dient te worden beschouwd.
Daarnaast laat Klager gelden dat zijn merken zeer bekend zijn in Oostenrijk, vooral in de mediasector. Ieder gebruik van het teken “news” voor andere goederen of diensten zou volgens Klager een misbruik uitmaken van of zou schadelijk voor het onderscheidend vermogen of de goede naam van de onderscheidende tekens van Klager.
Klager stelt voorts ook nog dat de Domeinnaam geregistreerd is door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam. Verweerder heeft zijn aanvraag voor de Domeinnaam gebaseerd op Verweerder’s Merk, voor welk een aanvraag is ingediend op 28 november 2005 en welk versneld is ingeschreven op 29 november 2005. Het merk is gedeponeerd voor een breed gamma van producten in klassen 13, 14 en 20 (o.a. vuurwerk, sieraden, meubels of spiegels).
Klager laat voorts ook nog gelden dat hij niet bekend is met bedrijfsactiviteiten van Verweerder met betrekking tot een of meer van de geregistreerde goederen en dat Verweerder helemaal geen gebruik maakt van Verweerder’s Merk.
Klager stelt verder dat het erg onwaarschijnlijk is dat Verweerder voornemens is of ooit is geweest om alle geregistreerde goederen aan te bieden of het merk te gebruiken voor de goederen in de klassen waarvoor het merk is gedeponeerd (omdat het bedrijf uitsluitend internetdiensten aanbiedt).
Klager voert ook nog aan dat, hoewel Verweerder formeel houder is van Verweerdser’s Merk, Verweerder geen houder is van een merk zoals gedefinieerd in het communautaire merkenrecht en, daarbij dus geen houder is van een ouder recht in de zin van artikel 10.1. van de Verordening Nr. 874/2004.
Klager stelt voorts nog dat Verweerder geen rechten op of gewettigd belang bij
de Domeinnaam heeft omdat, ingevolge artikelen 10 en 11 van de Verordening Nr. 874/2004, (i) Verweerder’s Merk de elementen “NE”, een spatie, een ampersand (“&”), opnieuw een spatie en “WS” bevat, hetgeen Verweerder niet het recht geeft beide spaties en het “&”-teken te verwijderen om het – in de algehele indruk – volledig andere teken NEWS te vormen; (ii) geldt dat, indien de naam, waarvoor een beroep wordt gedaan op oudere rechten, speciale tekens bevat, dan worden deze geheel uit de overeenkomstige domeinnaam verwijderd, vervangen door streepjes, of, indien mogelijk, herschreven – gelet op de formulering “indien mogelijk” staat het de aanvrager niet vrij om speciale tekens te verwijderen, te vervangen door streepjes of te herschrijven (in casu had “NE & WS” dienen herschreven te worden); (iii) Verweerder’s Merk niet als gewettigd recht dient voor Verweerder om daarop zijn aanvraag voor de Domeinnaam te baseren, omdat de spatie en/of het “&”-teken geen afzonderlijke tekstuele of woorddelen zijn, maar louter een reeks letters zonder bedoeling, betekenis, of onderscheidend vermogen; (iv) Verweerder verder geen enkel gewettigd belang heeft overeenkomstig artikel 21.2 van Verordening Nr. 874/2004; (v) Verweerder op generlei wijze voor kennisgeving van huidige ADR procedure gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam of een naam die overeenkomt met de Domeinnaam in verband met het aanbieden van goederen of diensten, en evenmin aantoonbare voorbereidingen daartoe heeft getroffen; (vi) Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam; (vii) Verweerder geen gewettigd en niet-commercieel of eerlijk gebruik maakt van de Domeinnaam.
Ook is volgens Klager de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of wordt hij te kwader trouw gebruikt. Dit zou volgens Klager blijken uit de omstandigheden waaronder Verweerder’s Merk en de Domeinnaam door Verweerder zijn geregistreerd. Volgens Klager is het duidelijk dat de registratie van de Domeinnaam een poging is om misbruik te maken van de Sunrise periode en om de Domeinnaam te verkopen of er op andere wijze geld aan te verdienen, anders dan door daadwerkelijk gebruik ervan te maken in het handelsverkeer. Dit is volgens Klager aangetoond doordat de aanvraag voor Verweerder’s Merk gedaan is voor een breed gamma van goederen en diensten, die niets te maken hebben met de diensten die Verweerder thans levert.
Daarbij komt, volgens Klager, dat zijn zakelijke bezigheden worden verstoord en dat de Domeinnaam oorspronkelijk werd geregistreerd om er winst uit te genereren (door deze te verkopen).
Klager stelt eveneens nog dat de registratie van de Domeinnaam duidelijk niet te goeder trouw is, aangezien Verweerder hoe dan ook geen reden heeft om de Domeinnaam voor zichzelf te registreren en Verweerder de Domeinnaam ook op geen enkele wijze gebruikt voor de goederen en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.
Hierbij komt, volgens Klager, dat Verweerder aanvragen voor meer dan 61 .eu domeinnamen ingediend heeft gedurende de eerste fase van de Sunrise periode, wat duidt op de kwade trouw van Verweerder. In dezelfde lijn argumenteert Klager dat de registrar die Verweerder gebruikte voor de registratie van de Domeinnaam, nl. Funcall B.V., een “nep”-registrar is, welke daarenboven gelieerd is aan Verweerder. Het doel van dergelijke “nep”-registrars is, volgens Klager, de kansen van aanvragers die te kwader trouw zijn te vergroten om hun aanvraag voor een domeinnaam (hoofdzakelijk voor generieke namen) als eerste te laten binnenkomen en daardoor die domeinnaam toegewezen te krijgen.
Voor het overige vordert Verweerder dat de Klacht wordt afgewezen.
Verweerder merkt in algemene zin op dat Klager in zijn klacht tal van argumenten en factoren bespreekt die niet relevant zijn voor de beantwoording van huidige Klacht en verzoekt het ADR Panel deze argumenten en factoren buiten beschouwing te laten.
Verweerder betwist voorts dat de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met Klager’s Merk. In dit verband stelt Verweerder dat het onderscheidend vermogen van Klager’s Merk zit in de beeldvorming en niet in het element “news”. Immers, zo stelt Verweerder nog, het woord “news” is beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Voorts stelt Verweerder dat hij in het bezit is van de Domeinnaam die hij gebruikt voor dienstverlening op het gebied van het verspreiden van Europees nieuws.
Verweerder betwist ook dat de Domeinnaam zou geregistreerd zijn zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam.
Met betrekking tot de argumenten van Klager in verband met het teken “&” en de spaties, is Verweerder van oordeel dat dit gedeelte van de Klacht in onderhavige procedure buiten beschouwing dient te blijven. Het betreft volgens Verweerder een vraag die toeziet op de interpretatie van de artikelen 10 en 11 van de Verordening Nr. 874/2004, te weten de vraag of het Register gerechtigd was de Domeinnaam op basis van Verweerder’s Merk toe te kennen. Klager had, volgens Verweerder, hiervoor een procedure moeten instellen tegen het Register.
Verweerder stelt verder nog dat hij rechten heeft op en gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam aangezien hij beschikt over geldige merken voor de Domeinnaam. Dit is volgens Verweerder voldoende om een geldig recht/gerechtvaardigd belang te hebben voor het bekomen van de Domeinnaam.
Daarenboven stelt Verweerder dat de Domeinnaam bestaat uit de generieke aanduiding “news” en dat in principe eenieder het recht heeft om een dergelijke generieke aanduiding te gebruiken in beschrijvende zin. Verweerder laat in dit opzicht ook gelden dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam ter beschrijving van zijn website waarop hij Europees nieuws publiceert.
Bovendien, zo stelt Verweerder nog, gebruikte hij de Domeinnaam reeds voordat hij van het indienen van de Klacht op de hoogte was gebracht.
Ook laat Verweerder gelden dat hij sinds 2000 bekend is als aanbieder van entertainment dienstverlening, waaronder het aanbieden van nieuws, en dat hij reeds enige tijd informatie/nieuws aanbiedt via verschillende websites.
Daarenboven stelt Verweerder dat internetgebruikers op geen enkele wijze door Verweerder worden misleid en dat een relatie met de Klager niet zal worden gelegd. Verweerder stelt tevens dat Klager’s Merk onbekend is, dat Klager zelf niet beschikt over een eigen website en dat Klager zelf Klager’s Merk helemaal niet gebruikt.
Hieruit besluit Verweerder dat hij met de Domeinnaam en de website die hij onder de Domeinnaam aanbiedt geen inbreuk maakt op de rechten van Klager en geen schade toebrengt aan de reputatie van Klager’s Merk.
Wat betreft de bewering van Klager als zou de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw zijn gebeurd, stelt Verweerder dat dit niet wordt aangetoond door Klager. In dit verband stelt Verweerder dat niet is aangetoond dat omstandigheden erop wijzen dat de Domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de Domeinnaam aan Klager of een andere houder van merkrechten. Verweerder, zo stelt hijzelf, heeft de Domeinnaam uitsluitend geregistreerd om een website te exploiteren waarop Europees nieuws wordt aangeboden. Verweerder stelt dat hij dus niet is ingegaan op het voorstel van Klager van 4 april 2006 om de Domeinnaam te verkopen. Daarnaast stelt Verweerder dat hij de Domeinnaam niet geregistreerd om Klager te verhinderen zijn merken te gebruiken of om de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren. Verweerder stelt ook nog dat hij de Domeinnaam niet opzettelijk gebruikt om, met het oog op een commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder door mogelijke verwarring te doen ontstaan met Klager’s Merk.
Verweerder laat ook gelden dat de bewering van Klager als zou de registratie van Verweerder’s Merk gebeurd zijn uit speculatieve overwegingen om, met behulp daarvan, de Domeinnaam te kwader trouw te registreren niet gegrond is. Zo stelt Verweerder onder meer voor wat betreft het gebruik van het teken “&” dat het niet is omdat het teken “&” in het merk wordt opgenomen, er meteen sprake is van kwade trouw.
Wat betreft de merkinschrijving zelf, stelt Verweerder dat Klager zich ten onrechte op het standpunt stelt dat de omstandigheid dat Verweerder voorafgaand aan de Sunrise periode een generieke aanduiding heeft ingeschreven als merk, in een andere categorie dan waar deze betrekking op heeft, reden is om aan te nemen dat sprake is van speculatie en dientengevolge van kwade trouw en dat Verweerder’s Merk uitsluitend werd ingeschreven om gebruik te kunnen maken van de Sunrise periode.
Verweerder verzoekt het panel daarom om de Klacht van Klager te verwerpen.Behandeling en bevindingen
Overeenkomstig artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: “Voorschriften ADR”) mag iedere persoon of rechtspersoon een ADR procedure starten door een klacht in te dienen. De artikelen 21 en 22 van de Verordening Nr. 874/2004, waarop deze bepaling is gebaseerd, bepalen niet anders.
Het is derhalve volgens de letterlijke tekst van de Verordening Nr. 874/2004 en de Voorschriften ADR niet nodig dat Klager tevens een aanvraag voor de Domeinnaam zou hebben gedaan of dat hij zelf producten of diensten onder Klager’s Merk zou aanbieden. Bovendien, uit het dossier blijkt dat de Licentiehouder van Klager wel degelijk tijdens de Sunrise periode een aanvraag voor de Domeinnaam had ingediend op basis van Klager’s Merk.
Het ADR Panel is derhalve van oordeel dat aan de voorwaarde van artikel 22.11 van de Verordening Nr. 874/2004 voldaan is.
De Klacht is dus ontvankelijk.
Op grond van artikel 21.1 van de Verordening Nr. 874/2004 moet beoordeeld worden of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met het merk Klager’s Merk. Zo dit het geval is, dient verder nagegaan te worden of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
In huidige zaak is het ADR Panel van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan Klager’s Merk, welk van eerdere datum is dan Verweerder’s Merk. Het ADR Panel herinnert eraan dat de beoordeling van enige identiteit of verwarrende gelijkenis in abstracto dient te gebeuren.
Vervolgens dient het ADR Panel na te gaan of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd; (ii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied.
In dit verband stelt het ADR Panel vast dat de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd is onder de Sunrise Regels, in de eerste fase van de Sunrise periode. Het ADR Panel stelt eveneens vast dat het Register op basis van Verweerder’s Merk is overgegaan tot registratie van de Domeinnaam. Het is niet de taak van het ADR Panel om, in huidige zaak, de beslissing van het Register in twijfel te trekken.
Het ADR Panel komt, ingevolge het voorgaande, tot het besluit dat Verweerder aldus rechten kan laten gelden op de Domeinnaam.
Het ADR Panel dient ook vast te stellen dat uit het dossier blijkt dat Verweerder “vóór enige kennisgeving” van huidige ADR procedure aan Klager liet weten dat hij niet wenste in te gaan op het verzoek van Klager om de Domeinnaam over te dragen aangezien hij zich aan het voorbereiden was om de Domeinnaam zelf aan te wenden. Dit wordt ook erkend door Klager zelf. Verweerder’s afwezigheid van een gewettigd belang bij de Domeinnaam is aldus niet aangetoond. Trouwens, het ADR Panel stelt vast dat Verweerder ook effectief de Domeinnaam aanwendt voor een website om Europees nieuws aan te kondigen.
Rest nog de vraag of de Domeinnaam te kwade trouw werd geregistreerd.
Zoals reeds gesteld, dient het ADR Panel vast te stellen dat (i) uit het dossier blijkt dat Verweerder “vóór enige kennisgeving” van huidige ADR procedure aan Klager heeft laten weten dat hij niet wenste in te gaan op het verzoek van Klager om de Domeinnaam over te dragen aangezien hij zich op dat ogenblik reeds aan het voorbereiden was om de Domeinnaam zelf aan te wenden en (ii) Verweerder ook effectief de Domeinnaam aanwendt voor een website om Europees nieuws aan te kondigen.
Klager laat in dit opzicht ook nog gelden dat Verweerder aanvragen voor meer dan 61 .eu domeinnamen heeft ingediend gedurende de eerste fase van de Sunrise periode, waaronder voor de Domeinnaam, en dat de registrar die Verweerder gebruikte voor de registratie van de Domeinnaam, nl. Funcall B.V., een “nep”-registrar zou zijn, welke daarenboven gelieerd zou zijn aan Verweerder, dit met als doel de kansen van te kwader trouw aanvragen voor (hoofdzakelijk voor generieke namen, waaronder de Domeinnaam) als eerste te laten binnenkomen en daardoor die domeinnaam toegewezen te krijgen. Dusdanig handelen is volgens Klager te kwader trouw.
Het ADR Panel stelt evenwel vast dat Klager niet (voldoende) aantoont dat Verweerder te kwader trouw is in de zin van artikel 21.3 van de Verordening Nr. 874/2004.
Klager toont immers niet voldoende aan dat Verweerder de Domeinnaam voornamelijk zou hebben geregistreerd met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de Domeinnaam aan Klager. Trouwens, Verweerder heeft aan Klager te kennen gegeven de Domeinnaam niet te willen overdragen en Verweerder gebruikt ook effectief de Domeinnaam voor het melden van Europees nieuws.
Ook is niet aangetoond dat Verweerder met de registratie van de Domeinnaam Klager wenste te verhinderen om de Domeinnaam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven of dat Verweerder de registratie van de Domeinnaam voornamelijk heeft aangevraagd teneinde de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren.
Klager toont eveneens niet aan dat de Domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder of een andere on-linelocatie door mogelijk verwarring te doen ontstaan met Klager’s Merk.
Het ADR Panel merkt op dat uit het dossier waarover het beschikt ook niet blijkt dat Klager en Verweerder elkaar kenden en/of wederzijds vertrouwd waren met de activiteiten van elkaar vóór de toewijzing van de Domeinnaam aan Verweerder door het Register.
Het ADR Panel besluit aldus de Klacht te verwerpen.Arbitrage-beslissing Arbiters
- Gunther Meyer
Datum : 2006-11-20 Bijlage 1
The Complainant alleges that the Respondent has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the Domain Name. Moreover, the Complainant contends that the Domain Name has been registered in bad faith (Article 21.1 of the Regulation No. 874/2004).
The Respondent contends that the Complaint is not admissible since the Complainant did not apply for the Domain Name. However, according to article B1(a) of the ADR Rules every person or entity may initiate an ADR procedure by filing a complaint. Articles 21 and 22 of the Regulation No. 874/2004 do not provide differently. As a result, the exact text of the Regulation No. 874/2004 and the ADR Rules does not require the Complainant to be the same as the initial applicant for the domain name (in this case the Complainant’s licensee who applied for the Domain Name during the first phase of the Sunrise period on the basis of the Complainant’s prior right). Therefore, the ADR Panel concludes that the Complaint is admissible.
In accordance with article 21.1 of the Regulation No. 874/2004 it should be established if the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the Complainant. If this is the case, it should be established if the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name, or has registered or used the Domain Name in bad faith.
The ADR Panel notes that the registration of the Domain Name was obtained during the first phase of the Sunrise period. In the event the ADR procedure has been initiated against the holder of a .eu domain name on the grounds of Article 21 of the Regulation No. 874/2004, it is not to the Panel to examine the decision of the Registry.
The ADR Panel concludes that the Respondent has therefore rights in the Domain Name.
Moreover, it results from the case file that “prior to any notice” of the present ADR procedure, the Respondent replied to the Complainant’s fax messages, in which the Complainant requested the Respondent to obtain the transfer of the Domain Name in the event the Respondent would not use the Domain Name for its own purposes, that the Domain Name was not for sale and that plans had already been made for a website. The case file also shows that the Respondent is effectively using the Domain Name for a website relating to European News.
Notwithstanding the fact that the Complainant contends that the Respondent registered the Domain Name in bad faith because the Respondent applied for more than 61 .eu domain names during the first phase of the Sunrise period and that the Respondent used a so called “fake”-registrar, linked with the Respondent, the ADR Panel concludes that the Complainant did not (sufficiently) establish that the Respondent registered the Domain Name in bad faith as provided by Article 21.3 of the Regulation No. 874/2004. In this respect, it is also to be noted that the case file does not show that, before the Registry decided to grant the Domain Name to the Respondent, the Complainant and the Respondent did know each other and/or did know about each other’s activities.
Consequently, the ADR Panel finds that the Complaint is to be rejected.