Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sąd Arbitrażowy RC)

Wyrok arbitrażowy

§ B12 Regulaminu rozstrzygania sporów o domeny eu. (Regulamin ADR)

Sprawa numer: 06531
Termin złożenia: 2013-07-15 12:38:20
Kontakt administracyjny: Lada Válková
 
Powód
Nazwisko/firma handlowa: "Akrostal" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Upoważniony przedstawiciel Powoda
Nazwisko: KLJB Leśkiewicz i Wspólnicy sp. k., Katarzyna Leśkiewicz, Krzysztof Jarosiński Marcin Błaszyk
 
Pozwany
Nazwisko/firma handlowa: Multistal & Lohmann Sp. z o.o.
 
Upoważniony przedstawiciel Pozwanego
Nazwisko: adwokat Hubert Masiota
 
Sporna nazwa domeny: AKROSTAL.eu
 
Inne postępowania prawne
 
Streszczenie wyroku w języku angielskim: Streszczenie Wyroku arbitrażowego w języku angielskim stanowi Załącznik nr 1
 
Stan faktyczny
Powód, „Akrostal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest sprzedawcą hurtowym funkcjonującym na rynku metali, w tym stali. Spółka powstała 9 lutego 2006 r. w wyniku przekształcenia spółki „AKROSTAL” spółka cywilna K. Jodko, G. Wilczewski, L. Tabert z siedzibą w Poznaniu, która prowadziła działalność co najmniej od 15 lipca 2001 r.

Pozwanym jest „Multistal & Lohmann” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu wyrobami hutniczymi od 16 grudnia 1997 r., którego to dnia została wpisana do rejestru handlowego. W dniu 9 stycznia 2002 r. Pozwany wpisany został do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 29 listopada 2006 r. Pozwany dokonał rejestracji domeny „akrostal.eu”.
W dniu 11 lipca 2013 r. Powód wniósł pozew do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej.
 
Twierdzenia stron
  1. Powód
    1.  Pozew
    
    Zgodnie z twierdzeniami Powoda, sporna nazwa domeny jest identyczna z jego nazwą stanowiącą również jego firmę, nazwą jego przedsiębiorstwa, oraz z zarejestrowanym na jego rzecz w dniu 19 września 2011 r. znakiem towarowym. Powód wskazuje, iż od dnia 9 lutego 2006 r. wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a wpis ten dokonany został w wyniku przekształcenia spółki „AKROSTAL” spółka cywilna K. Jodko, G. Wilczewski, L. Tabert z siedzibą w Poznaniu. Powód wskazuje, że „AKROSTAL” spółka cywilna K. Jodko, G. Wilczewski, L. Tabert z siedzibą w Poznaniu funkcjonowała na rynku metali, w tym stali, od co najmniej 15 lipca 2001 r. i jej nazwa oraz zakres działalności były i są znane Pozwanemu, który od wielu lat jest bezpośrednim konkurentem Powoda na rynku stali i metali.
    Zdaniem Powoda Pozwany nie dysponuje żadnym tytułem prawnym uprawniającym do korzystania z oznaczenia „Akrostal”. Powód podnosi, iż domena „akrostal.eu” nie jest wykorzystywana przez Pozwanego od ponad 2 lat.
    Powód podnosi, iż Pozwany dokonał rejestracji bezprawnie, naruszając jego dobra osobiste, prawo do nazwy, prawo do firmy, prawo ochronne na znak towarowy „Akrostal”, oraz dopuszczając się w ten sposób czynu nieuczciwej konkurencji. Powód wskazuje ponadto, iż Pozwany zarejestrował sporną domenę wyłącznie w celu pozbawienia Powoda możliwości zarejestrowania i korzystania z przedmiotowej domeny.

    2. Replika Powoda z dnia 19 września na odpowiedź na pozew
    W ocenie Powoda wszelkie argumenty przytaczane przez Pozwanego dotyczące stosunków i współpracy pomiędzy wspólnikami Powoda a Pozwanym nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności dlatego że dotyczą one podmiotów nie będących stronami postępowania. Dodatkowo, Powód zaprzecza twierdzeniom Pozwanego, jakoby wspólnicy Powoda umyślnie w roku 2001 utworzyli podmiot o nazwie „Akrostal”, mając w pełni świadomość, kto tę nazwę stworzył i jest jej autorem. Powód twierdzi, iż gdyby nawet założyć, że Pozwany ma rację, wówczas wspólnicy spółki cywilnej „Akrostal”, utworzonej w roku 2001, musieliby się liczyć ze zdecydowanymi działaniami prawnymi Pozwanego, zmierzającymi do wyegzekwowania prawa do korzystania z nazwy „akrostal”, tym bardziej, że jak wynika z szerokich opisów zamieszczonych w punkcie II Odpowiedzi na Pozew, Pozwany nie unikał wytaczania sporów sądowych przeciwko wspólnikom Powoda. Zasady doświadczenia życiowego podpowiadają, że wspólnicy spółki cywilnej „Akrostal” nie zdecydowaliby się na takie działania, gdyby istotnie prawo do nazwy „Akrostal” przysługiwało Pozwanemu. Nikt bowiem racjonalnie myślący nie nazywa swojej nowej spółki w taki sposób, aby narażać się na kolejny spór sądowy z konkurentem, z którym i tak już pozostaje w sporze i który bacznie śledzi wszystkie jego poczynania. Brak reakcji Pozwanego na wykorzystywanie przez Powoda nazwy „Akrostal” przez około 12 lat, która to nazwa była ujawniona we wszelkich wymaganych rejestrach państwowych, która pojawiała się na dokumentach handlowych Powoda, która była wykorzystywana przez Powoda w Internecie od roku 2002 w nazwie domeny <akrostal.pl> - powyższe okoliczności świadczą zdaniem Powoda o niewiarygodności twierdzeń Pozwanego.
    Powód podnosi, iż wykorzystuje określenie „Akrostal” w obrocie gospodarczym jako firmę i nazwę począwszy od roku 2001, na tym samym rynku produktowym i terytorialnym, co Pozwany, a potwierdzeniem przedmiotowej okoliczności jest m.in. treść informacji przedstawionych na stronie internetowej Powoda.
    Powód wskazuje, iż Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na autorstwo nazwy „Akrostal”, i nigdy wcześniej nie kwestionował w jakikolwiek sposób praw Powoda do nazwy, firmy i słownego znaku towarowego „Akrostal”. Dodatkowo, okoliczności sprawy wskazują według Powoda, iż to raczej jemu przysługują prawa autorskie do nazwy „Akrostal”.
    Powód wskazuje ponadto, że w chwili rejestracji przez Pozwanego spornej domeny „akrostal.eu”, Powodowi przysługiwało prawo do niezarejestrowanego słownego znaku towarowego „Akrostal” (Powód posługiwał się bowiem tym znakiem towarowym w obrocie gospodarczym od roku 2001). Przedmiotowy znak towarowy, w tym zakres jego stosowania przez Powoda, były doskonale znane Pozwanemu w chwili rejestrowania przez Pozwanego domeny „akrostal.eu”.
    Powód wskazuje, że wyliczenie form używania znaku towarowego, w tym w domenie internetowej, zawarte w art. 154 ustawy – Prawo własności przemysłowej, nie ma charakteru enumeratywnego. W ocenie Powoda, umieszczenie przez Pozwanego znaku towarowego Powoda – „Akrostal” w domenie internetowej „akrostal.eu” i jej dalsze utrzymywanie (w tym uiszczanie przez Pozwanego związanych z jej utrzymywaniem opłat abonenckich), przez około 7 lat, może być zasadnie kwalifikowane jako posługiwanie się znakiem towarowym Powoda.
    W ocenie Powoda fakt, iż działania Pozwanego powinny być kwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji potwierdza okoliczność, iż klienci Powoda wielokrotnie zapytują go lub wyrażają zdziwienie, dlaczego Powód ma nieaktywne strony internetowe „akrostal.com”, „akrostal.eu”, czy „akrostal.com.pl”. Powód twierdzi, iż wielokrotnie dowiadywał się, że poczta elektroniczna (mailowa) została wysłana przez potencjalnych lub aktualnych klientów na adresy: „akrostal.com” lub „akrostal.eu”, a nigdy taka poczta nie została przekierowana przez Pozwanego do Powoda. Dla Powoda jest to wyraźnym sygnałem, że pasywne przetrzymywanie domen z nazwą „Akrostal” przez Pozwanego wpływa w sposób istotnie ujemny na postrzeganie Powoda przez jego kontrahentów oraz skutkuje utratą przez Powoda przynajmniej części nowych klientów, dla których takie adresy poczty elektronicznej (z rozszerzeniem .com, czy .eu) są naturalne, biorąc pod uwagę skalę działalności Powoda.
    Zdaniem Powoda nie do przyjęcia jest stanowisko Pozwanego, zgodnie z którym nie miał on wiedzy, że Powód chciałby korzystać ze spornej domeny „akrostal.eu”. Ponieważ Pozwany wielokrotnie podkreśla w swoich pismach procesowych, że działa na rynku od wielu lat, w tym znacznie dłużej niż Powód, musi on mieć świadomość, że podmioty gospodarcze rejestrują kolejne domeny z fantazyjnym oznaczeniem, do którego mają prawa, w miarę rozwoju swojej działalności. Biorąc pod uwagę okoliczność, że Pozwany wiedział, pod jaką firmą (nazwą) działa Powód oraz pod jaką domeną prowadzi swoją stronę korporacyjną, czyni niewiarygodnym twierdzenie Pozwanego, jakoby nie miał on wiedzy, że Powód chciałby korzystać także z domeny „akrostal.eu”. Zdaniem Powoda zasady doświadczenia życiowego, doświadczenie biznesowe, musiały podpowiadać Pozwanemu, że Powód będzie zainteresowany także domenami „akrostal.eu”, czy „akrostal.com”, a przeciwne twierdzenia Pozwanego są wysoce niewiarygodne.
  2. Pozwany
    1. Odpowiedź na pozew
    
    Pozwany wskazuje, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu wyrobami hutniczymi już od 16 grudnia 1997 r., którego to dnia został wpisany do rejestru handlowego. W dniu 9 stycznia 2002 r. Pozwany wpisany został do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
    Pozwany podnosi, iż wspólników Powoda, Pana Grzegorza Wilczewskiego, Pana Leszka Taberta oraz Pana Roberta Frąckowiaka, łączyła wieloletnia współpraca gospodarcza z Pozwanym. W trakcie jej trwania, mieli oni wszechstronny dostęp do informacji handlowych i gospodarczych spółki Multistal & Lohmann sp. z o.o., stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Pozwanego.
    Pozwany twierdzi, że wspólnikom, a jednocześnie osobom uprawnionym do reprezentowania powodowej Spółki, wiadome były plany i strategie gospodarcze pozwanej. Wynikało to w szczególności z zakresu ich obowiązków, który był ściśle związany z pozyskiwaniem nowych kontrahentów, sprzedażą, przyjmowaniem zleceń i organizacją pracy u pozwanej. Pozwany  podkreśla, że nie byli oni w żadnej mierze uprawnieni do rozporządzania tymi informacjami lub do korzystania z nich w inny sposób niż w celu wykonywania zawartych z Pozwanym umów.
    W szczególności, Panom: Frąckowiakowi, Tabertowi i Wilczewskiemu, wiadomy był zamysł wspólników Multistal & Lohmann sp. z o.o. odnośnie rozszerzania działalności Pozwanego poprzez tworzenie powiązanych podmiotów wzajemnie współpracujących oraz ekspansji na rynku krajowym i międzynarodowym.   Jako przejaw jednej z właśnie takich inicjatyw, została stworzona przez Pozwanego nazwa „akrostal”, przy czym dokładny sposób wykorzystania przez Pozwanego stworzonej nazwy nie był na tamten czas jeszcze sprecyzowany. Pozwany podnosi, iż ponieważ nazwa „akrostal” posiada przymiot utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać iż prawa autorskie do nazwy przysługują Pozwanemu, jako twórcy.
    Pozwany twierdzi, iż rejestracja domeny nie była bezprawna. W szczególności, nie naruszała ona praw do znaku towarowego Powoda, ponieważ zgodnie z art. 153 ust. 1 pwp, nabycie prawa ochronnego na znak towarowy oznacza jedynie uzyskanie wyłączności w zakresie używania tego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na całym obszarze RP. Pozwany wskazuje, że Powód nie wykazał w żaden sposób, że domena akrostal.eu oprócz pełnienia podstawowej dla domen funkcji lokalizowania danej strony w Internecie, pełniła dodatkowo funkcje typowe dla znaku towarowego, tzn. identyfikowania przedsiębiorstwa pozwanego, względnie towarów lub usług oferowanych na stronie. Zdaniem Pozwanego Powód nie wykazał również, aby rejestracja oraz używanie przedmiotowej domeny przyniosło pozwanemu nienależną korzyść, w szczególności poprzez zdobycie nowej klienteli bez ponoszenia kosztów reklamy i promocji. Pozwany podkreśla, że sposób korzystania przez pozwaną z domeny nie stwarzał niebezpieczeństwa dla renomy powódki, ani nie osłabiał jej odróżniającego charakteru.
    Zdaniem Pozwanego, Powód nie wykazał także, że rejestracja spornej domeny została dokonana w celu uniemożliwienia konkurentowi działalności on – line, w związku z czym nie wykazał iż rejestracja domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 15 u.z.n.k.
    Pozwany wskazuje, iż rejestracja domeny „akrostal.eu” nie była bezprawna, ponieważ dokonana została wcześniej niż rejestracja znaku towarowego Powoda. Pozwany wskazuje, iż fakt ten dowodzi, że to Pozwany jest autorem nazwy „akrostal”, i że nie dopuścił się naruszenia prawa Powoda do firmy.
    Zdaniem Pozwanego, jego działanie nie wypełnia znamion czynu określonego jako piractwo internetowe. Pozwany wskazuje, iż nigdy nie oferował Powodowi możliwości odkupu spornej domeny. Nie został również spełniony konieczny warunek dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest naruszenie interesu Powoda. Akceptowanie przez wiele lat przez Powoda kwestionowanego obecnie stanu rzeczy świadczy niepodważalnie o tym, iż w istocie działania Pozwanego były dla niego nieszkodliwe.
    Pozwany podnosi również, że rejestracja domeny nie nastąpiła w złej wierze, gdyż Pozwany nigdy nie miał zamiaru wykorzystywać tej nazwy dla osiągnięcia korzyści komercyjnych poprzez zbieżność z nazwą Powoda. Pozwany podnosi, iż oceniając złą wiarę należy przede wszystkim wziąć pod uwagę aspekt czasowy – kto pierwszy działał na rynku stali, a w konsekwencji - kto mógł mieć interes, aby uzyskać określone informacje w celu osiągania korzyści, oraz aspekt ekonomiczny – kto miał interes ekonomiczny w posługiwaniu się nazwą. Zdaniem Pozwanego interes ekonomiczny w posługiwaniu się nazwą miał Powód, jako podmiot, który później rozpoczął działalność i mający świadomość ugruntowanej pozycji, jaką od lat zajmował Pozwany na rynku stali. Pozwany podnosi również, że znamienny jest brak niezwłocznej reakcji Powoda na dokonanie rejestracji domeny, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy. Reakcja taka, w postaci złożenia wniosku do Urzędu Patentowego, nastąpiła według Pozwanego dopiero po 5 latach od zarejestrowania przez Pozwanego spornej domeny.  

    2. Odpowiedź Pozwanego na pismo Powoda z dnia 19 września 2013 r.
    Pozwany podnosi, iż zarejestrował sporną domenę w 2006 r. Do dnia wszczęcia przedmiotowego sporu Powód nigdy nie kwestionował użycia przez pozwaną nazwy „akrostal” w domenie internetowej, co więcej – Powód nigdy nie wystąpił w stosunku do Pozwanego z żądaniem zaprzestania używania tej nazwy, czy też zbycia, w jakiejkolwiek formie, na jego rzecz spornej domeny. Bierność zachowań Powoda oraz sankcjonowanie tej sytuacji przez szereg lat potwierdza jednoznacznie zdaniem Pozwanego, że Powód nie był zainteresowany i nie potrzebował do prowadzenia własnej działalności gospodarczej spornej domeny.
    Zdaniem Pozwanego nie można zgodzić się z twierdzeniem Powoda, że Pozwany przez lata nie kwestionował prawa Powoda do używania nazwy „akrostal”. Właśnie zarejestrowanie spornej domeny wskazuje jednoznacznie, że Pozwany uważał nazwę „akrostal” za własną i dokonał rejestracji domeny z wykorzystaniem własnej nazwy.
    Zdaniem Pozwanego nie można uznać, że zaistniały stan faktyczny mógł wprowadzić kogokolwiek w błąd lub utrudnić Akrostal sp. z o.o. dostęp do rynku, ponieważ sam fakt rejestracji domeny nie jest znamienny, jeśli w wyszukiwarce internetowej nie wpływa na siłę oznaczenia przedsiębiorcy. Pozwany podnosi, iż wpisując nazwę domeny w najbardziej popularnej wyszukiwarce internetowej Google, użytkownik Internetu jest automatycznie przekierowywany do witryny korporacyjnej powódki, wobec czego nie może być mowy o wprowadzeniu w błąd.
    Pozwany wskazuje, iż Powód w żaden sposób nie udowodnił aby kontrahenci Powoda wysyłali korespondencję na adresy mailowe związane ze sporną domeną. Dodatkowo, Pozwany podnosi iż nigdy nie korzystał ze wskazanego przez Powoda adresu poczty elektronicznej związanego ze sporną domeną.
    Odnosząc się do zarzutu naruszenia praw do znaku towarowego Powoda Pozwany podnosi, iż Powód nie przedstawił żadnych dowodów na to, aby jakiekolwiek towary wyprodukowane w przedsiębiorstwie Pozwanego zostały oznaczone znakiem towarowym „Akrostal”, wobec czego nie można uznać, że Pozwany używał tego znaku w obrocie gospodarczym. Pozwany podnosi również, iż prawo ochronne na znak towarowy Powoda obejmuje jedynie towary i usługi w klasie 6 i 40 klasyfikacji nicejskiej – nie obejmuje więc oznaczania domen internetowych.
    Odnosząc się do zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w związku z art. 3 u.z.n.k., Pozwany podnosi iż bierne przetrzymywanie domeny może zostać uznane za działanie w obrocie gospodarczym, określane mianem cybersquatting’u, jeśli ma ono na celu późniejsze odstąpienie prawa do korzystania z niej w zamian za zapłatę określonej kwoty pieniężnej lub nawet samą propozycję takiego odstąpienia. Zdaniem Pozwanego przedmiotowe przesłanki nie zostały w niniejszej sprawie spełnione, co skutkuje koniecznością uznania iż Pozwany nie działał w złej wierze.
 
Rozpoznanie i stwierdzenia
I.	Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej: „Rozporządzenie 874/2004”), zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:
a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.  
Termin „prawa wymienione w art. 10 ust. 1” obejmuje między innymi zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie, w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego Państw Członkowskich w przypadku ich posiadania – niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwiska oraz charakterystyczne tytuły chronionych dzieł literackich i dzieł sztuki.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 874/2004, uzasadniony interes w rozumieniu ust. 1 lit. a) można wykazać w przypadku, gdy:
a) przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić;
b) właściciel nazwy domeny będący przedsiębiorstwem, organizacją lub osobą fizyczną był powszechnie znany z danej nazwy domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;
c) właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego.
3. Złą wiarę w rozumieniu ust. 1 lit. b) można wykazać w przypadku, gdy:
a) okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej nazwy domeny właścicielowi nazwy względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotowi publicznemu;
b) nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego, przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny, z zastrzeżeniem, że:
i) formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić; lub
ii) nazwa domeny nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji.
Zgodnie z par. B11(d) Regulaminu ADR, ciężar dowodu przy wykazaniu określonych w nim okoliczności spoczywa zasadniczo na Powodzie.

II. Rozpoznanie i stwierdzenia

W świetle powyższych przepisów Powód powinien więc wykazać wystąpienie 2 osobnych okoliczności:
1) tożsamości lub podobieństwa mogącego prowadzić do błędów po stronie odbiorców pomiędzy nazwą domeny a oznaczeniami do których prawa przysługują mu na podstawie przepisów prawa krajowego Państw Członkowskich, oraz
2) bezprawności działań Pozwanego lub braku uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego, lub
3) dokonania rejestracji lub używania domeny przez Pozwanego w złej wierze.

1.
W świetle przedstawionych przez Powoda dowodów uznać należy, iż przedmiotowa nazwa domeny „akrostal.eu” jest tożsama z oznaczeniami do których prawa przysługują Powodowi na podstawie przepisów prawa polskiego.
Zgodnie z przedstawionym przez Powoda wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 3 lipca 2013 r., Powodowi przysługuje bowiem od dnia 9 lutego 2006 r. prawo do firmy o tym samym brzmieniu co nazwa spornej domeny. Z dniem 9 lutego 2006 r. Powód wpisany został bowiem do rejestru przedsiębiorców pod firmą Akrostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Już w dacie wpisu do rejestru Powód prowadził również działalność gospodarczą, jak wynika bowiem z oświadczenia Powoda, przedstawionej przez Powoda kopii umowy spółki cywilnej z dnia 15 lipca 2001 r. oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Powoda (akrostal.pl), wspólnicy powodowej spółki, t.j. Grzegorz Wilczewski, Leszek Tabert oraz Krzysztof Jodko prowadzili co najmniej od 2001 r. działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Akrostal”.
Już sama ta okoliczność przesądza o konieczności uznania, iż pierwsza z trzech wskazanych przesłanek uwzględnienia powództwa została spełniona, Pozwany zarejestrował bowiem sporną domenę w dniu 29 listopada 2006 r., a więc już po dacie od której liczyć należy pierwszeństwo Powoda do firmy „Akrostal”.
Skład orzekający pragnie ponadto wskazać, iż ze wskazanych powyżej dowodów przedstawionych przez Powoda, z oświadczeń Pozwanego zawartych w odpowiedzi na pozew (str. 9 odpowiedzi), oraz z informacji umieszczonych na stronie internetowej Powoda (akrostal.pl) wynika, że Strony co najmniej od 2001 r. prowadziły działalność na tym samym rynku w rozumieniu art. 433 § 1 k.c., świadcząc usługi hurtowej sprzedaży stali jakościowych. W szczególności, Pozwany sam podnosi iż Robert Frąckowiak w okresie zatrudnienia przez Pozwanego, t.j. od 30 grudnia 2006 r. do 21 czerwca 2007 r., przekazywał Powodowi informacje pochodzące z bazy danych Pozwanego, dotyczące klienteli tego ostatniego (str. 9 odpowiedzi na pozew). Zainteresowanie jednej Strony danymi klientów drugiej wskazuje, iż Strony działały na tym samym rynku właściwym i bezpośrednio ze sobą konkurowały.

2.
Z przedstawionych w sprawie dowodów wynika, iż domena zarejestrowana została na rzecz Pozwanego bezprawnie. Jej rejestracja na rzecz Pozwanego stanowiła bowiem naruszenie prawa Powoda do firmy. Powód wskazał, iż Pozwanemu nie przysługują żadne skuteczne względem niego prawa podmiotowe, które usuwałyby bezprawność naruszenia prawa do firmy.
Działanie Pozwanego należy uznać za bezprawne naruszenie prawa Powoda do firmy, pomimo że oznaczenie „Akrostal” nie było wykorzystywane w firmie pozwanego, a w nazwie domeny. Zgodnie z polskim prawem do naruszenia prawa do firmy może bowiem dojść także jeżeli oznaczenie stanowiące firmę wykorzystywane jest w inny sposób niż jako część firmy innego przedsiębiorcy (por. np. J.J.Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, str. 221; wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II KSG 377/05). W przedmiotowej sprawie wykorzystaniem takim jest posłużenie się firmą Powoda poprzez zarejestrowanie spornej domeny.
Za uznaniem przedmiotowego działania za bezprawne w świetle polskiego prawa przemawia również szeroki zakres ochrony prawa do firmy przyznany na gruncie art. 4310 kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Jak więc widać, przedmiotowy przepis chroni uprawnionego nie tylko przed naruszeniem prawa do firmy przez nieuprawnionego, ale pozwala także uprawnionemu sprzeciwić się działaniom nieuprawnionego, które dopiero zagrażają naruszeniem.
W związku z powyższym, nawet uznanie, iż przedmiotowa rejestracja domeny nie stanowi bezprawnego naruszenia prawa Powoda do firmy, nie wpłynęłoby to na treść niniejszego orzeczenia, jako że rejestracja domeny „akrostal.eu” stanowi działanie bezprawnie zagrażające prawu Powoda.
Pozwany, w celu wykazania, iż jego działanie nie było bezprawne, powoływał się na przysługujące mu prawo podmiotowe, t.j. wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienia przysługujące autorowi względem jego utworu. Nie przesądzając kwestii czy nazwie „Akrostal” przysługują cechy utworu, należy stwierdzić, że Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów które wykazywałyby, iż faktycznie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują mu prawa do przedmiotowej nazwy. W niniejszym postępowaniu nie zostało wskazane nawet, kto według Pozwanego jest autorem oznaczenia „Akrostal”. Bezsprzecznym jest bowiem, że nie jest nim sam Pozwany, będący osobą prawną. W świetle powyższego należy uznać, iż działanie Pozwanego było bezprawne w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 874/2004.

3.
Niezależnie od powyższych okoliczności wskazać należy, iż Powód przedstawił dowody wystarczające do uznania że Pozwany dokonał rejestracji domeny bez uzasadnionego interesu, co stanowi samodzielną podstawę dla uznania, iż druga z przesłanek uwzględnienia powództwa została spełniona. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 874/2004, uzasadniony interes można wykazać, w przypadku gdy:
a) przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić;
b) właściciel nazwy domeny był powszechnie znany z danej nazwy domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;
c) właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego.
W opinii składu orzekającego nie jest możliwe udowodnienie przez Powoda okoliczności negatywnej, czyli braku uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego. Kwestię braku uzasadnionego interesu Powód może jedynie uprawdopodobnić, jako, że dowodzenie nieistnienia określonych okoliczności jest w praktyce niewykonalne (por. orzeczenie Sądu Arbitrażowego w sprawie nr 01304, Kemet International Limited vs Vinitsia Ltd., Rozdział “Discussion and Findings”, punkt 9). Do uprawdopodobnienia nieistnienia uzasadnionego interesu może więc dojść między innymi poprzez: wykazanie, że Powód przeprowadził choćby w minimalnym stopniu dochodzenie, mające na celu wykazanie braku takiego interesu, opisanie przez Powoda sposobu użycia lub braku użycia określonej nazwy domenowej przez Pozwanego, wskazanie w sposób wiarygodny i wyraźny, że w opisanych okolicznościach, Pozwany nie ma legitymowanego interesu w utrzymaniu domeny.
Z dowodów i twierdzeń przedstawionych przez Powoda w przedmiotowej sprawie wynika, iż Pozwany ani przed wszczęciem postępowania ADR, ani później w ogóle nie korzystał z domeny. Powód wskazał także, iż brak jakichkolwiek dowodów na czynienie jakichkolwiek przygotowań do takiego działania (str. 5 pozwu, str. 3 – 4 repliki powoda na odpowiedź na pozew z dnia 19 września 2013 r.).
Pozwany nie przedstawił żadnego dowodu na korzystanie z domeny w jakimkolwiek okresie po dokonaniu rejestracji, w żadnym momencie nie twierdził również iż takie korzystanie miało miejsce. Pozwany twierdzi co prawda, iż jego wspólnicy powzięli zamysł rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej, a utworzenie nazwy „Akrostal” było krokiem w ramach takiej inicjatywy. Brak dowodów na okoliczność utworzenia nazwy „Akrostal” został już przedstawiony. W tym miejscu należy podnieść, iż sam zamysł rozszerzenia działalności gospodarczej przez wspólników Pozwanego nie tylko nie został w żaden sposób przez Pozwanego udowodniony, ale przede wszystkim nie wypełnia przesłanki określonej w art. 21 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 874/2004.
Pozwany nie twierdził również, aby był powszechnie znany z nazwy „Akrostal”, lub aby używał nazwy „Akrostal” – czy to w sposób uzasadniony i niekomercyjny, czy też uczciwy. Pozwany nie wykazał więc istnienia żadnych okoliczności które można byłoby uznać za uzasadniające jego interes w dokonaniu rejestracji.
W świetle powyższego uznać należy, że Pozwany dokonał rejestracji domeny bez uzasadnionego interesu.

4.
Niezależnie od powyższych okoliczności wskazać należy, iż Pozwany dokonał rejestracji domeny w złej wierze, co stanowi samodzielną podstawę dla uznania, iż trzecia z przesłanek uwzględnienia powództwa została spełniona.
Zdaniem składu orzekającego, nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania Powoda, jako uprawnionego do firmy „Akrostal” przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny, co zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 874/2004 wypełnia przesłankę dokonania rejestracji w złej wierze.  Ani domena, ani jej nazwa nie były bowiem używane w jakikolwiek sposób przez Pozwanego od daty dokonania rejestracji domeny, t.j. od dnia 29 listopada 2006 r.
Skład orzekający podziela pogląd zgodnie z którym brak użycia nazwy domeny w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji stanowi wystarczającą przesłankę do uznania, że rejestracja została dokonana w złej wierze. Tylko taka interpretacja pozwala na zachowanie spójności pomiędzy art. 21 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 874/2004. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 lit. a) dla wykazania uzasadnionego interesu wystarczy udowodnić, iż Pozwany używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić, przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów. Natomiast art. 21 ust. 3 lit. b) wprowadza normę korygującą, pozwalającą uznać iż nawet jeżeli Pozwany posiada uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. a), to rejestracja domeny i tak została dokonana w złej wierze jeżeli domena nie jest następnie używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji.
Dodatkowo można jednak wskazać, iż Powód i Pozwany działali na tym samym rynku właściwym i konkurowali ze sobą bezpośrednio, a jak wynika z odpowiedzi na pozew oraz załączonych do niej dokumentów, wspólnicy Powoda i Pozwanego znali się osobiście. Pozwany bezsprzecznie zdawał więc sobie sprawę z zakresu działalności powoda i firmy pod jaką Powód tę działalność prowadzi. Pozwany nie wykazał również, aby przysługiwało mu jakiekolwiek prawo do nazwy ‘Akrostal”. Należy także zwrócić uwagę na koincydencję czasową pomiędzy datą dokonania wpisu Powoda do rejestru przedsiębiorców, który nastąpił 9 lutego 2006 r., a datą rejestracji spornej domeny, której dokonano 29 listopada 2006 r. Pozwany dokonał więc rejestracji spornej domeny oraz domen „akrostal.com” i „akrostal.com.pl” niedługo po przekształceniu spółki cywilnej „Akrostal” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc niedługo po tym jak Powód zmienił formę prawną prowadzonej działalności na inną, bardziej dostosowaną do prowadzenia działalności w większym rozmiarze. Zdaniem składu orzekającego Pozwany dokonał więc rejestracji spornej domeny jedynie w celu powstrzymania Powoda przed dokonaniem na swoją rzecz takiej rejestracji.
Pozwany bronił się przed zarzutem działania w złej wierze podnosząc, iż w przedmiotowej sprawie zebrane dowody nie pozwalają przyjąć, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania Powodowi. Pozwany wskazał, iż nigdy nie składał Powodowi żadnych ofert sprzedaży lub najmu domeny Powodowi. Skład orzekający uznaje prawdziwość przedmiotowych twierdzeń, zwłaszcza że nie zostały one zaprzeczone przez Powoda. Do przyjęcia rejestracji w złej wierze wystarcza bowiem stwierdzenie wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 21 ust. 3 lit. a) – e) Rozporządzenia 874/2004. Okoliczności wskazane w przedmiotowym przepisie mogą zaś wystąpić niezależnie od siebie. Już samo stwierdzenie spełnienia kryterium określonego w art. 21 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 874/2004 wystarcza do uznania, iż rejestracja została dokonana w złej wierze.
 
Wyrok arbitrażowy
Pozwany spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002. Wystarczającym dowodem na okoliczność spełnienia przedmiotowych kryteriów jest wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 lipca 2013 r., pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) dotyczącej Powoda.


Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o
transferze nazwy domeny AKROSTAL.eu na Powoda.
 
Arbitrzy
  • Mariusz Kondrat
Data: 2013-10-14
Załącznik nr 1
The Respondent, Multistal & Lohmann Sp. z o.o., registered the domain name “akrostal.eu” on 29 November 2006.  The Complainant, Akrostal Sp. z o.o., a wholesaler of steel and metallurgical products, requested a transfer of the domain name akrostal.eu, arguing that its registration in favour of the Respondent should be regarded as executed without rights or legitimate interests, and in bad faith under art. 21 of Regulation (EC) No 874/2004. The Complainant claims that the domain name under dispute is identical with the Complainant’s firm (business name) “Akrostal” Sp. z o.o. In the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent is neither commonly known by the domain name or a similar name, nor has he used the domain name to offer goods and services before the proceedings. Furthermore, the Complainant informs that the Respondent commits cyber-squatting by registering domains “akrostal.com” and “akrostal.com.pl”. Based on this, the Complainant claims that the domain name was registered by the Respondent in bad faith. 


The Respondent, Multistal & Lohmann Sp. z o.o., claims that he is the author of the name “akrostal”, which the Complainant uses illegally. The Complainant’s failure to take appropriate action after the registration of the domain name proves, in the opinion of the Respondent, the Complainant’s lack of interest in the registration. To the Respondent’s knowledge, the Complainant’s exclusive rights, either to the trademark AKROSTAL or to the Complainant’s firm, are not infringed by the registration of the domain name akrostal.eu in favour of the Respondent, since internet domains are not listed in the registration of the trademark, and the domain has not been used. Moreover, the Respondent did not commit any act of unfair competition, in particular cyber-squatting, as he did not offer the domain for sale.

The Panel decided that given the facts of the case, the registration by the Respondent of the domain name akrostal.eu should be regarded as infringing the Complainant’s rights to his firm, executed in bad faith and without rights or legitimate interests. The domain name under the dispute is identical to the Complainant’s firm, protected by national law. Furthermore, the Respondent did not use the domain name under the dispute prior to the ADR proceeding, and in particular he did not offer any goods or services by means of the domain. Neither did the Respondent prove any demonstrable preparations to do so. What is more, the Respondent neither provided grounds proving his rights established or recognised by national and/or Community law to be identical or similar to the domain name akrostal.eu, nor was he commonly known by the domain name or a similar name.

Thus, based on the facts of the case, the Panel states that the Respondent lacks legitimate interest in the registration of the domain name akrostal.eu. Moreover, circumstances of the case prove that the registration was applied for in a bad faith and constituted an infringement of the Complainant’s right to his firm. The Respondent’s commercial activity is connected with the registration and re-selling of domain names.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 22 of Regulation (EC) No 874/2004, and since the condition stated in art. 4(2)(b)(i) is fulfilled, the Panel ordered, according to paragraph B11(d) and B12 of ADR Rules, that the domain name be transferred to the Complainant.