Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca)

Decisione Arbitrale

Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu (Regole ADR), par. B12

Pratica n.: 06067
Data della presentazione: 2011-07-21 09:18:59
Contatto amministrativo: Tereza Bartošková
 
Ricorrente
Nome/ragione sociale: FS Telco S.r.l.
 
Rappresentante autorizzato del Ricorrente
Nome: Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.
 
Resistente
Nome/ragione sociale: Mission Dream Travel S.r.l., Stefano Gatto
 
Rappresentante autorizzato del Resistente
Nome:
 
Nome a dominio controverso: FSTELCO
 
Altri procedimenti legali
Dalla documentazione agli atti non risultano altri procedimenti legali aventi per oggetto il nome a dominio fstelco.eu
 
Riassunto della decisione in inglese: Il riassunto della Decisione Arbitrale in lingua inglese costituisce l'Allegato n. 1
 
Situazione reale
La Ricorrente è una società italiana facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (Gruppo FS) la cui proprietà è detenuta interamente da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.


Il 9 novembre 2009 la Ricorrente ha assunto l'attuale denominazione, FS Telco S.r.l., a sottolineare il proprio ingresso nel settore delle telecomunicazioni (TELCO è infatti spesso usato come acronimo di Telecommunication Company).

FS Telco S.r.l. diviene la società del Gruppo FS incaricata di creare e gestire le infrastrutture necessarie per garantire il funzionamento di reti di comunicazione elettronica, informatica e telefonica in ambito ferroviario.

Del progetto di cui sopra è stato dato risalto il 1 dicembre 2009.

Il nome a dominio fstelco.eu è stato registrato dalla Resistente il 1 dicembre 2009.
 
Affermazioni delle parti
  1. Ricorrente
    La Ricorrente afferma e documenta di essere titolare di diritti di privativa sulla propria denominazione sociale <FS Telco S.r.l.> dal 9 novembre 2009 e di essere legittimata all'uso del noto marchio <FS> (acronimo di Ferrovie dello Stato). La Ricorrente sostiene che in base all'art.21.1 del regolamento 874/2004 sia possibile ottenere la revoca di un nome a dominio qualora esso sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10.1 del Regolamento stesso, dove per «diritti preesistenti» si intendono tra l'altro, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello stato membro in cui sono detenuti, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese e i nomi di imprese .
    

    Conseguentemente, la Ricorrente sostiene che il dominio <fstelco.eu> sia identico e pertanto confondibile con un segno distintivo sul quale la Ricorrente vanta diritti di esclusiva.

    La Ricorrente afferma poi che la Resistente non abbia diritti o legittimi interessi sul dominio in contestazione per i motivi che seguono:

    La Ricorrente non ha mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo il nome FSTELCO; inoltre, da una ricerca condotta tra i marchi con effetto in Italia, la Resistente non risulta essere titolare di alcun diritto di privativa sul nome FSTELCO.

    La Resistente non sembra poi aver fatto alcun uso in buona fede del dominio fstelco.eu, né risulta che la stessa si sia preparata ad usarlo (in buona fede) per offerta al pubblico di beni e servizi.

    Risulta poi alla Ricorrente che dei diversi domini <fstelco> registrati dalla Resistente, solo al dominio fstelco.biz corrisponda un sito web attivo, sito sul quale viene pubblicizzata la Resistente e le sue attività di intrattenimento e spettacolo. La Ricorrente sostiene quindi che, l’uso senza autorizzazione di un segno distintivo altrui per promuovere la propria attività, non costituisca un uso in buona fede del nome a dominio tale da conferire al suo titolare diritti ed interessi legittimi sullo stesso.

    La Ricorrente afferma anche che la Resistente non risulti conosciuta o comunemente nota con il nome del dominio in contestazione, né sul sito della Resistente appare alcun riferimento dal quale si possa evincere un collegamento tra la Resistente stessa ed il nome FSTELCO.

    La Ricorrente sostiene infine che la Resistente non stia facendo un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio, né un uso corretto del nome a dominio senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione della denominazione sociale e del marchio della Ricorrente.

    La Ricorrente ribadisce quindi quanto sostenuto, vale a dire che, mentre il dominio in contestazione non è utilizzato, l’identico dominio fstelco.biz è chiaramente utilizzato dalla Resistente per pubblicizzare le proprie attività. Risulta quindi desumibile che anche il dominio in contestazione sia stato registrato per sfruttare, a scopo commerciale, l’indebito vantaggio dato dalla confusione con il noto segno della Ricorrente.

    Per quanto sin qui esposto, la Ricorrente ritiene dimostrato che la Resistente non abbia diritti e o interessi legittimi sul nome a dominio fstelco.eu.

    La Ricorrente in merito alla registrazione e all’uso in malafede sostiene poi che:

    a) la Resistente, società che opera a Roma in via principale nel settore turistico quale agenzia di viaggio e di biglietteria, non poteva non aver avuto notizia del progetto delle FS di entrare nel campo della telefonia e della creazione della società denominata FS TELCO;
    b) il fatto che il medesimo giorno dell’annuncio dato dall’amministratore delegato delle FS, la Resistente abbia registrato i domini fstelco.eu, fstelco.com, fstelco.net, fstelco.org, fstelco.biz, fstelco.mobi e fstelco.it  è prova di malafede nella registrazione dei nomi a dominio. A questo proposito la Ricorrente fa notare che diversi Collegi nell’ambito di procedure tanto italiane quanto internazionali hanno rilevato che simili “coincidenze” tra le date di registrazione di un dominio e quelle dell’annuncio tramite i media di un progetto che porta lo stesso nome,  siano da considerarsi un elemento da cui dedurre la malafede della Resistente;
    c) sul corrispondente sito Internet la Resistente non stia svolgendo alcuna attività, La Ricorrente assume quindi che si possa intravedere in detto comportamento anche un caso di passive holding (detenzione passiva del dominio) e quindi un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede della Resistente;
    d) la circostanza che, nonostante l’invio di una diffida e la proposta della Ricorrente di rimborsare alla Resistente i costi da quest’ultima sostenuti per la registrazione dei domini, la Resistente abbia rifiutato di trasferire i domini e di desistere dall’uso del nome FSTELCO, è ulteriore prova di malafede nell’uso del dominio in contestazione.
  2. Resistente
    La Resistente  non ha depositato alcuna replica.
 
Discussione e conclusioni
L’art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, prevede che si giudichino “registrazioni speculative e abusive” tutti quei casi in cui il Ricorrente, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente è il titolare del nome a dominio .eu contro cui è stato presentato il Ricorso, provi che 


“(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.”

Come correttamente evidenziato dalla Ricorrente, le Denominazioni sociali nel diritto nazionale italiano sono oggetto di un diritto riconosciuto, tanto nel Codice Civile quanto nel Codice di Diritto Industriale, conseguentemente, rientrano nelle fattispecie indicate dal Regolamento 874/2004 art. 21.1.

Considerato poi che nel giudizio di confondibilità la presenza nel dominio <fstelco.eu> dell’estensione “.eu” e nella denominazione sociale <FS TELCO S.r.l.> dell’indicazione del tipo di società “S.r.l.” (essendo mere componenti tecniche), non hanno rilevanza, il dominio fstelco.eu e la denominazione sociale della Ricorrente FS TELCO S.r.l. risultano identici e quindi confondibili.

La Ricorrente risulta quindi aver dimostrato un proprio diritto di privativa su un segno distintivo identico al dominio in contestazione.

In merito alla mancanza di un diritto o titolo legittimo al dominio fstelco.eu in capo alla Resistente, il Collegio nota che mentre la Ricorrente ha elencato numerosi motivi da cui dedurre la mancanza di un tale diritto, la Resistente, scegliendo di non replicare, non ha fornito alcun elemento da cui poter rilevare l’esistenza di un suo concorrente diritto al nome a dominio in contestazione. Da quanto poi agli atti, nulla risulta da cui poter trarre una diversa conclusione.

Ne deriva che, ai sensi del Regolamento, anche il secondo requisito previsto dall’art. 21 è stato soddisfatto dalla Ricorrente.

Infine, in merito alla registrazione e uso in mala fede del nome a dominio, il Collegio rileva che la Ricorrente abbia ampiamente discusso ed argomentato la propria posizione dando elementi sufficienti al Collegio per ritenere che il dominio sia stato registrato e utilizzato in mala fede. Contrariamente, la Resistente non ha documentato in alcun modo la propria posizione, né ha ribattuto o quanto meno negato le asserzioni fatte dalla Ricorrente.

Alla luce quindi di quanto asserito e documentato dalla Ricorrente, della documentazione agli atti e del silenzio della Resistente, il Collegio non può che ritenere sussistere anche il requisito della registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
 
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ordina il trasferimento del nome a dominio FSTELCO.eu a favore della Ricorrente.
 
Arbitri
  • Dr. Fabrizio Bedarida
Data: 2011-11-02
Allegato 1
The complainant has established rights in the name FS TELCO that is identical to the disputed domain name.


The Complainant has also given inferences that the Respondent has no rights or legittimate interests in the name fstelco.eu.

On the contrary, the Respondent, which did not reply to the complaint, has not asserted, or even less demonstrated, any concurrent rights on the domain name or on a corresponding name.

In addition, complainant has given enough inferences to believe that the Respondent registered and maintained the domain name in bad faith.

For all these reasons, the Panel orders the domain name fstelco.eu to be transferred to the Complainant.