Centrum ADR pre riešenie sporov týkajúcich sa domén .eu pri Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky (Rozhodcovský súd ČR)

Nález senátu

Ods. B12 Pravidiel riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu (Pravidlá ADR)

Prípad č.: 06366
Doba podania: 2012-11-05 09:08:12
Administratívny kontakt: Lada Válková
 
Žalobca
Meno: 5.11, Inc., John Wicks, V.P. General Counsel
 
Oprávnený zástupca žalobcu
Meno: 5.11, Inc., Jan Kaufman, Attorney for Complainant
 
Žalovaný
Meno: INTERAL TEAM Ltd., Martina Matečková
 
Oprávnený zástupca
Meno: Kancelária pre patenty a ochranné známky, Róbert Porubčan
 
Sporný názov domény: 511TACTICAL
 
Iné súdne / rozhodcovské konanie
1 Senát nemá informácie o žiadnom prebiehajúcom súdnom alebo rozhodcovskom konaní týkajúcom sa predmetného doménového mena.
 
Zhrnutie nálezu v angličtine: Zhrnutie tohto nálezu v angličtine je v Prílohe 1
 
Faktická situácia
2 Žalobcom je americká obchodná spoločnosť 5.11, Inc., Žalovaným je slovenská obchodná spoločnosť INTERAL TEAM Ltd.


3 Rozhodca si nie je vedomý žiadneho ovládacieho ani iného priameho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným.

4 V júni roku 2006 si Žalovaný zaregistroval doménové meno 511TACTICAL.EU.

5 V októbri 2012 podal Žalobca v súlade s Pravidlami u tunajšieho Rozhodcovského súdu návrh na prevod registrácie doménového mena 511TACTICAL.EU na Žalobcu.

6 Žalovaný sa k návrhu Žalobcu vyjadril v súlade s Pravidlami dňa 22. januára 2013.

7 Tento spis bol postúpený Senátu k rozhodnutiu dňa 29. januára 2013.
 
Tvrdenia strán
  1. Žalobca
    8 Žalobca uvádza, že je popredným výrobcom taktických produktov pre policajné, vojenské a iné podobné účely predávaných pod značkou 5.11 a 5.11 Tactical. 
    

    9 žalobca tvrdí, že k označeniu 5.11 TACTICAL a jeho rôznym variantom (t. j. k označeniu 5.11 s najrôznejšími dodatkami) disponuje právami plynúcimi z ochranných známok registrovaných pod číslami: US Reg. č. 2,820,840, pre "5.11 TACTICAL SERIES"  zapísaná  9. marca 2004, pre tovary v medzinárodnej triede 25;  US Reg. č. 3,702,129, pre "5.11+" zapísaná  27. októbra 2009 pre tovary v medzinárodnej triede     8, 9, 13, 14, 18 a 25;  US Reg. č. 3.731,857, pre "5.11+ TACTICAL SERIES" zapísaná   29. decembra 2009 pre tovary v medzinárodnej triede 8,9, 13,14,18 a 25; US Reg. č. 3,781,193, pre "5.11 TACTICAL" zapísaná 27. apríla 2010 pre tovary v medzinárodnej     triede 11; US Reg. č. 3,872,605, pre "5.11" zapísaná 9. novembra  2010 pre tovary v medzinárodnej triede     11, 18 a 25; US Reg. č. 2,836,547, pre "5.11" zapísaná 27. apríla 2004 , pre tovary v medzinárodnej triede 25; a US Reg. č. 3,538,661, pre "5.11 TACTICAL" zapísaná 25. novembra 2008  pre tovary v medzinárodnej triede 25 a ochranných známok Spoločenstva registrovaných pod číslami: Reg. č. 3,234,184 pre "5.11"  zapísaná 28.septembra 2004 v triedach 13, 18,  a 25; Reg. č. 8,441,297 pre "5.11 TACTICAL SERIES" (kombinovaná) zapísaná 21. januára 2010 v triedach 8, 9, 11, 13, 14,18 a 25; Reg. č. 4,249,892 pre "5.11 TACTICAL"  zapísaná 30.januára, 2006 v triedach  13, 18 a 25.

    10 Žalobca ďalej uvádza, že uvedené známky používa nepretržite v obchodnom styku od roku 2002 a má záujem používať označenie 511TACTICAL ako doménové meno s doménou prvej úrovne .eu.

    11 Žalobca tvrdí, že Žalovaný registroval sporné doménové meno so zlým úmyslom, keďže toto meno od registrácie neužíva. Toto tvrdenie dokladá Žalobca snímkou obrazovky.

    12 Žalobca ďalej tvrdí, že registrácia sporného doménového mena Žalovaným môže miasť európskych spotrebiteľov, keďže môžu spájať produkty Žalobcu s osobou Žalovaného, bez toho, že by k tomu bol dôvod.

    13 Vzhľadom k tvrdenej existencii práv k predmetnému označeniu a k skutočnosti, že Žalovaný registroval sporné doménové meno so zlým úmyslom, navrhuje Žalobca prevod registrácie sporného doménového mena.

    14 K ďalším tvrdením Žalobcu v neštandardné komunikácií zo dňa 15.2. Rozhodca s ohľadom na princíp koncentrácie konania neprihliadal, pretože bola podaná až po odovzdaní spisu Senátu.
  2. Žalovaný
    15 Žalovaný uvádza, že je držiteľom ochrannej známky „51&1tac&tical“ registrovanej u BOIP dňa 26. 1. 2006. Žalovaný poukazuje na skutočnosť, že registrácia tejto ochrannej známky predchádzala registrácii vyššie citovaných známok Spoločenstva registrovaných Žalobcom.
    

    16 Žalovaný tvrdí, že nemožno v tomto konaní vychádzať z vyššie citovaných registrácií ochranných známok Žalobcu u USPTO a že dve z troch známok Spoločenstva, ktorých držiteľom je Žalobca, nie sú zhodné s ochrannou známkou Žalovaného. Žalovaný ďalej vo vzťahu k ochranným známkam Žalobcu tvrdí, že predmetné označenia majú generický charakter a nemajú teda zodpovedajúcu rozlišovaciu schopnosť – to považuje Žalovaný za dôvod k týmto známkam v predmetnom spore neprihliadať.

    17 Žalovaný ďalej tvrdí, že za situácie, kedy má viac držiteľov súčasne registrované tie isté ochranné známky, majú tiež rovnaké práva na registráciu a užívanie im odpovedajúcich doménových mien.

    18 Žalovaný takisto tvrdí, že sporné doménové meno prerušovane užíval a že registrácia sporného doménového mena nebola voči nemu zo strany Žalobcu za uplynulých viac ako šesť rokov nikdy spochybnená.

    19 V otázke zlého úmyslu Žalovaný tvrdí, že Žalobca neuniesol dôkazne bremeno a že sa majú brať do úvahy predovšetkým skutočnosti, či osoba, ktorá si doménu registrovala, v čase jej registrácie vedela o práve inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu a či by použitie takéhoto doménového mena bolo v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ v konaní pred ADR arbitrom nie sú predložené dôkazy, z ktorých by vyplynula známosť staršieho označenia pre majiteľa napadnutej domény, teda nie je preukázané, že medzi žalobcom a majiteľom domény existuje obchodný alebo iný obdobný vzťah alebo z dôkazových materiálov nie je zrejmé, že  majiteľ napadnutej domény mal možnosť určitú dobu stretávať sa so starším označením žalobcu na trhu, nemožno známosť staršieho označenia považovať za preukázanú. Tieto tvrdenia dokladá Žalovaný rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. Zn. 5Sžhuv/1/2011 zo dňa 24.11.2011 a Rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-529/07 Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli zo dňa 11.6.2009, body 46 až 48 a bod 53.
 
Rozprava a závery
20 V predmetnom spore je treba posúdiť, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty ustanovení čl. 21(1) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia, tj. či Žalobca dokázal, že názov domény je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov, alebo bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.


21 Vzhľadom k tomu, že Žalobca tvrdí, že má k označeniu tvoriacemu dištinktívnu časť sporného doménového mena kvalifikované práva a že Žalovaný registroval doménové meno so zlým úmyslom, je treba posúdiť, či sú tieto tvrdenia dôvodné.

22 V otázke práv Žalobcu k označeniu 511TACTICAL Rozhodca konštatuje, že Žalobca k tomuto označeniu disponuje právami, a to na základe platných ochranných známok Spoločenstva. Námietke Žalovaného ohľadom generického charakteru označení registrovaných Žalobcom ako ochranných známok Spoločenstva, nemožno prisvedčiť, keďže dištinktívny charakter sa neposudzuje vo vzťahu k jednotlivým častiam predmetného označenia ale k označeniu ako celku. Teda napriek tomu, že číslovka 5.11 ani označení „tactical“ nemusia mať per se dištinktívnu povahu, ich spojenie môže vytvoriť unikátny a charakteristický celok.

23 Posúdenie otázky, či Žalovaný jednal so zlým úmyslom, je vždy náročnou záležitosťou. Jedná sa totiž o otázku subjektívneho psychického pomeru Žalovaného k predmetnému právnemu jednaniu a ak nie je možnosť objektívne zistiť, na čo Žalovaný v dobe registrácie doménového mena myslel, nedá sa ani nikdy s dokonalou istotou tento pomer určiť (nehľadiac na to, že ak je Žalovaný právnickou osobou, žiadnu konkrétnu faktickú vôľu ani nemá).

24 Ak nemáme žiadnu technológiu k dokázaniu obsahu ľudských myšlienok, musíme tam, kde je treba hodnotiť existenciu zlého úmyslu, použiť k jeho dokázaniu nepriame dôkazy. V typických situáciách je takisto možno implikovať zlý úmysel z formálne dokázateľných právnych skutočností, t. j. platná právna úprava môže konštruovať domnienky, pri ktorých naplnení možno právne predpokladať, že zlý úmysel objektívne existuje.

25 Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 obsahuje za týmto účelom demonštratívny zoznam domnienok zlého úmyslu v čl. 21(3):
Zlý úmysel v zmysle písmena b) odsek 1 sa môže preukázať, ak:
a) okolnosti naznačujú, že názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény na držiteľa, vzhľadom ku ktorému je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnym zákonom a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo na verejný orgán; alebo
b) názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo verejnému orgánu využiť tento názov v zodpovedajúcom názve domény za predpokladu, že:
i) sa môže preukázať model takéhoto správania osobou žiadajúcou o registráciu; alebo
ii) názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie; alebo
iii) za okolností v prípadoch, ak v čase začatia postupu ADR držiteľ názvu domény, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo držiteľ názvu domény verejného orgánu vydal vyhlásenie o svojom úmysle používať názov domény príslušným spôsobom, ale neurobil tak do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol začatý postup ADR;
c) názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti konkurenta; alebo
d) názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény; alebo
e) zaregistrovaný názov domény je osobné meno, pre ktoré neexistuje preukázateľné spojenie medzi držiteľom názvu domény a zaregistrovaným názvom domény.

26 V predmetnom prípade niet pochýb o tom, že registráciou sporného doménového mena zabránil Žalovaný v registrácii toho istého označenia Žalobcom, pričom Žalobca v tejto dobe už disponoval ochrannou známkou Spoločenstva k označeniu 5.11 TACTICAL. Za tejto situácie by samozrejme nemuselo ísť z hľadiska vyššie cit. ustanovení o zlý úmysel na strane Žalovaného, a to za predpokladu, že by Žalovaný toto doménové meno do dvoch rokov kvalifikovaným spôsobom (t. j. vo vzťahu k predmetnému označeniu) použil.

27 Pre posúdenie otázky zlého úmyslu je teda v predmetnom prípade kľúčové zhodnotiť, či bola naplnená podmienka nepoužívania doménového mena Žalovaným v dobe min. 2 rokov od registrácie.

28 Žalobca dokazuje svoje tvrdenie o nepoužívaní sporného doménového mena Žalovaným snímkou obrazovky dokladajúcou, že v dobe podania žaloby (t. j. viac než šesť rokov po jeho registrácii) nie je sporné doménové meno používané.

29 Žalovaný k tomuto tvrdeniu a dôkazu tvrdí, že sporné doménové meno prerušovane používal a naďalej používa. K tomuto tvrdeniu nepripojil Žalovaný žiadny dôkaz.

30 K otázke používania resp. nepoužívania doménového mena treba všeobecne poznamenať, že tvrdenie ohľadom neexistencie určitej skutočnosti nemožno nikdy priamo dokázať. Tvrdenia o tom, že sa niečo nestalo, sa teda typicky nedokazujú verifikáciou (potvrdením), ale naopak falzifikáciou (t. j. tím, že nemožno potvrdiť opak).

31 Žalobcovi sa v tomto smere podarilo dokázať, že Žalovaný nepoužíval sporné doménové meno v dobe podania Žaloby, pričom Žalovaný toto tvrdenie Žalobcu priamo nespochybnil.

32 To samo o sebe samozrejme nedokazuje skutočnosť, že by Žalovaný sporné doménové meno nikdy doposiaľ nepoužíval resp. že by ho nepoužíval kvalifikovaným spôsobom podľa ust. čl. 21(3)(b)(ii) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Dôkaz takej skutočnosti však možno od Žalobcu len ťažko požadovať - ťažko si totiž možno predstaviť, ako by taký dôkaz mal vlastne vyzerať.

33 Naopak za situácie, kedy Žalovaný aktívne vystupuje v konaní a sám tvrdí, že „doménu a ochrannú známku používal a naďalej aj používa,“ má Žalovaný povinnosť tieto svoje tvrdenia dokázať. Žalovaný ale v tomto smere neučinil tvrdenie ohľadom spôsobu, ktorým sporné doménové meno používal nebo používa, ani neoznačil k dokázaniu svojho tvrdenia ohľadom minulého a súčasného používania sporného doménového mena žiadne dôkazy (to napriek tomu, že aktívne používanie doménového mena, pokiaľ by k nemu skutočne došlo, možno preukázať pomocou širokej palety dôkazných prostriedkov).

34 Na základe vyššie uvedeného dospel Rozhodca k záveru, že názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo právnymi predpismi Spoločenstva, využiť tento názov v zodpovedajúcom názve domény, pričom  názov domény nebol používaný relevantným spôsobom.

35 Vzhľadom k tomu, že sa Žalobcovi podarilo dokázať existenciu subjektívnych práv k predmetnému označeniu, ako aj zlý úmysel Žalovaného, konštatuje Rozhodca, že je naplnená skutková podstata ust. čl. 21(1) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Z tohto dôvodu je rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku.

36 Ako obiter dictum nad rámec vyššie uvedeného odôvodnenia je možno doplniť úvahu ohľadom subjektívnych práv Žalovaného k predmetnému označeniu. Žalobca proti existencii týchto práv nič nenamietal a Rozhodca sa tak nezaoberal ich posúdením. Tvar ochrannej známky Beneluxu, ktorej držiteľom je Žalovaný a ktorej sa dovolával v tomto konaní, t. j. „51&1tac&tical“, však nasvedčuje tomu, že bola jej registrácia vykonaná práve za účelom registrácie doménového mena 511TACTICAL. Postup, kedy je do ochrannej známky Beneluxu vložený neregistrovateľný znak ako napr. „&”, bol svojho času typický pre cybersquatterov, ktorí vďaka medzere v zákone zneužívali týmto spôsobom právo prednosti (nemravnosť a protiprávnosť takého jednania už tunajší Rozhodcovský súd niekoľkokrát konštatoval). Ak sú potom tieto práva následne použité k obrane zneužívajúcej registrácie doménového mena, jedná sa o ich výkon v rozpore s dobrými mravmi a nie je teda dôvod k ich existencii prihliadať.
 
Nález senátu
Vzhľadom na uvedené dôvody a s ohľadom na skutočnosť, že Žalobca nedoložil splnenie všeobecných kritérií oprávnenosti, stanovených v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, Senát rozhodol v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel o zrušení názvu domény 511TACTICAL.EU.
 
Rozhodcovia
  • Radim Polcak
Dátum: 2013-02-17
Príloha 1
I.      Disputed domain name: 511TACTICAL.EU


II.     Country of the Complainant: USA, country of the Respondent: Slovak Republic

III.    Date of registration of the domain name: 17 June 2006

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1. Community word trademark reg. No. 4249892 for the term 5.11 TACTICAL, filed on 20 January 2005, registered on 30 January 2006 in respect of goods and services in classes 13, 18, 25 (Nice)
        
V.    Response submitted: Yes

VI.   Domain name is identical to the protected right of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: BOIP trademark No. 0790525 for the term 51&1tac&tical. Despite of the fact that the Panel would question whether this trademark registration might serve the purpose of Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004, the non-existence of rights or legitimate interests of the Respondent was not claimed by the Complainant and so the Panel had no reason to review it.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: The domain name has been registered in order to prevent the Complainant as a holder of such a name in respect of which a right is established by Community law, from reflecting this name in a corresponding domain name, whereas the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

X.    Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: Respondent asserted the use of the disputed domain name, but neither specified the form of its use nor presented any evidence of that fact.

XII.  Is Complainant eligible? No