Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 06574
Indientijd: 2013-09-12 09:36:09
Administratief contact: Lada Válková
 
Klager
Naam/Handelsnaam : NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C., David Cohen
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Bird & Bird LLP, Matthijs Marell
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Imhuntex bvba;, JP Lebon
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : MUCKBOOTS
 
Andere juridische procedures
Arbiter is niet op de hoogte van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de betwiste domeinnaam.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klager is houder van drie merken bevattende de aanduiding MUCK BOOT, te weten:


Internationale Registratie 975162 beeldmerk THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY, geregistreerd op 14 augustus 2008, met designatie Europese Unie, welke is toegekend.

Europese merkregistratie 003543956 woordmerk THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY, geregistreerd op 24 mei 2005.

Benelux merkregistratie 0942426 MUCK BOOT, geregistreerd op 15 augustus 2013, hetgeen een spoedregistratie behelst.

Klager vordert overdracht van de domeinnaam aan Klager ingevolge paragraaf B1(b)(11).
Verweerder heeft geen verweer op de Klacht ingediend.
 
Beweringen van partijen
  1. Klager
    Geen recht of rechtmatig belang
    

    Klager stelt dat de domeinnaam MUCKBOOTS.EU identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de merkrechten van Klager en verweerder geen recht of rechtmatig belang heeft op de domeinnaam. Verweerder doet zich voor als officieel distributeur van Klager maar heeft geen directe relatie met Klager. Wel heeft de vermoedelijke licentiegever van Verweerder, ION Associated Ltd, een distributiecontract met Klager gehad maar dit contract voorzag niet in de mogelijkheid tot sublicenseren en bovendien is dit contract reeds beëindigd. Klager heeft Verweerder ook per email laten weten op zoek te zijn naar een distributeur, waaruit geconcludeerd kan worden dat Klager Verweerder (nog) niet als zodanig aanmerkt.

    Door het merk van Klager op de website muckboots.eu te gebruiken wordt de indruk gewekt dat Verweerder toestemming heeft tot gebruik van de merken van Klager en dat is niet het geval.

    Klager beroept zich op de OKI Data-criteria uit de UDRP arbitrage-uitspraken (WIPO zaak nummer D2001-0903) waarin is bepaald onder welke omstandigheden een wederverkoper de merknaam van een derde in een domeinnaam mag voeren, namelijk onder de omstandigheden
    (i) dat Verweerder de goederen en diensten echt aanbiedt; en
    (ii) dat Verweerder de website enkel gebruikt om merkproducten te verkopen (anders zou hij het merk kunnen gebruiken om internetgebruikers te lokken en hen dan naar andere goederen kunnen leiden); en (iii) dat Verweerder maatregelen heeft genomen om verwarring te voorkomen door bij het gebruik van de domeinnaam duidelijk te maken dat hij niet de merkhouder is: en
    (iv) dat Verweerder niet in de markt alle domeinnamen inneemt of de merkhouder het recht ontneemt zijn eigen merk in een domeinnaam te gebruiken.

    Klager stelt dat Verweerder tenminste aan eis (iii) niet voldoet omdat het originele logo van het merk van Klager prominent op de website aanwezig is en er een aparte pagina ‘over Muckboot’ is met informatie over het bedrijf van Klager, terwijl er nergens een mededeling wordt gedaan dat Verweerder niet gelijk is aan Klager. Bovendien wordt op de contactgegevens, waar wel de naam en het adres van Verweerder wordt genoemd, tevens uitdrukkelijk vermeld dat Verweerder officieel MUCKBOOTS verdeler is, hetgeen volgens Klager niet het geval is.

    Klager concludeert dat op basis van de OKI Data criteria Verweerder niet als te goeder trouw bestempeld kan worden.

    Klager stelt verder dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de naam MUCKBOOTS en ook geen eigen rechten op de naam heeft.

    Klager merkt verder op dat het niet nodig is om oudere merkrechten te hebben om bezwaar te maken tegen de registratie van een domeinnaam. Dit is gebaseerd op arbitrage uitspraak inzake nordicnaturals.eu.

    Klager concludeert dat Verweerder geen rechtmatig niet-commercieel of eerlijk gebruik maakt van de domeinnaam. Verweerder maakt commercieel gebruik van de domeinnaam en is daarmee doorgegaan ondanks de waarschuwing van Klager.

    De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en/of gebruikt

    Klager stelt dat het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw is omdat een verkeerde indruk wordt gewekt, namelijk dat Verweerder gelieerd is, commercieel verwant dan wel verbonden aan Klager. Daarmee wordt oneerlijk voordeel behaalt terwijl de belangen van Klager en haar officiële dealers en distributeurs worden geschaad. Bovendien is Verweerder niet gestaakt met het gebruik van de domeinnaam na verzoek van Klager. Verder heeft Klager geen toestemming gegeven om (een deel van) het merk  van Klager te gebruiken.

    Klager beroept zich hier tevens op een, inmiddels beëindigd distributiecontract tussen haar en ION Associates Ltd, waarin, onder andere, is bepaald dat distributeurs niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de merknaam van Klager mogen gebruiken in een domeinnaam. Naar Arbiter begrijpt gaat Klager ervan uit dat ION Associated Ltd een licentie aan Verweerder heeft gegeven voor het Benelux en Franse territoir voor de distributie van MUCK BOOT schoeisel, waartoe ION niet gerechtigd was op basis van de distributie-overeenkomst en welke overeenkomst bovendien  beëindigd is.

    Daarmee is het gebruik en de registratie van muckboots.eu door Verweerder als te kwader trouw aan te merken, aldus Klager.
  2. Verweerder
    Verweerder heeft geen verweer gevoerd.
 
Behandeling en bevindingen
Het geschil dient beslecht te worden op basis van de Voorschriften ADR en in het bijzonder op grond van artikel B11.


Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) van de Voorschriften ADR bepaalt dat de Klacht de gronden moet omschrijven waarop zij berust, en dat de Klager in het bijzonder moet aantonen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel
(iii)de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

Ook in gevallen waarin geen Verweer is gevoerd kan de Arbiter niet simpel de Klacht toewijzen maar zal de Klager moeten aantonen dat voldaan is aan artikel B11 (d) waarna Arbiter zal oordelen of dit inderdaad het geval is en gepaste maatregelen treffen.

Inhoudelijke behandeling

(i) Ten aanzien van de overlegde merken

Klager heeft drie merken overlegd waarvan het Benelux merk MUCK BOOT nagenoeg identiek is aan de domeinnaam MUCKBOOTS.EU aangezien het slechts één letter verschilt van het merk van Klager (te weten de ‘s’ aan het einde), en daarbij ervan uitgaande dat de suffix .eu volgens vaste .eu rechtspraak buiten beschouwing gelaten moet worden.

Het Benelux merk is later geregistreerd dan de domeinnaam en de vraag is of dit merk in acht genomen kan worden. In het geval deze vraag bevestigend beantwoord kan worden behoeft Arbiter niet vast te stellen of de overige geregistreerde merken van Klager verwarringwekkend overeenstemmen, want identiek zijn zij in ieder geval niet, en kunnen deze overige merken buiten beschouwing gelaten worden.
Klager beroept zich op een eerdere arbitrage uitspraak, nordicnaturals.eu, waarin -door Arbiter samengevat- werd geoordeeld dat een merknaam later geregistreerd mag zijn dan de betwiste domeinnaam omdat de Voorschriften ADR geen rangordebepaling bevat en daarmee dus volstaat dat ten tijde van het indienen van de Klacht Klager merkrechten heeft.

Analoog aan deze uitspraak oordeelt Arbiter dat Klager als gevolg van de Benelux merkregistratie voor MUCK BOOT een merkregistratie heeft waaraan de gewraakte domeinnaam nagenoeg identiek is, en daardoor verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de merkregistratie van Klager.

Hiermee is voldaan aan Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) onder (i) van de Voorschriften ADR.

Vervolgens dient te worden bepaald of de domeinnaam zonder recht of gerechtvaardigd belang wordt gehouden (ii) ofwel de registratie of gebruik ervan te kwader trouw is (iii).

(ii) Zonder recht of gerechtvaardigd belang

Verweerder heeft geen recht op MUCKBOOTS.eu, onderzocht moet worden of hij wel een gerechtvaardigd belang heeft.

Verweerder distribueert producten van Klager en daarin zou een gerechtvaardigd belang kunnen liggen conform het eerste voorbeeld in artikel B 11 (e) (1) . Immers in dit artikel is bepaald dat er van een gerechtvaardigd belang sprake kan zijn indien:

(1) Voorafgaand aan enige kennisgeving over het geschil heeft de Verweerder de domeinnaam of
een daarmee overeenkomende domeinnaam gebruikt in verband met het aanbieden van
goederen of diensten of heeft aantoonbare voorbereidingen voor dergelijk gebruik getroffen.

Verweerder gebruikt de domeinnaam inderdaad om producten van het merk MUCK BOOT te verkopen. Klager stelt echter dat Verweerder de indruk wekt een officieel distributeur te zijn en dat Verweerder daarmee het publiek misleid. Verweerder is namelijk geen officieel distributeur en is dit ook nooit geweest. Volgens Klager zou Verweerder alleen een gerechtvaardigd belang hebben als zij voldoet aan de OKI-Data criteria, welke zijn ontwikkeld in de WIPO arbitrage en ook al eerder toegepast in .eu arbitrage zaken, en daaraan voldoet Verweerder niet.

Arbiter is van oordeel dat de OKI-Data criteria kunnen worden toegepast omdat de voorbeelden van gerechtvaardigde belangen in artikel B 11 (e) niet uitputtend zijn bedoeld en dus ook andere omstandigheden tot het oordeel van Arbiter kunnen leiden dat Verweerder geen gerechtvaardigde belangen in de domeinnaam heeft. Bovendien zijn de OKI Data criteria in weliswaar iets andere bewoordingen maar met dezelfde strekking opgenomen in het Handboek van Prof. Dr. Hoeren (editie 30 augustus 2012), welke een overzicht van CAC beslissingen geeft en welk handboek als standaard jurisprudentie voor .eu zaken door CAC is gedistribueerd en derhalve als leidraad voor .eu arbiters dient.

De OKI Data-criteria zijn bijkomende criteria op grond waarvan gebruik van een domeinnaam door een partij die producten van de merkhouder aanbiedt en dus een gerechtvaardigd belang heeft om het merk te gebruiken alsnog als ongerechtvaardigd kunnen worden aangemerkt. Daarbij is omgekeerd geredeneerd namelijk: wél gerechtvaardigd is het gebruik van de domeinnaam als de volgende cumulerende omstandigheden aanwezig zijn

(i) dat Verweerder de goederen en diensten echt aanbiedt; en
(ii) dat Verweerder de website enkel gebruikt om merkproducten te verkopen (anders zou hij het merk kunnen gebruiken om internetgebruikers te lokken en hen dan naar andere goederen kunnen leiden); en
(iii) dat Verweerder maatregelen heeft genomen om verwarring te voorkomen door bij het gebruik van de domeinnaam duidelijk te maken dat hij niet de merkhouder is:
(iv) dat Verweerder niet in de markt alle domeinnamen inneemt of de merkhouder het recht ontneemt zijn eigen merk in een domeinnaam te gebruiken.

Uit de overlegde websitepagina’s MUCKBOOTS.eu kan Arbiter oordelen:
• dat Verweerder de goederen echt aanbiedt;
• dat Verweerder de website enkel gebruikt om merkproducten MUCK BOOT te verkopen;
• MAAR dat inderdaad de indruk wordt gewekt dat de website afkomstig is van een officiële distributeur, doordat rechtsboven aan de pagina prominent een logo met de tekst ‘your original MUCK BOOT company’ wordt getoond en er tevens op de contactpagina wordt vermeld dat klager een officieel MUCKBOOT verdeler is. Verder wordt er op de DEALER pagina vermeld dat het dealerschap de landen België, Nederland en Frankrijk betreft.

Daarmee is het gebruik van de website, op grond van de OKI Data criteria alsnog zonder gerechtvaardigd belang en is aan de bepaling van artikel B (11) (D) (ii) voldaan, te weten dat Verweerder de domeinnaam MUCKBOOTS.EU zonder recht of gerechtvaardigd belang gebruikt.

(iii) Registratie of gebruik is te kwader trouw

Nu aan de voorwaarden van artikel B (11) D (ii) zijn voldaan en de bepalingen van artikel B (11) D (iii) alternatief zijn kan de behandeling van deze bepaling buiten behandeling blijven.

(iv) Verzoek tot overdracht van de domeinnaam
Klager verzoekt om overdracht van de domeinnaam op grond van artikel B1 (b) (11) van de ADR Voorschriften. In hetzelfde artikel is bepaald dat de overdracht van de domeinnaam alleen mogelijk is als de vereisten van artikel 4 (2) (b) van de Europese Verordening No 733/2002 worden nageleefd.

Dit artikel bepaalt het volgende:
2. Het register
b) registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door:
i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of
ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of
iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.

Arbiter constateert dat Klager gevestigd is in de Verenigde Staten en derhalve niet aan de voorwaarden tot overdracht van de domeinnaam voldoet.

Alhoewel Klager genoegzaam heeft bewezen dat Verweerder niet voldoet aan de eisen om de domeinnaam te houden kan Arbiter de gevraagde maatregel niet nemen. De Klacht zou daarom afgewezen kunnen maar dit zou een beperkte uitleg van de bevoegdheden van Arbiter zijn. Artikel 12 van de ADR Voorschriften bepalen dat Arbiter gehouden is een beslissing te nemen, niet schrijven de Voorschriften voor dat de beslissing in lijn moet zijn met het gevraagde door Klager. Arbiter kan dus ook een andere voorziening treffen dan datgene wat Klager heeft gevraagd. Arbiter heeft ingevolge artikel B 11 (b) van de ADR Voorschriften de bevoegdheid tot twee mogelijke voorzieningen, namelijk opheffing van de domeinnaam ofwel overdracht, waarbij overdracht alleen mogelijk is als de vereisten in artikel 4 (2) (b) van de Europese Verordening No 733/2002 worden nageleefd. Nu overdracht niet mogelijk is, bepaalt Arbiter dat de alternatieve voorziening getroffen dient te worden.

Arbiter beslist daarom tot opheffing van de domeinnaam MUCKBOOTS.EU
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over 


opheffing domeinnaam MUCKBOOTS.EU
 
Arbiters
  • Marieke Westgeest
Datum : 2014-01-14
Bijlage 1
I.	Disputed domain name: MUCKBOOTS.EU

II. Country of the Complainant: United States, country of the Respondent: Belgium
III. Date of the registration of the domain name: 2 April 2008
IV. Rights relied on by the Complainant on which Panelist based its decision: Benelux trademark registration 0942426 MUCK BOOT, registered on 15 August 2013
V. Response submitted: No
VI. Domain name confusingly similar to protected rights of Complainant
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent: no
VIII. Bad faith of the Respondent: undecided
IX. Other substantial facts Panelist considers relevant: no
X. Dispute Result: revocation as requested transfer of the domain name is impossible due to ineligibility of the Complainant
XI. Procedural factors Panelist considers relevant: no
XII. Summary
Complainant claims transfer of the domain name MUCKBOOTS.EU. Respondent did not submit any arguments.

Panelist first considers  whether the Complaint can be  assessed  when the Respondent is in default but concludes that according to the ADR Rules Panelist judges based on the submissions made in the Complaint. Consequently, Panelist needs to examine whether the submissions of the Complainant meet the test for the transfer of the domain name in dispute to the Complainant.

Complainant has inter alia a Benelux Trademark registration for MUCK BOOT. This registration is of a later date than the registration of the domain name MUCKBOOTS.EU and the question thus arises whether this trademark registration should be taken into account. In line with an earlier case nordicnaturals.eu, in which it was determined that the ADR Rules do not require that a trademark registration  is  to be prior to the  domain name registration and therefore a younger trademark registration could be taken into account, as a result the Benelux Trademark Registration for MUCK BOOT shall be taken into account by Panelist.

Panelist judges that the domain name MUCKBOOTS.EU is almost identical to the Benelux Trademark as it differs in only one letter, the ‘s’. Moreover, it is general case law that the suffix .eu should not be taken into account. Therefore, the domain name is confusingly similar to the trademark of the Complainant.
The Complainant claims that the domain name is registered without right or legitimate interest. The Respondent has no rights of its own and is a reseller of trademarked goods of the Complainant. This should be a legitimate interest as the ADR Rules provide exactly this example that use of a domain name for trademarked goods could constitute a legitimate interest. However, case law has developed additional criteria for resellers, which are known as the OKI Data requirements (as decided in a WIPO decision No. D2001-0903) and which requirements are also laid down in the Handbook of Prof. Dr. T. Hoeren who developed the guidelines book for .eu Panelists and which Handbook has been distributed amongst Panelists as relevant law in .eu cases.

Panelist concludes that the Respondent does not meet the OKI Data criteria because the Respondent has failed to place clear indications on its website that it is not an official distributor of the Complainant. On the contrary, Respondent’s website creates the impression that it is an official website of the Complainant whereas the  Complainant has clearly demonstrated that the Respondent does not have any contract with the  Complainant, and the potential licensor of the Respondent, who had a contract with Complainant, did not have the authority to grant a license  to  the Respondent. Moreover, at the time of this dispute that particular contract had been finished. Lastly, the Complainant had informed the Respondent by email that it is looking for a distributor of its goods from which it can be concluded that the Respondent is  no more an official distributor of the Complainant.

Panelist therefore concludes that the Complainant has demonstrated sufficiently that the Respondent has no right to possess the domain name MUCKBOOTS.EU. However, Panelist cannot transfer the domain name to the Complainant as requested  because the Complainant does not meet the requirements for transfer as  it is not established  within the EU  territory.

Panelist may however revoke the domain name instead because the choice of the remedies is at its own discretion and is not necessarily  limited to the measures as requested by the Complainant.

Panelist thus orders to revoke domain name MUCKBOOTS.EU.