{
    "case_number": "CAC-ADREU-006185",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "myfanta.eu"
    ],
    "case_administrator": "Tereza Bartošková (Case admin)",
    "complainant": [
        "The Coca-Cola Company (The Coca-Cola Company)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "Net Service Syst Spain, S.L. (Net Service Syst Spain S.L.)"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "La Demandante es The Coca-Cola Company.\r\n\r\nLa Demandante es titular de los siguientes registros de marca: (1) registro de marca comunitaria núm. 2091817 para el signo FANTA, puramente denominativo, con fecha de solicitud 16 de febrero de 2001, concedido y en vigor; (2) registro de marca comunitaria núm. 002180537 para el signo FANTA con gráfico, con fecha de solicitud 17 de abril de 2001, concedido y en vigor.\r\n\r\nLa co-Demandante es Beverage Services Limited. La Demandante alega que es la filial 100% participada por la Demandante que opera su negocio en Reino Unido y que es la licenciataria de los registros de marca con efectos en el Reino Unido.\r\n\r\nLa Demandada es Net Service Syst Spain, S.L. La Demandada registró el nombre de dominio <myfanta.eu> (“nombre de dominio objeto de controversia”) el 27 de enero de 2010.\r\n\r\nEl 22 de noviembre de 2011 la Demandante presentó su Demanda, solicitando que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido a la co-Demandante, o subsidiariamente en el caso de que esto último no sea posible, solicitando la cancelación del nombre de dominio objeto de controversia. El incumplimiento de la Demandada por la no presentación de su Contestación a la Demanda dentro de plazo fue notificado el 3 de febrero de 2012.\r\n\r\nEl 15 de febrero de 2012, el Dr. David J.A. Cairns fue nombrado miembro único del Grupo de Expertos, y el expediente se transmitió formalmente al Experto el 22 de febrero de 2012.",
    "other_legal_proceedings": "La Demandante declara tener interpuestos contra la Demandada una serie de procedimientos paralelos para la recuperación de los dominios <myfanta.org>, <myfanta.net>, <myfanta.info>, y <myfanta.mobi>, todos ellos ante la OMPI, así como <myfanta.us> ante la National Arbitration Forum (“NAF”).\r\n\r\nEl Experto toma nota del Caso No. D2011-2063, The Coca-Cola Company c. MyFanta Network, S.L. ante la OMPI en relación con el registro del nombre de dominio <myfanta.com> por la Demandada; ya concluido mediante decisión de 19 de enero de 2012.\r\n\r\nHa tenido lugar un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la solicitud de registro de la marca MYFANTA por parte de Net Service Syst Spain, S.L. Este procedimiento ha sido resuelto mediante resolución de 6 de agosto de 2010 y confirmado mediante resolución de 13 de octubre de 2010, a favor de The Coca-Cola Company. La decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de Madrid, Caso No. 434\/10 que se encuentra pendiente de resolución.",
    "discussion_and_findings": "El Reglamento (CE) Nº 874\/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004 (“el Reglamento”) prevé un procedimiento alternativo de solución de controversias (“RAC”) en relación con supuestos registros especulativos o abusivos de nombres de dominio. El artículo 21 del Reglamento describe lo que ha de entenderse por registro especulativo y abusivo. El artículo 21(1) establece que un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación “en los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:\r\n\r\na)\thaya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o\r\nb)\thaya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”\r\n\r\n\r\nEl artículo 10(1) define los “derechos anteriores” e incluye las marcas registradas nacionales y comunitarias.\r\n\r\nEl artículo 21(2) establece varias circunstancias que podrán demostrar que la demandada tiene un interés legítimo en el nombre de dominio. El artículo 21(3) se refiere a las circunstancias que podrán demostrar la mala fe en el registro o en la utilización de un nombre de dominio.\r\nEl Experto debe resolver la Demanda con base en las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con el Reglamento de Procedimiento (párrafo B.11(a) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu (el “Reglamento de RAC”)). Los párrafos B.11(d), (e) y (f) del Reglamento de RAC repiten los requisitos legales de los artículos 21(1), (2) y (3) del Reglamento.  \r\n\r\nPara los propósitos de esta decisión el Experto acepta las comunicaciones por email anteriormente referidas como comunicaciones auténticas de la Demandada. La parte correspondiente al nombre de dominio de la dirección de correo electrónico del Sr. Vallés es idéntica a la dirección del nombre de dominio registrada en la información WhoIs del Registro Europeo de Dominios de Internet (EURid) para el nombre de dominio objeto de controversia (y dos de los emails se copiaron a la dirección exacta que aparece en la información de WhoIs). Además, estas comunicaciones se han notificado a las partes y se han incluido en el expediente electrónico del procedimiento sin objeción alguna. El Experto observa que estas comunicaciones hacen referencia a negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo que nunca llegaron a implementarse, y por ello en algunas jurisdicciones pueden considerarse confidenciales o de carácter privilegiado. Sin embargo, ambas partes voluntariamente han enviado o copiado estas comunicaciones a la Corte de Arbitraje Checa, y por tanto han renunciado a cualquier privilegio o confidencialidad que de otro modo les habría sido aplicable.\r\n\r\n\r\nA. Los derechos de la Demandante:\r\nEl Experto acepta que la Demandante es la propietaria de las marcas registradas arriba referidas, y por ende, tiene un derecho reconocido y establecido por la ley nacional y comunitaria en la marca FANTA.\r\n\r\n\r\nB. Idéntico o suficientemente similar para causar confusión:\r\nEl nombre de dominio objeto de controversia no es idéntico a la marca FANTA, pero sí incorpora enteramente esta marca. El hecho de que una marca se incorpore enteramente a un nombre de dominio es un fuerte indicio, aunque no significa ipso facto, de que el nombre de dominio es suficientemente similar para causar confusión con la marca. La similitud de la marca y el nombre de dominio depende de muchos factores, incluyendo “the relative distinctiveness of the trademark and the non trademark elements of the domain name, and whether the non trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin” (Ver Pfizer Inc c. The Magic Islands, OMPI Caso No. D2003 0870).\r\n\r\nEl nombre de dominio objeto de la controversia se diferencia de la marca FANTA por la adición del prefijo “my”.\r\n\r\nEl Experto considera que el nombre de dominio objeto de controversia es suficientemente similar para causar confusión con la marca FANTA por las razones siguientes: (i) “FANTA” es una palabra inventada y es inherentemente distintiva; (ii) el prefijo “my” es un pronombre posesivo en inglés y carece de particularidad; (iii) el prefijo “my” pone atención sobre y enfatiza la porción del nombre de dominio objeto de controversia que hace referencia a la marca FANTA; (iv) la marca FANTA es ampliamente conocida en Europa y los usuarios de Internet asociarán el nombre de dominio objeto de controversia con las marcas de la Demandante; y (v) la Oficina Española de Patentes y Marcas ha confirmado en sus decisiones de 6 de agosto y 13 de octubre de 2010 el riesgo de confusión que existe entre las marcas FANTA y MYFANTA (aunque la correspondiente decisión ha sido recurrida ante el TSJ de Madrid).\r\n\r\n\r\nC. Registro o uso de mala fe: \r\nDe acuerdo con el artículo 3 del Reglamento las solicitudes de registro deben hacerse de buena fe y nunca en menoscabo de los derechos de un tercero.\r\n\r\nLa jurisprudencia de la OMPI ha señalado en repetidas ocasiones que existe mala fe en el registro de un nombre de dominio en los casos de un nombre de dominio idéntico o suficientemente similar para causar confusión con una marca que era conocida o debía haber sido conocida por el demandado en el momento del registro dada su notoriedad y renombre. (Ver Fendi Adele S.rl. c. Carl Lim, OMPI Caso No. D2006-1589; AT&T Corp. c. La Porte Holdings, Inc., OMPI Caso No. D2004- 1088; Exxon Mobil Corp. c. Fisher, OMPI Caso No.  D2000-1412).\r\n\r\nEl Experto considera que en el presente caso el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado de mala fe por la Demandada por las siguientes razones: (i) la Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca FANTA, en particular en España, domicilio social de la Demandada. Asimismo, de la prueba presentada el Experto concluye que con gran probabilidad la Demandada, que es una empresa que presta sus servicios en el ámbito de Internet, conocía la presencia y promoción de la marca  FANTA en Internet; (ii) la Demandada conocía o debía haber conocido en el momento del registro que cualquier intento de dar un uso activo al nombre de dominio <myfanta.eu> daría lugar a un riesgo de confusión con la marca FANTA entre una gran proporción de los internautas que asociarían el nombre de dominio objeto de controversia con la marca FANTA, en los término del artículo 21(3)(d) del Reglamento; (iii) por las razones expuestas no es probable que la Demandada en el momento de registro no conociera que  estaba perjudicando los derechos de marca de la Demandante.\r\n\r\nDe acuerdo con el artículo 21(1) del Reglamento es suficiente que exista un registro de mala fe para establecer un uso especulativo o abusivo del nombre de dominio, sin que sea necesario que además se esté utilizando de mala fe. No obstante en el presente caso el Experto también considera que existe mala fe en el uso del nombre de dominio.\r\n\r\nDe acuerdo con la jurisprudencia de la OMPI la tenencia pasiva de un nombre de dominio no es en sí misma prueba de la buena o mala fe sino que debe interpretarse en el contexto de todas las circunstancias del caso (ver Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, OMPI, Caso No. D2000-0003). Asimismo el uso de mala fe podría inferirse de una tenencia pasiva en circunstancias en que la marca del demandante tiene un gran renombre, el demandado no ha probado un uso o intención de uso de buena fe del nombre de dominio y no existe prueba de ningún posible uso legítimo del nombre de dominio por el demandado (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, OMPI, Caso No. D2000-0003; Aventis, Aventis Pharma SA. c. John Smith, OMPI, Caso No. D2004-0565 y Caso No. D2004-0624; Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH c. Jonathan Valicenti, OMPI, Caso No. D2005-0037).\r\n\r\nEl Experto considera que el nombre de dominio objeto de controversia se está utilizando de mala fe por la Demandada por las siguientes razones: (i) la Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca FANTA, en particular en España, domicilio social de la Demandada; y la Demandada expresamente reconoce dicha notoriedad; (ii) la Demandada no ha dado un uso activo al nombre de dominio desde su registro, hace más de dos años, limitándose a la tenencia pasiva del mismo; (iii) la Demandada no ha probado un uso o intención de uso de buena fe del nombre de dominio; (iv) no es posible concebir un uso activo plausible, actual o futuro, del nombre de dominio <myfanta.eu> por la Demandada que no sea ilegítimo.\r\n\r\nLa Demandante también alega que no existen derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio objeto de controversia. El Experto no está obligado a decidir sobre este extremo ya que de acuerdo con el Reglamento de RAC y el Reglamento el registro sin derechos e intereses legítimos es una base legal alternativa, y no adicional, a la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. No obstante en las comunicaciones de la Demandada a la Corte de Arbitraje Checa la Demandada se refiere a la renuncia o resignación al nombre de dominio objeto de la controversia a cambio de la terminación de este procedimiento. El aparente acuerdo entre las partes en estos emails no se ha implementado, por razones que no han sido comunicadas a la Corte de Arbitraje Checa. Sin embargo, el Experto observa que la Demandada no afirma tener ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en estos emails. Al contrario, la Demandada acepta los derechos de la Demandante sobre el nombre de dominio objeto de controversia.\r\n\r\nPor tanto, la Demandante ha satisfecho los requisitos sustantivos del Reglamento de RAC y del Reglamento. El registro de la Demandada es especulativo o abusivo, y la Demandante tiene derecho a las soluciones jurídicas pertinentes de acuerdo con el párrafo B.11(b) del Reglamento de RAC.\r\n\r\nD. Solución jurídica\r\nLa Demandante solicita que el nombre de dominio sea transferido a la co-Demandante Beverage Services Limited y subsidiariamente, en el caso de que lo anterior no fuera posible, que se cancele el nombre de dominio.  \r\n\r\nLa Demandante no ha aportado prueba alguna para sustentar que la co-Demandante es licenciataria de los registros de marca para el signo FANTA arriba referidos ni que la co-Demandante cumple con los criterios generales de eligibilidad del párrafo 4(2)(b) del Reglamento (CE) Nº. 733\/2002 para el registro de nombres de dominio en el dominio .eu.\r\n\r\nPor ello, la solución jurídica se limitará a la revocación del nombre de dominio.",
    "decision": "En virtud de todo lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el párrafo B.11(b) del Reglamento de RAC, el Experto ordena que el nombre de dominio objeto de controversia sea revocado. \r\n\r\nEsta Decisión será vinculante para las partes y para el Registro, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de su notificación a las partes.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2012-02-23 00:00:00",
    "informal_english_translation": "The Complainant has demonstrated its rights in the FANTA trademark. The disputed domain name is confusingly similar to this trademark as the addition of the prefix “my” is not sufficient to distinguish the domain name from the FANTA trademarks.\r\n\r\nThe Respondent did not file a Response asserting any rights or legitimate interest in the disputed domain name or its good faith registration and use of the domain name. On a consideration of all the circumstances the Panel found that the Respondent did not register or use the domain name in good faith.\r\n\r\nAccordingly, the Respondent’s registration was speculative or abusive. The Panel found that the Complainant did not provide evidence that the co-Complainant was the licensee of the Complainant’s trademarks or that it satisfied the general eligibility criteria for registration of a .eu TLD and therefore ordered only the revocation of the disputed domain name.",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}