{
    "case_number": "CAC-ADREU-007649",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "elektroluber.eu"
    ],
    "case_administrator": "  Iveta Špiclová   (Czech Arbitration Court) (Case admin)",
    "complainant": [
        "TANIA ORLITZKY (Stephania Holdings Inc.)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "Adam Zientek (ATS Sewis sp. z o.o.)"
    ],
    "respondent_representative": "Adam Zientek",
    "factual_background": "Powodami w sprawi są Stephania Holdings Inc. oraz A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd należące do grupy kapitałowej A.T.S. Electro-Lube, która działa w branży urządzeń smarujących (automatycznych podajników smaru). W 1982 roku podmiot z grupy – A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd – stworzył pierwszy w swoim rodzaju dozownik smaru. Podmioty z grupy A.T.S. Electro-Lube prowadzą działalność na całym świecie, w tym od 2004 roku na terenie Europy.\r\n\r\nStephania Holdings Inc., na mocy zawartej w dniu 4 maja 2016 roku z A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. umowy cesji znaków towarowych oraz praw będących przedmiotem licencji stał się uprawnionym z rejestracji licznych znaków towarowych, w tym:\r\n\r\n-\tunijnego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr EUTM-010201771), z pierwszeństwem od dnia 17 sierpnia 2011 roku, zarejestrowanego dnia 28 listopada 2011 roku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej (dozowniki smaru do maszyn), który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017\/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wcześniej „Rozporządzenie Rady (WE) nr 207\/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”.)\r\n\r\n-\tznaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr 4359823), z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 2 lipca 2013 roku w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych („USPTO”) dla zasilanego energią elektryczną samowystarczalnego dozownika smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Section 44 of the Trademark Act For A Filing Basis (15 U.S.C. §1126) na podstawie rejestracji kanadyjskiej TMA824191.\r\n\r\n-\tznaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr 2599184), zarejestrowanego dnia 9 kwietnia 2002 roku w USPTO dla zasilanego energią elektryczną dozownika smaru do maszyn.\r\n\r\n-\tznaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr TMA824191) z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 16 maja 2012 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Trade-marks Act (ROKUS.C., 1985, c. T-13).\r\n\r\n-\tznaku towarowego ELECTRO-LUBER (znak słowny, nr TMA405523) zarejestrowanego dnia 27 listopada 1992 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla automatycznych elektronicznych dozowników środków smarnych.\r\n\r\n-\tznaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr TMA554902), zarejestrowanego dnia 3 grudnia 2001 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn;\r\n- \tznaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr 1442153) zarejestrowanego od dnia 11 sierpnia 2011 r. w Urzędzie ds. własności intelektualnej Australii dla dozowników smaru do maszyn.\r\nPrzy czym wyżej wymienione znaki były używane w obrocie od lat. 80., na co wskazują certyfikaty rejestracji znaków w USA i Kandzie.\r\n\r\nStephania Holdings Inc. jest także uprawniona do znaku towarowego ELEKTRO-LUBER (znak słowny, nr EUTM-016485864) zarejestrowanego w dniu 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 7 tj. smarownice [części maszyn]; dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn; maszyny smarujące; pompy smarownicze; pistolety smarownicze [maszyny]; jednopunktowe smarownice elektryczne; smarownice na sprężone powietrze; który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017\/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wcześniej „Rozporządzenie Rady (WE) nr 207\/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”.)\r\n\r\nPonadto Stephania Holdings Inc. dokonała w dniu 17 sierpnia 2015 roku zgłoszenia nr EUTM-014481402 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znaku słownego ELECTRO-LUBER dla towarów z klasy 7 tj. Smarownice [części maszyn]; dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn; maszyny smarujące; pompy smarownicze; pistolety smarownicze [maszyny]; jednopunktowe smarownice elektryczne; smarownice na sprężone powietrze. \r\n\r\nA.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd. jako podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube jest upoważniony do używania znaków Stephania Holdings Inc. na podstawie sublicencji oraz jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków w celu ochrony licencjonowanych znaków (pkt 3.5 Umowy sublicencji zawartej w dniu 4 maja 2016 r.).\r\n\r\nPozwanym jest ATS Serwis sp. z o.o., jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana oraz zarządzana przez prezesa zarządu (będącego równocześnie jedynym wspólnikiem spółki), Adama Andrzeja Zientka. Pozwany działa w branży usług serwisowych dla przemysłu ciężkiego (energetyka, przemysł maszynowy) i specjalizuje się w serwisach układów centralnego smarowania. Na swojej stronie internetowej pod adresem <ats-serwis.pl>, Pozwany deklaruje, że ściśle współpracuje z producentami układów smarowania.\r\n\r\nW dniu 17 maja 2016 r. spółka z Grupy A.T.S. Electro-Lube – A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. - wystosowała do ATS Serwis sp. z o.o. pismo wzywające do zaprzestania naruszeń w związku z utrzymywaniem domeny <elektroluber.pl> oraz subdomeny <projektue.elektroluber.pl>. Następnie pismo takie zostało wystosowane w czerwcu 2016 r. przez Stephania Holdings Inc. W odpowiedzi – Adam Zientek, występujący jako Prezes Zarządu ATS Serwis sp. z o.o. – zaproponował przeniesienie domeny „za odpowiednim wynagrodzeniem”.\r\n\r\nSporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 25 marca 2015 roku. Ponadto Pozwany zarejestrował następujące domeny: <elektroluber.pl> (w dniu 25 marca 2015 roku), <elektroluber.com.pl> (w dniu 25 marca 2015 roku), <elektroluber.com> (w dniu 25 marca 2015 roku).\r\n\r\nW chwili obecnej, strona identyfikowana sporną domeną <elektroluber.eu> pozostaje nieaktywna. \r\n\r\nZnak towarowy ELEKTROLUBER, na który powołuje się Pozwany (nr EUTM- 015097975), został zarejestrowany na rzecz Ireny i Grzegorza Wszelaczyńskich w dniu 30 listopada 2017 r. (zgłoszenie złożono w dniu 10 lutego 2016 r.) dla towarów i usług z klasy 42 klasyfikacji nicejskiej.",
    "other_legal_proceedings": "Zespół Orzekający nie posiada informacji o innych postępowaniach prawnych dotyczących spornej nazwy domeny. Powodowie zwracają jednak uwagę, że w marcu 2017 r. wszczęli przed Centrum ADR postępowanie dotyczące naruszenia ich praw poprzez rejestrację i utrzymywanie domeny <electro-lube.eu> (nr sprawy 07437). Stroną Pozwaną w tym sporze byli wspólnicy spółki cywilnej ElektroLuber S.C. – Irena Wszelaczyńska i Grzegorz Wszelaczyński. Przy czym w stosunku do domeny <electro-lube.eu> Adam Zientek, uprawniony do reprezentacji Pozwanego w niniejszej sprawie, był wskazany w rejestrze whois z imienia i nazwiska jako osoba odpowiedzialna za sporną domenę. W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół Orzekający wydał wyrok arbitrażowy w sprawie nazwy domeny <electro-lube.eu>, w którym podjął decyzję o transferze przedmiotowej nazwy domeny na A.T.S. Electro Lube (U.K.) Ltd.",
    "discussion_and_findings": "Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, „Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (…) w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i\/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:\r\n a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo \r\nb) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.”\r\nPonadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku rejestracji stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia, procedura ADR może być wszczęta przez którąkolwiek ze stron.\r\nSporna nazwa domeny jest identyczna ze znakiem towarowym ELEKTRO-LUBER, ponieważ inkorporuje ten znak w całości. Brak myślnika nie nadaje spornej nazwie domeny charakteru odróżniającego od znaku towarowego Powoda. Z kolei przyrostek „.com” nie wpływa na ocenę identyczności\/podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki. Również w przypadku pozostałych znaków przedstawionych przez Powoda zachodzi wizualne podobieństwo ze sporną nazwą domeny uzasadniające uznanie jej za łudząco podobną.\r\nPonadto na podstawie całego materiału przedstawionego w sprawie Zespół Orzekający uważa, że rejestrując domenę Pozwany był świadom, że nazwa domeny jest łudząco podobna do funkcjonujących w obrocie znaków towarowych i nazwy innego podmiotu. Niewątpliwe jest, że Pozwany funkcjonuje w tej samej branży co Powodowie, niezależnie od oceny, czy wykonywana przez niego działalność ma charakter bezpośrednio konkurencyjny do działalności Powoda. \r\nOkoliczność, że Pozwany nie używa spornej nazwy domeny, pomimo upływu ponad 3 lat od jej zarejestrowania również prowadzi do uznania złej wiary Pozwanego. \r\nJednocześnie, na rejestrację i używanie spornej nazwy domeny w złej wierze wskazuje również fakt, że Pozwany zarejestrował szereg nazw domeny z użyciem określenia „elektroluber”, pomimo że nie ma ono charakteru generycznego i jest wysoce dystynktywne. \r\nWobec wykazania przez Powodów, że Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny i używał jej w złej wierze, w przedmiotowej sprawie należy uznać, że zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja nazwy domeny elektroluber.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, że Pozwany narusza prawo ochronne na znak towarowy ELEKTRO-LUBER. \r\n\r\nW pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, Zespół Orzekający może orzec przeniesienie domeny, jeżeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia.\r\n\r\nW niniejszej sprawie należy uznać, że jeden z Powodów spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z tych względów Zespół Orzekający postano",
    "decision": "Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję \r\n\r\ntransferze nazwy domeny ELEKTROLUBER.EU na Powoda",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2018-06-04 00:00:00",
    "informal_english_translation": "I.      Disputed domain name: elektroluber.eu\r\nII.     Country of the Complainant: Canada\/UK, country of the Respondent: Poland\r\n\r\nIII.    Date of registration of the domain name: 25 March 2015\r\n\r\nIV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874\/2004) on which the Panel based its decision:\r\n        1.   word CTM, reg. No. EUTM-016485864, for the term ELEKTRO-LUBER, filed on 10 February 2016, registered on 17 June 2017 in respect of goods and services in class 42;\r\n        2.   word CTM, reg. No. EUTM-010201771, for the term A.T.S. ELECTRO-LUBE, filed on 17 August 2011, registered on 28 November 2011 in respect of goods and services in class 7;\r\n        3.   word trademark registered in the US, reg. No. 2599184, for the term ELECTRO-LUBER M-D, filed on 15 April 1998, registered on 9 April 2002 in respect of goods and services in class 7;\r\n        4.   word trademark registered in Canada, reg. No. TMA405523, for the term ELECTRO-LUBER, filed on 2 January 1991, registered on 27 November 1992 in respect of goods and services in class 9.\r\n      \r\nV.    Response submitted: Yes\r\n\r\nVI.   Domain name is identical to ELEKTROLUBER mark and confusingly similar to other the protected rights of the Complainant\r\n\r\nVII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. Yes\r\n        2. Why: knowledge of the Complainant rights at the time of registration; registration of multiple domian names including a word \"elektroluber\"; inactive webpage under the disputed domain names.\r\n\r\nIX.   Dispute Result: transfer of the disputed domain name\r\nXI.   If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}