{
    "case_number": "CAC-ADREU-008198",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "beovu.eu",
        "kisqali.eu"
    ],
    "case_administrator": "  Iveta Špiclová   (Czech Arbitration Court) (Case admin)",
    "complainant": [
        "Novartis AG (Novartis AG)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "Krzysztof Biskup"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "Domena BEOVU.EU została zarejestrowana 14 grudnia 2019 r., natomiast domena KISQALI.EU została zarejestrowana 04 stycznia 2019 r. Właścicielem obu domen jest w chwili obecnej Pozwany, Krzysztof Biskup. Obie domeny zostały wystawione do sprzedaży.\r\nSkarżący, Novartis AG, jest właścicielem unijnego znaku towarowego BEOVU (EUTM-1389203) zarejestrowanego 06 listopada 2017 r. i obejmującego towary w klasie 05 oraz unijnego znaku towarowego KISQALI (EUTM-13290093) zarejestrowanego 03 lutego 2015 r. i obejmującego towary z klasy 05. Ponadto, jest producentem leków wprowadzanych do obrotu pod nazwami BEOVU i KISQALI. Powód posiada liczne spółki zależne, za pośrednictwem których prowadzi działalność gospodarczą. Jedną z nich, posiadającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, jest Novartis Deutschland GmbH, z siedzibą w Niemczech, Postfach 1161, Wehr., w której  Powód posiada 100% udziałów. Powód początkowo wniósł o przeniesienie spornych domen na jego rzecz. W toku postępowania doprecyzował dochodzone roszczenie wnosząc o przeniesie spornych domen na rzecz spółki zależnej, w której, jak wynika z przedłożonych dokumentów, posiada 100% udziałów, posiadającej siedzibę na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem której prowadzona jest  dzialalność gospodarcza związana z lekami opatrywanymi znakami towarowymi BEOVU i KISQALI, a więc podmiotu spełniajacego wymogi wynikające z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2019\/517.",
    "other_legal_proceedings": " Nie wszczęto żadnych innych postępowań prawnych w odniesieniu do spornych nazw domen.",
    "discussion_and_findings": "Zgodnie z art.21 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874\/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzania w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej – Rozporządzenie), zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegająca prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i\/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust.1 oraz gdy została zarejestrowana bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo została zarejestrowana w złej wierze.\r\nPrzepis art. 10 ust.1 Rozporządzenia odnosi się między innymi do zarejestrowanych krajowych i unijnych znaków towarowych.\r\nW niniejszej sprawie, Powód wykazał przy pomocy załączonych do pozwu dokumentów, że przysługuje mu prawo wyłączne do zarejestrowanych na jego rzecz unijnych znaków towarowych – znaku towarowego BEOVU EUTM-1389203, zarejestrowanego w dniu dnia 6 listopada 2017 roku, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 5 oraz unijnego znaku towarowego KISQALI (EUTM-13290093), zarejestrowanego w dniu 3 lutego 2015 roku, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 5.\r\nPowód wykazał także, że sporne domeny zostały zarejestrowane później  niż data, od której przysługują mu prawa wyłączne do obu wskazanych powyżej znaków towarowych.\r\nSporne domeny beovu.eu oraz kisqali.eu w całości inkorporują słowne znaki towarowego BEOVU i KISQALI będące własnością Powoda. Wykorzystywanie w spornych domenach znaków towarowych Powoda sprawia, że zarówno w płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej domeny te są identyczne ze znakami towarowymi Powoda.\r\nW związku z tym, Zespół Orzekający uznaje, że Powód wykazał jedną z przesłanek o których mowa w art. 21 ust.1 w związku z art. 10 ust.1 Rozporządzenia tj. identyczność spornych domen z zarejestrowanymi na rzecz Powoda unijnymi znakami towarowymi.\r\nZgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala także stwierdzić, że rejestracja obu spornych domen nastąpiła bez uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego. Pozwany nie posiada żadnych praw do znaków towarowych BEOVU i KISQALI. Twierdzenie Pozwanego, że w dacie rejestracji domen były one wolne a Pozwany nie posiadał wiedzy, iż na rzecz Powoda są zarejestrowane unijne znaki towarowe BEOVU i KISQALI nie stanowią argumentów uzasadniających rejestrację spornych domen. Rejestr unijnych znaków towarowych jest rejestrem jawnym, w związku z tym każdy uczestnik obrotu może zweryfikować status danego oznaczenia – czy jest ono zarejestrowane jako znak towarowy czy nie. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa obowiązuje zasada domniemania znajomości wpisów w rejestrze znaków towarowych. \r\nPozwany nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu, z którego wynikałoby, iż posiada tytuł do spornych oznaczeń lub by na mocy umowy\/porozumienia uzyskał od Powoda – właściciela obu znaków jego zgodę na ich używanie, w tym zarejestrowanie domen internetowych wykorzystujących te znaki towarowe.\r\nTwierdzenia Pozwanego jakoby planował wykorzystać sporne domeny dla sklepu internetowego oraz dla Agencji Interaktywnej nie zostały poparte jakimikolwiek dowodami i w związku z tym nie zasługują na uznanie.\r\nMateriał dowodowy potwierdza zatem, że w niniejszej sprawie spełniona została także druga przesłanka o której mowa w art. 21 ust.1 Rozporządzenia.\r\nDziałania Pozwanego związane z rejestracją spornych domen potwierdzają także, zdaniem Zespołu Orzekającego, że były dokonywane w złej wierze.\r\nZgodnie z twierdzeniami Pozwanego, sporne domeny przedstawiają duży potencjał marketingowy ze względu na ich unikatowy charakter. Wystawienie ich na sprzedaż potwierdza, że powodem, dla którego Pozwany zarejestrował domeny nie była chęć ich używania lecz odsprzedaży i uzyskania z tego tytułu wysokiego wynagrodzenia. Pozwany, jak sam wskazuje, pomimo wezwań ze strony Powoda nie zrezygnował z rejestracji spornych domen lecz deklarował chęć ich przeniesienia na Powoda odpłatnie. Sam, pomimo deklarowanej chęci wykorzystywania spornych domen dla innego rodzaju działalności niż prowadzona przez Powoda, działań takich nie podjął i zarejestrowane domeny wystawił na sprzedaż. Działania Pozwanego, w ocenie Zespołu Orzekającego, były podejmowane w złej wierze, gdyż nie tylko utrudniały prowadzenie działalności Powodowi poprzez uniemożliwianie komunikacji z potencjalnymi klientami za pośrednictwem zarejestrowanych na jej oznaczeń, ale także utrudniały w pełnym zakresie dostęp do rynku. Powód jest bowiem właścicielem nie tylko znaków towarowych BEOVU i KISQALI., ale także domen internetowych beovu.com i kisqali.com. Rejestracja przez Pozwanego domen beovu.eu i kisqali.eu prowadziła do niebezpieczeństwa pomyłek wśród odbiorców, którzy znając znaki towarowe Powoda sporne domeny utożsamialiby z nim a nie z Pozwanym. Zezwolenie na wykorzystywanie spornych domen przez Pozwanego prowadziłoby do obniżenia rozpoznawalności znaków towarowych Powoda.",
    "decision": "Wszystkie omówione powyżej przyczyny, w ocenie Zespołu Orzekającego, dają podstawę do uznania, że rejestracja domeny <BEOVU.EU> oraz <KISQALI.EU> nastąpiła z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W związku z tym, wobec wykazania przez Powoda, iż zachodzą wszystkie przesłanki, o których mowa w § B11 pkt d) (1) Regulaminu, na podstawie § B11 pkt c) Regulaminu, Zespół Orzekający nakazuje przeniesienie nazwy domeny <BEOVU.EU> oraz <KISQALI.EU> na rzecz Novartis Deutschland GmbH, z siedzibą w Niemczech, Postfach 1161, Wehr, za pośrednictwem której Powód – spółka Novartis AG prowadzi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2021-10-18 00:00:00",
    "informal_english_translation": "I.      Disputed domains names: <BEOVU.EU> KISQALI.EU \r\n\r\nII.     Country of the Complainant: Switzerland, country of the Complainant´s subsidiary eligible for the transfer of the domain name: Germany; country of the Respondent: Poland\r\n\r\nIII.    Date of registration of the domain name: BEOVU.EU - 14 December 2019, KISQALI.EU - 04 January 2019\r\n\r\nIV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874\/2004) on which the Panel based its decision:\r\n        1.   word trademark registered in EU, reg. No. 1389203, for the term of 10 years, filed on -, registered on 06 November 2017 in respect of goods and services in class 05.\r\n        2.   word trademark registered in EU, reg. No. 013290093, for the term of 10 years, filed on 23 September 2014, registered on 03 February 2015 in respect of goods and services in class 05.\r\n\r\nV.    Response submitted: Yes\r\n\r\nVI.   Domain names are identical with the protected rights of the Complainant\r\n\r\nVII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. No\r\n        2. Why: \r\n\r\nVIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. Yes\r\n        2. Why:\r\n\r\nIX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:\r\n\r\nThe Complainant is a well-known pharmaceutical company, Novartis AG, an owner of European Trademarks BEOVU and KISQALI used for pharmaceutical products. The Respondent, Mr. Krzysztof Biskup, is the owner of domains BEOVU.EU and KISQALI.EU.\r\nThe Complainant based his actions on the European Trademark registrations: BEOVU EUTM-1389203 (registered on 06 November 2017) and KISQALI EUTM-13290093 (registered on 03 February 2015). Before taking action via ADR Panel, the Complainant made several attempts to contact the Respondent and requested a transfer of the disputed domain names owned by the Respondent. However, Mr. Krzysztof Biskup’s response was a request to Novartis to offer a monetary compensation for transfer of the disputed domains in question.\r\nThe Complainant claimed that the domain names had been registered without legitimate interest and in bad faith, probably with a sole purpose of selling them later.\r\nThe Respondent claimed that the purpose of registering BEOVU.EU domain was for an on-line shop related to video games whereas KISQALI.EU was meant for opening a new Interactive Agency, however, both projects were withheld and their continuing was uncertain.\r\nThe Complainant proved that he is the sole owner of European Trademarks, registered before the dates of registration of the disputed domains – which are identical with the said Trademarks. What is more, the documentation gathered in these proceedings confirms that the Respondent did not have any legal interest nor permission from the Trademarks’ owner to use their names for the domain names’ registration. Since the register of European Trademarks is publicly accessible, the Respondent would not have any difficulties with checking if the said domain names had been already used as Trademarks. Moreover, the Respondent did not present any proofs supporting his claims regarding the planned use of the disputed domains. \r\nAccording to the Respondent’s claims, the disputed domains have great marketing potential due to their unique character. Attempting to sell them confirms that the reason why the Respondent registered the said domains was not to use them but to resell them and gain high remuneration. The Respondent, as he indicates himself, despite the notifications from the Complainant, did not resign and continued the registration of the disputed domains and also he declared his desire to transfer them to the Complainant for a fee. As for the Respondent, despite his declared desire to use the disputed domains for other kind of activity than the Complainant’s, he did not take such actions and the registered domains were offered for sale. The Respondent’s actions, in the Panel’s opinion, were taken in bad faith, because not only they made it difficult for the Complainant to run his business by making it impossible to communicate with the potential clients via the designations registered by Novartis AG, but also it obstructed Novartis AG’s full access to the market. The Complainant is not only the owner of the Trademarks BEOVU and KISQALI but also Internet domains beovu.com and kisqali.com. The registration of domains beovu.eu and kisqali.eu by the Respondent was causing the customers to make dangerous mistakes due to the fact that the customers who knew the Complainant’s Trademarks would assume that the disputed domains were owned by the Complainant. Permission to use the disputed domains by the Respondent would lead to decreasing the recognizability of Complainant’s Trademarks.\r\nAll of the causes presented above, in the Panel’s opinion, give the basis to adjudge that the registration of domains <BEOVU.EU> and <KISQALI.EU> was a violation of the law provisions applicable in this respect. Therefore, due to the fact that the Complainant proved all of the conditions set out in § B11 point d) (1) of the Dispute Resolution Rules, on the basis of § B11 point c) of the Dispute Resolution Rules, The Panel orders the transfer of the domain names <BEOVU.EU> and <KISQALI.EU> to Novartis Deutschland GmbH, seated in Germany, Postfach 1161, Wehr through which the Complainant – Novartis AG carries on its economic activities in the European Union.\r\n\r\nX.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain names\r\n\r\nXI.   Procedural factors the Panel considers relevant:\r\n\r\nXII.  Is Complainant eligible? Yes – Complainant´s subsidiary – Novartis Deutschland GmbH is seated in Germany and therefore eligible for the transfer of the domain names.",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}