{ "case_number": "CAC-ADREU-000597", "time_of_filling": null, "domain_names": [], "case_administrator": null, "complainant": [], "complainant_representative": null, "respondent": [], "respondent_representative": null, "factual_background": "Klager is afgevaardigd bestuurder van DREAMINVEST N.V. (hierna: “DREAMINVEST”), die houdster is van het Beneluxbeeldmerk “RESTAURANT”, gedeponeerd op 5 oktober 2005 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 28 oktober 2005 onder het nummer 0775702. Het merk werd geregistreerd voor de klassen 16, 35 en 41. \r\n\r\nDaarnaast zijn DREAMINVEST en haar dochterondernemingen houdster van de domeinnamen , , , , , en . Onlangs, nl. op 4 juli 2006, bekwam DREAMINVEST ook de overdracht van de domeinnaam (Arbitrage-beslissing ADR-Panel zaaknummer 00596). \r\n\r\nOp 7 december 2005 11:02:05 heeft DREAMINVEST een aanvraag ingediend om de domeinnaam (hierna: “de Domeinnaam”) op haar naam te registreren. Hiertoe heeft DREAMINVEST zich beroepen op het Beneluxmerk “RESTAURANT” waarvan zij houdster is. Dezelfde aanvraag werd herhaald op 7 december 2005 11:01:26.\r\n\r\nVerweerster is houdster van het woordmerk “RESTAURANT”, gedeponeerd op 29 november 2005 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 1 december 2005 onder het nummer 0780837. Het merk werd gedeponeerd voor klasse 12.\r\n\r\nOp 7 december 2005 11:00:43 heeft Verweerster een aanvraag ingediend om de Domeinnaam op haar naam te registreren. Hiertoe heeft Verweerster zich beroepen op het Beneluxmerk “RESTAURANT” waarvan zij houdster is.\r\n\r\nAangezien de aanvraag van Verweerster eerder werd ingediend dan deze van DREAMINVEST werd, overeenkomstig het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”, de Domeinnaam op 6 april 2006 toegekend aan Verweerster. \r\n\r\nVerweerster is naast het Beneluxmerk “RESTAURANT” tevens houdster van een hele reeks (meer van 280 in totaal) andere Beneluxwoordmerken, die via een spoedinschrijving werden verkregen. Het betreft onder andere de merken “ACCOUNTANCY”, “ACCOUNTING”, “AUTOS”, “FACTORING”,\r\n“HOMETHEATER”, “MORTGAGE”, “MP3PLAYER”, “POSTCARD”, “POSTCARDS”, “SCOOTER”, “TRANSLATOR”, … Elk van deze merken zijn generieke aanduidingen en werden meestal geregistreerd voor klasse 22 (touwladders) en soms ook voor klasse 3 (bleekmiddel).\r\n\r\nOp grond van al deze merken heeft Verweerster .eu domeinnamen aangevraagd.\r\n\r\nKlager stelt dat Verweerster de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw en uit tergend en speculatief oogpunt heeft verricht. \r\n\r\nOm die reden startte Klager, in naam en voor rekening van DREAMINVEST, huidige ADR Procedure en vordert hij dat de Domeinnaam wordt overgedragen aan DREAMINVEST.", "other_legal_proceedings": "Volgens de informatie die de Klager meedeelt, werd een procedure ingesteld om de vernietiging van het Beneluxmerk “RESTAURANT” van Verweerster (inschrijvingsnummer 0780837) te bekomen.", "discussion_and_findings": "Overeenkomstig artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: “Voorschriften ADR”) mag iedere persoon of rechtspersoon een ADR procedure starten door een klacht in te dienen. De artikelen 21 en 22 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: “Verordening (EG) Nr. 874\/2004”), waarop deze bepaling is gebaseerd, bepalen niet anders. \r\n\r\nHet is derhalve volgens de letterlijke tekst van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 en de Voorschriften ADR niet nodig dat Klager tevens de houder is van de naam die door bijvoorbeeld het nationale recht is erkend of ingesteld – zoals in huidige zaak een geregistreerd Beneluxmerk. \r\n\r\nHet Panel stelt vast dat Klager, zoals hij zelf uitdrukkelijk verklaart, niet optreedt in eigen naam maar wel in naam en voor rekening van DREAMINVEST. Klager vraagt ook niet dat de overdracht van de Domeinnaam aan hem zou worden toegekend, doch wel aan DREAMINVEST, merkhoudster en aanvraagster van de Domeinnaam. Het Panel stelt eveneens vast dat Klager de afgevaardigd bestuurder is van DREAMINVEST en dat Verweerster ter zake niets heeft opgemerkt. \r\n\r\nHet Panel besluit dat DREAMINVEST voor de beoordeling van de Klacht gelijk gesteld moet worden aan Klager. Daardoor is aan de voorwaarde van artikel 22.11 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 – dat nl. een domeinnaam aan een klager kan worden overgedragen indien hij in de Europese Gemeenschap woont of is gevestigd en de desbetreffende domeinnaam heeft aangevraagd. \r\n\r\nHierbij komt dat de bewering door Verweerster als zou Klager de Domeinnaam niet hebben kunnen registreren tijdens de Sunrise periode elke grondslag mist. Het is immers niet Klager die de aanvraag tot de Domeinnaam heeft ingediend, maar wel DREAMINVEST, welke zich wel kon beroepen op een ouder recht. \r\n\r\nDe Klacht is dus ontvankelijk. \r\n\r\nOp grond van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 moet beoordeeld worden of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met het merk dat door de klager ingeroepen wordt. Zo dit het geval is, dient verder nagegaan te worden of de verweerder de betrokken domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd, dan wel of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. \r\n \r\nIn huidige zaak is het merk dat door Klager wordt ingeroepen het Benelux beeldmerk “RESTAURANT” waarvan DREAMINVEST houdster is. Het woord “Restaurant” is eenvoudig te onderscheiden van de beeldelementen van het desbetreffende merk. Beeldelementen kunnen evenwel geen onderdeel van een domeinnaam uitmaken. Bovendien, het enige woordelement van het merk is onbetwist duidelijk en onmiskenbaar “Restaurant”. De toevoeging “.eu” is voor de beoordeling van overeenstemming tussen het desbetreffende merk en de Domeinnaam evenwel niet relevant. \r\n\r\nWelnu, het Panel besluit dat de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met het beeldmerk “RESTAURANT” van DREAMINVEST. Aan de eerste voorwaarde van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 is aldus voldaan.\r\n \r\nVervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd; (ii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied. \r\n\r\nIn dit verband stelt het Panel vast dat de Domeinnaam door Verweerster geregistreerd is onder de Sunrise Regels, in de eerste fase van de Sunrise periode. Volgens Overweging 16 van de Verordening (EG) Nr. 733\/2002 van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (hierna: “Verordening (EG) Nr. 733\/2002”) is de Sunrise periode bedoeld om houders van een ouder (merk)recht in staat te stellen om de met het (merk)recht overeenstemmende domeinnaam te registeren om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan. \r\n\r\nUit de stukken blijkt dat DREAMINVEST mogelijk en Verweerster zeker hun respectieve merk “RESTAURANT” hebben geregistreerd volgens de versnelde registratieprocedure die wordt voorzien in de Benelux Merkenwet.\r\n\r\nHet Panel stelt evenwel vast dat, ook al hebben DREAMINVEST en Verweerster gebruik gemaakt van de versnelde registratieprocedure, de merkaanvraag en de merkregistratie van DREAMINVEST van eerdere datum zijn dan deze van Verweerster.\r\n\r\nBovendien, zo stelt het Panel vast, de aanvraag en de registratie van het woordmerk “RESTAURANT” door Verweerster kaderde duidelijk in een politiek om vlug voor de opening van de Sunrise periode een aantal merken aan te vragen en te registreren die gebruikt konden worden als eerder recht om een domeinaanvraag in te dienen voor de corresponderende domeinnaam bij aanvang van de Sunrise periode. Zoals hierboven reeds werd vastgesteld, heeft Verweerster meer dan 280 Beneluxwoordmerken – nl. generieke termen – via de versnelde registratieprocedure aangevraagd en laten registreren. Het overgrote deel van deze merken werd gedeponeerd voor touwladders in klasse 22, maar ook wel voor andere diensten zoals het merk “RESTAURANT” dat voor alarmapparaten tegen diefstal van voertuigen werd gedeponeerd. \r\n\r\nVerweerster heeft er met andere woorden voor gezorgd dat al de versneld geregistreerd merken voor termen die in beginsel een duidelijk en onbetwistbaar beschrijvend karakter hebben, voor andere waren werden ingediend en ingeschreven dan deze waarop de term betrekking heeft, terwijl de desbetreffende waren niets hebben te maken met de ondernemingsactiviteiten van Verweerster. \r\n\r\nHet Panel begrijpt dat bedoelde merken aldus zijn aangevraagd omdat de termen niet beschrijvend zijn voor de waren waarop zij betrekking hebben, dit in een poging om een weigering wegens gebrek aan onderscheidend vermogen te vermijden. \r\n \r\nVerweerster heeft niet aangevoerd, laat staan aangetoond, dat de termen en geregistreerde Beneluxmerken, waaronder het woordmerk “RESTAURANT”, daadwerkelijk gebruikt of in de toekomst zal gebruiken ter onderscheiding de waren waarvoor zij werden aangevraagd. Het feit dat zij hiervoor over een periode van 5 jaar zou beschikken, doet aan deze vaststelling niets af.\r\n \r\nOp grond van het voorstaande is het Panel van mening dat Verweerster het Beneluxmerk “RESTAURANT” voor klasse 12 heeft geregistreerd om het in de eerste fase van de Sunrise periode te kunnen gebruiken om de Domeinnaam in generieke zin te kunnen registeren. \r\n\r\nAlhoewel het Panel van oordeel is dat een voorlopige inschrijving van een Beneluxmerk een ouder recht kan zijn in de zin van Verordening (EG) 733\/2002 en de Sunrise Regels (zie ondermeer Arbitrage-beslissingen ADR Panels zaaknummers 0035 en 00596), kan dat er niet toe leiden dat een dergelijk recht in de Sunrise periode gebruikt wordt om een generieke aanduiding als domeinnaam te registeren indien het ouder recht daar blijkbaar voor is geregistreerd. Dit is juist de speculatie die Verordening (EG) Nr. 733\/2002 en de Sunrise Regels willen voorkomen.\r\n\r\nHet Panel is, gelet op het voorgaande, aldus van oordeel dat Verweerster, door de registratie van het Beneluxmerk “RESTAURANT” in te roepen als ouder recht bij de aanvraag van de Domeinnaam gedurende de Sunrise periode, uit speculatieve overwegingen heeft gehandeld en dat zij de Domeinnaam aldus te kwader trouw heeft geregistreerd. \r\n\r\nDit kan niet gezegd worden van DREAMINVEST – die onmiddellijk na Verweerster een aanvraag tot registratie van de Domeinnaam heeft ingediend. DREAMINVEST registreerde enkel het in deze zaak ingeroepen merk “RESTAURANT” kort voor de aanvang van de Sunrise procedure. Bovendien heeft DREAMINVEST samen met haar dochterondernemingen in verschillende Europese Gemeenschapslanden een nationale registratie bekomen voor de domeinnamen en , welke ook effectief worden gebruik. DREAMINVEST heeft aldus een legitiem belang bij het aanvragen en registreren van de Domeinnaam. \r\n\r\nDaarom is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam op grond van artikel 22.11 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004 aan DREAMINVEST dient te worden overgedragen.", "decision": "Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel unaniem in overeenstemming met artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat: \r\n\r\n- de domeinnaam aan Dreaminvest N.V. dient te worden overgedragen; en \r\n- het Register deze uitspraak binnen dertig kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerster zal uitvoeren, tenzij Verweerster een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12(a) van de Voorschriften ADR en artikel 22.13 van de Verordening (EG) Nr. 874\/2004.", "panelists": [ null ], "date_of_panel_decision": "2006-07-27 00:00:00", "informal_english_translation": "According to article B1(a) of the ADR Rules every person or entity may initiate an ADR procedure by filing a complaint. Articles 21 and 22 of the Regulation (EC) No. 874\/2004 do not provide differently. As a result, the exact text of the Regulation (EC) No. 874\/2004 and the ADR Rules does not require Complainant to be the same as the holder of the name in respect of which a right is recognized or established by e.g. national law, such as a registered Benelux Trademark. \r\n\r\nIn the present case Complainant explicitly states that he is acting in the name and on behalf of the holder of the trademark “RESTAURANT” on which he relies, namely DREAMINVEST, and that he is the delegate director of DREAMINVEST. DREAMINVEST is also the next applicant after Respondent of the domain name (hereinafter: “Domain Name”). Moreover, Complainant requests that the Domain Name is transferred to DREAMINVEST and not to himself. \r\n\r\nThe Panel accepts that Complainant filed the Complaint in his formal capacity of delegate director so that DREAMINVEST should be regarded as the same as Complainant for the assessment of the claim. Consequently, the formal requirement of article 22.11 of the Regulation (EC) No. 874\/2004 is fulfilled and the Complaint is admissible. \r\n\r\nIn accordance with article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874\/2004 it should be established if the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the complainant. If this is the case, it should be established if the respondent registered the litigious domain name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the domain name in bad faith.\r\n \r\nIn the present case, DREAMINVEST’s trademark “RESTAURANT” invoked by Complainant is a device mark of which the word “Restaurant” can easily be distinguished from device elements of the Trademark. Because device elements cannot be parts of a domain name and the only text element of DREAMINVEST’s trademark is undeniable “Restaurant”. The extension “.eu” is however not relevant for the assessment of similarity between a trademark and a domain name. The Panel finds that the Domain Name is confusingly similar to DREAMINVEST’s trademark “RESTAURANT”. As a consequence, the first condition of article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874\/2004 is met. \r\n\r\nFurther, the Panel needs to assess if at least one of the other two elements of article 21.1. of the Regulation (EC) No. 874\/2004 are met. \r\n\r\nThe Panel considers that the Sunrise period, which, according to recital 16 of the Regulation (EC) 733\/2002 was meant to allow holders of prior (trademark) rights to register a domain name which is similar to the (trademark) right in order to avoid speculative and abusive registration of domain names. \r\n\r\nThe Case File shows that DREAMINVEST and Respondent both applied for and obtained a Benelux trademark registration for the their respective trademark “RESTAURANT” shortly before the commencement of the Sunrise period. However, DREAMINVEST applied for and obtained its registration before Respondent. Moreover, Respondent registered for more than 280 expedite word trademarks, all generic terms. Most of such trademarks were filed for rope-ladders in class 22, which, just as vehicle burglary alarm devices in class 12 for which Respondent registered the trademark “RESTAURANT”, lack any connection with Respondent’s commercial activities. \r\n\r\nThe Panel understand that all such expedite trademarks were registered for terms which, in principle, have an undeniable descriptive nature. However, all such registrations were filed for well considered specific classes because the terms are not descriptive for this type of goods, this clearly in order to avoid a refusal of the trademarks because of lacking distinctive nature.\r\n \r\nThe Panel finds that Respondent filed all expedite Benelux trademarks, including the trademark “RESTAURANT”, shortly before it applied for the corresponding .eu domain names during first phase of the Sunrise period and used the expedite trademarks as prior rights which would entitle him to the corresponding domain names. \r\n\r\nRespondent did not allege and certainly not show, that it actually uses the Benelux trademarks, including the trademark “RESTAURANT”, to distinguish the products for which the registration is obtained, or that it will do so in the future. \r\n\r\nFor all these reasons the Panel is of the opinion that Respondent apparently registered the Benelux trademark “RESTAURANT” only to be able to use it in the first phase of the Sunrise period in order to register the Domain Name in a generic sense. \r\n\r\nAlthough the Panel accepts that an expedite provisional Benelux trademark registration can be a prior right pursuant to Regulation (EC) 733\/2002 and the Sunrise rules (cf. Cases 0035 and 00596), this cannot have the consequence that such rights can be used in the Sunrise period in order to register a generic term as a domain name if the prior right was apparently registered for such cause. The prior right would then be used for speculation, which Regulation (EC) 733\/2002 of the Sunrise rules clearly want to avoid. \r\n\r\nAs regards DREAMINVEST, which applied immediately after Respondent for the Domain Name, the Panel is of the opinion that it only obtained an expedite trademark registration for the device “RESTAURANT” and that DREAMINVEST and its subsidiaries obtained already in different EC countries a national domain name registration for or . All such domain names are actually in use. Therefore the Panel concludes that DREAMINVEST has a legitimate interest in the Domain Name. \r\n \r\nConsequently, the Panel is unanimously of the opinion that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith, so that it orders that the Domain Name be transferred to DREAMINVEST.", "decision_domains": [], "panelist": null, "panellists_text": null }