{
    "case_number": "CAC-ADREU-004687",
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    "factual_background": "Ricorrenti sono la società Booking B.V., società olandese costituita in data 23 giugno 1997; e la Booking SAS, società di diritto francese costituita in data 19 agosto 2003. Entrambe le società sono controllate dalla capogruppo statunitense Priceline Inc, e come confermato dalla documentazione allegata risultano titolari di diversi marchi (o domande di registrazione di marchio), sia nazionali e comunitari, costituiti dalla denominazione bookings\/booking, sia denominativi che figurativi in combinazione con altri elementi figurativi, relativi a varie classi di prodotti e servizi tra cui la gestione anche a distanza di operazioni commerciali per servizi turistici e alberghieri.\r\n\r\nIl ricorrente è inoltre titolare di diversi nomi a dominio, tra cui: booking.com e bookings.it, quest’ultimo registrato in Italia nel 14 febbaio 2000.\r\n\r\nLe denominazioni bookings prima e, dal 2006, booking, sono utilizzate da parte ricorrente come domini di secondo livello per le attività di prenotazioni alberghiere on line.\r\n\r\nIl 7 dicembre 2005, appena avviata la fase di sunrise, il dominio booking.eu veniva assegnato dal Ralegistro al primo richiedente in coda, che precedeva la domanda depositata dalla capogruppo della ricorrente, Priceline Inc.\r\n\r\nSuccessivamente il dominio booking.eu veniva ceduto all’odierna resistente.\r\n\r\nIl 17.09.2007 il ricorrente presentava ricorso ai sensi delle regole ADR chiedendo alla Corte arbitrale Ceca di disporre il trasferimento del dominio contestato ai sensi dell’art. 21 Regolamento 874\/04, lamentando un ipotesi di registrazione e uso abusivi. \r\n\r\nIl 27.10.2007 il resistente depositava il suo controricorso con il quale si costituiva nella presente procedura rigettando tutte le richieste del ricorrente e chiedendo che il caso fosse deciso da una Collegio arbitrale comporto di membri. \r\n\r\nIn data 21.11.2007 la Corte Arbitrale Ceca affidava la soluzione della presente controversia alla Commissione arbitrale a tre membri composta dai S.ri arbitri Roberto Manno (pres.); Davide Luigi Petraz; Pietro Tamburrini.",
    "other_legal_proceedings": "La Commissione Arbitrale è informata dei seguenti procedimenti arbitrali relativi alla denominazione bookings: procedure giudiziarie in Italia relativamente al nome a dominio booking.it nei confronti dell’odierno resistente; decisione adr.eu n° 4090 BOOKINGS.",
    "discussion_and_findings": "Ai sensi dell’art. 21 Regolamento 874\/04 e delle Regole per le procedure Adr, la revoca o il trasferimento dei nomi a dominio può essere richiesta qualora:\r\n(i) il nome a dominio contestato sia identico o presenti analogie tali da essere confuso con una denominazione oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario;\r\ne risulti provata la (ii) mancanza di interesse legittimo in capo al titolare del dominio contestato o, alternativamente, la (iii) malafede nella registrazione o uso.\r\n\r\nSul primo elemento sub a):\r\nil ricorrente utilizza, almeno dal 1999, la denominazione BOOKINGS attraverso il corrispondente nome a dominio bookings.com; dal 2000 il dominio bookings.it; dal 2003 risulta titolare di marchi e domande di registrazione di marchio complessi contenenti le denominazioni BOOKINGS e, in virtù della registrazione del marchio denominativo francese, BOOKING.\r\nAppare tuttavia evidente come, essendo la denominazione BOOKING\/S palesemente descrittiva per servizi di prenotazione on line,  la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento debba essere valutata con il massimo rigore, per evitare che termini di uso comune possano diventare oggetto di monopolio nell’ambito dell’esercizio di attività economiche attraverso la rete Internet.\r\nSenza volersi sostituire ai giudici nazionali o alle divisioni d’esame, cui compete il giudizio sulle eventuali contraffazioni di marchio o validità\/nullità degli stessi, la Commissione rileva come il termine “booking” ricorre ben 33 volte tra le descrizioni dei servizi della classe 39 ai sensi della classificazione internazionale di Nizza, relativa a servizi di prenotazione di servizi turistici. Numerose sono le domande di marchio comunitario rifiutate, in base all’art. 7,(1), (b) e (c) del Regolamento del Consiglio n. 40\/94 del 20 dicembre 2003 sul Marchio Comunitario, dalle divisioni d’esame dell’UAMI, tra cui a titolo illustrativo infofranchising.eu (rifiutato il 06.06.2006); hotels.eu (rifiutato il 20.03.2006); sportsbetting.eu (rifiutato in data 13.01.2006; decisione confermata dalla divisione d’appello in data 18.07.2007).\r\nRitenuta la genericità del termine booking, andranno pertanto attentamente verificate le ipotesi contemplate sub art. 21, 1, l.a) e b) R 874\/04; oltre l’eventuale acquisto di capacità distintiva per via di un uso particolarmente intenso (cd. “secondary meaning”), tale per cui la denominazione è percepita come indicativa dell'impresa e servizi del ricorrente.\r\n\r\nSulla mancanza di interesse legittimo in capo al resistente:\r\nla commissione non condivide la tesi della ricorrente secondo cui, sarebbero state documentate circostanze talmente ovvie da invertire l’onere della difficile prova della mancanza dell’interesse legittimo in capo al ricorrente, come affermato nel caso 2035 WAREMA.\r\nLa resistente ha infatti allegato circostanze idonee a configurare un interesse legittimo sul nome a dominio. Tale interesse deriva dall’uso del dominio booking.it per l’offerta di servizi turistici on line, anch’esso precedente all’avvio di qualsiasi procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie ex art. 21, 2, a) R 874\/04.\r\nDel resto, proprio la disponibilità e l’uso di tale dominio determinava il ricorrente a sottoscrivere l’accordo di affiliazione con il resistente, in virtù del quale venivano riconosciute a quest’ultimo importanti provvigioni.\r\nL’accordo di affiliazione non contiene, del resto, alcuna disposizione relativa a licenze d’uso della denominazione booking o bookings: merita di essere segnalato inoltre come in tale accordo si richieda espressamente di utilizzare, per il sito affiliato, il look and feel del portale dell’affiliante.\r\nSpetterà pertanto ai competenti giudici italiani, dinanzi ai quali è pendente il procedimento relativo all’uso del domain name booking.it, pronunciarsi sulle domande del ricorrente: tale giudizio non compete a questa Commissione, che è chiamata a verificare la sussistenza di una delle circostanze di cui all’art. cit. R 874\/04; e ciò anche in virtù del par. A) n. 5, Regole ADR.\r\nLa Commissione ritiene pertanto dimostrato l'interesse legittimo da parte del resistente ai sensi dell'art. 21, 2, a) Regolamento 874\/04. \r\n\r\nSulla malafede in capo alla resistente:\r\nè su tale elemento che il ricorrente fonda principalmente il suo ricorso.\r\nÈ fuori discussione che al momento dell’acquisto del nome a dominio booking.eu il resistente fosse a conoscenza della ricorrente e dell’uso fatto da questa del dominio booking\/s.com. \r\nTale elemento trova conferma nella mail del resistente datata 22.04.2007.\r\nTuttavia, ai fini della decisione della presente controversia, la Commissione non ritiene sufficiente la dimostrazione di tale consapevolezza. Perché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21, 3, R 874\/04, anche l’intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.\r\nIn tale fase, la capacità distintiva del diritto anteriore non può non essere presa in considerazione.\r\nNumerosi elementi mostrano come il termine BOOKING (corrispondente al marchio denominativo francese e al cuore degli altri marchi figurativi) sia privo di tale requisito: gli articoli di stampa dimostrano come la maggior parte degli operatori del turismo on line utilizzino il termine BOOKING in riferimento ai servizi turistici on line; le definizioni fornite da Wikipedia del termine BOOKING; i risultati delle ricerche sui principali motori di ricerca; e, ancor più significativamente, i risultati per il termine BOOKING forniti dalla banca dati EuroAce presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno per le descrizioni dei servizi delle classi 39, 41, e 43 della Classificazione internazionale di Nizza (booking services; booking agencies; booking of tickets\/hotel), e dalla lista di marchi denominativi rifiutati dalle divisioni d’esame dei marchi comunitari, tra cui per le evidenti analogie con il caso in esame il marchio denominativo “sportsbetting.com”.\r\nLa Commissione non ritiene che sia stata fornita la prova o sia possibile dedurre un sopravvenuto “secondary meaning” sulla denominazione booking. \r\nLa stessa denominazione bookings, corrispondente alla denominazione “storica” della ricorrente, è utilizzata da terzi nel gTLD .com. \r\nSulla base di questi elementi, è possibile accettare l’idea che il resistente si sia limitato ad utilizzare una parola di uso comune, da utilizzare nella prestazione della propria attività in considerazione delle sue innegabili capacità attrattive per il settore delle prenotazioni turistiche nel quale il medesimo opera.\r\nLa mail incriminata non rivelerebbe quindi un intento speculativo ex art. 21, 3, a) R 874\/04, quanto la legittima aspettativa di prosecuzione del rapporto di affiliazione nei confronti non del titolare di un diritto riconosciuto, ma di chi aveva semplicemente utilizzato, con profitto, lo stesso termine di uso comune.\r\nAncora, sono rivelatrici di autonome scelte imprenditoriali le circostanze relative al mancato raggiungimento di un accordo per la cessione del marchio booking.eu e altri assett utilizzati da anni dal resistente, tra cui altri domini con componente “booking” e le domande di marchio nazionale con componente “booking”. L’ammontare dei corrispettivi indicati nella proposta contrattuale formulata dal ricorrente mal si conciliano con le pretese finalità speculative o abusive: esse rivelano piuttosto autonome scelte imprenditoriali.\r\nPer tali motivi la Commissione ritiene che non sia stato soddisfatto il requisito della malafede ai sensi dell’art. 21, 3, R 874\/04.\r\n\r\nIn riferimento al citato precedente n.4090 BOOKINGS, la Commissione in primo luogo fa presente di non essere vincolata da precedenti decisioni e come in ogni caso rispetto ad essa sussitano sostanziali differenze in merito al comportamento, interessi e diritti dei rispettivi resistenti.\r\n\r\nQuanto agli altri nomi a dominio assegnati al resistente e corrispondenti a marchi di terzi, allegati dal ricorrente nelle sue comunicazioni fuori standard e nel ricorso introduttivo, la Commissione ritiene che tali circostanze siano ultronee e non pertinenti.",
    "decision": "Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso unanimemente di \r\n\r\nrespingere la pretesa del Ricorrente.",
    "panelists": [
        null
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    "date_of_panel_decision": "2007-12-18 00:00:00",
    "informal_english_translation": "Two European branches of the company Priceline Inc., both incorporated under the trade name “booking” and owners of different registered national and international trademarks that include the word “booking” for different classes of services, among which is an on-line hotel reservation service, together are the Complainant in this dispute.\r\nThe Complainant contends that the Respondent’s purchase of the domain name booking.eu from the first registrant during the Sunrise period was made in bad faith and lacks any legitimate interest, especially when considering there must have been clear knowledge of the Complainant’s prior rights to the trademark “booking,” which the Complainant is using for the very same business activity as the Respondent.   \r\nThe Panel observes that in cases involving highly descriptive and generic trademarks, the issue of any risk of confusion must be tested as set forth in Art. 21 of Regulation 874\/04, and it must be carefully ascertained in order to avoid any type of monopoly on these generic words. This is particularly the case when generic and descriptive denominations are combined in device trademarks, described in Art. 7, c) and d) of Council Regulation n.40\/94 on the Community Trademark and relevant national transposition laws.\r\nTherefore, the Panel finds that “booking” is clearly describing the activity taking place, i.e., booking on-line, and the word is generally used for making reservations, as proven through widespread use of the word by professionals in the travel and tour industry on a national and international basis. And, using it as a domain name could not create any confusion as to who is offering the service, even when used by a competitor.  \r\nAs well, the Panel does not find that Complainant offered relevant documentation establishing any special and unique secondary meaning to the word “booking.”\r\nConsequently, the Panel unanimously rejects the Complainant’s allegations that the Respondent lacks a legitimate interest in the name, especially as both parties entered into an affiliation agreement for using the Respondent's website booking.it.  Furthermore, Art. 21, 2, a) of Regulation 874\/04 do not support the Complainant’s position. In addition, because the word “booking” lacks any special distinctiveness and matches the activity of the Respondent when applying for and using descriptive domain names (for its offer of such services in the tourism industry), the claims of bad faith are groundless.    \r\nThe Complaint is, therefore, Denied.",
    "decision_domains": [],
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