{ "case_number": "CAC-ADREU-005495", "time_of_filling": null, "domain_names": [], "case_administrator": null, "complainant": [], "complainant_representative": null, "respondent": [], "respondent_representative": null, "factual_background": "La Ricorrente è una società cecoslovacca, con sede in Praga, denominata Whiteberry Production s.r.o.. Tale società opera nel campo della produzione e vendita di gadget promozionali personalizzati. La sua attività è pubblicizzata sul sito internet all'indirizzo www.whiteberry.cz.\r\n\r\nLa Ricorrente è titolare del marchio WHITEBERRY, registrato nella Repubblica Ceca al n. 305074 per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 18, 25, 28, 35, 37, la cui protezione risale all'11 settembre 2006. Inoltre, la Ricorrente vanta dei diritti sulla propria denominazione sociale, Whiteberry Production risalenti all'anno di sua costituzione, il 2004.\r\n\r\nIl Resistente è il Sig. Maurizio Lussetti, di nazionalità italiana, il quale ha registrato il nome a dominio WHITEBERRY.EU il 29 agosto 2006.\r\n\r\nLa Ricorrente ha proposto ricorso per il recupero del nome a dominio il 18 novembre 2009.", "other_legal_proceedings": "L'Arbitro non è a conoscenza di altri procedimenti conclusi o tutt'ora pendenti aventi ad oggetto il nome a dominio .", "discussion_and_findings": "In base all'art. 21 Regolamento 874\/2004 è possibile ottenere la revoca di un nome di dominio qualora esso:\r\n\r\n(i) sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento stesso; e\r\n\r\n(ii) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure\r\n\r\n(iii) sia stato registrato o sia usato in malafede.\r\n\r\nA. Il nome a dominio è identico o confondibile con un diritto preesistente della Ricorrente?\r\n\r\nLa Ricorrente è titolare del marchio WHITEBERRY, registrato nella Repubblica Ceca e con effetti a partire dall'11 settembre 2006, gode di diritti sulla propria denominazione sociale \"Whiteberry Production\" e utilizza il nome a dominio .\r\n\r\nAffinché il primo requisito richiesto dal Regolamento 874\/2004 per la revoca di un nome a dominio sia da ritenersi soddisfatto, l'Arbitro deve valutare se la registrazione del nome a dominio violi i diritti derivanti da uno qualsiasi dei sopra indicati segni distintivi.\r\n\r\n1. Il marchio WHITEBERRY\r\n\r\nCome anche rilevato dal Resistente, la protezione conferita al marchio WHITEBERRY risale all'11 settembre 2006 ed è quindi successiva alla data di registrazione del nome a dominio avvenuta il 26 agosto 2006. Pertanto il marchio sopra indicato non conferisce al Ricorrente un diritto preesistente da opporre alla registrazione del nome a dominio contestato.\r\n\r\n2. Il nome a dominio \r\n\r\nDal documento allegato al ricorso, il nome a dominio appare registrato il 21 settembre 2004 a nome Daniel Helcl. Secondo quanto indicato nel ricorso, il Sig. Hecl è il socio fondatore della Ricorrente. Il fatto che il Sig. Hecl sia socio della società Whiteberry Production S.r.o. sembra confermato dal documento, pure allegato al ricorso, riguardante tale società. Infatti, ancorché il suddetto documento sia in lingua ceca e non tradotto, sembra in questa parte sufficientemente intuitivo da consentire all'Arbitro di comprenderne il suo significato.\r\n\r\nLa Ricorrente non è la titolare del nome a dominio che appartiene, come rilevato in precedenza, al Sig. Hecl. la Ricorrente non cita alcuna licenza ad essa concessa dal Sig. Hecl per l'utilizzo del nome a domino ma nel ricorso si legge che \"con l’approvazione del Sig. Daniel Helcl la parte attrice, i.e. la società commerciale Whiteberry Production s.r.o., presenta sulle pagine web www.whiteberry.cz\". In altre parole, il Sig. Hecl avrebbe autorizzato la Ricorrente ad utilizzare il nome a dominio per promuovere la propria attività su internet. \r\n\r\nAncorché non vi sia alcun documento comprovante un diritto di licenza sul nome a dominio , l'Arbitro ritiene assai verosimile che tale diritto di licenza esista in quanto: (i) il nome a dominio conduce al sito ufficiale della società Whiteberry Production S.r.o.; (ii) la denominazione sociale della Ricorrente contiene il termine \"Whiteberry\" identico al nome a dominio ; e (iii) in allegato al ricorso vi è una dichiarazione del Sig. Hecl che autorizza la Ricorrente a divenire assegnataria del nome a dominio , qualora la presente procedura di riassegnazione avesse successo.\r\n\r\nStabilito in maniera sufficientemente verosimile che la Ricorrente gode di un diritto di licenza sul nome a dominio , occorre verificare se tale diritto possa costituire il presupposto per assolvere al primo requisito previsto dal Regolamento 874\/2004 per la revoca del nome a dominio .\r\n\r\nL'art. 10 (1) del Regolamento 874\/2004 non annovera tra i vari diritti preesistenti anche i nomi a dominio. Tuttavia, l'elencazione fornita da tale articolo non è esaustiva. Ben potrebbe quindi, in linea di principio, un nome a dominio costituire un valido diritto anteriore da opporre alla successiva registrazione di un nome a dominio .eu identico o con esso confondibile. Affinché ciò avvenga, occorre tuttavia che tale diritto preesistente sia riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. In particolare, in base all'art. B(1) b) delle Regole ADR, il Ricorrente deve specificare i nomi, per i quali sono riconosciuti o stabiliti diritti dalla legge nazionale di uno Stato Membro e\/o dalla legge Comunitaria e per ogni nome deve specificare precisamente il tipo di diritto\/i preteso\/i, la legge\/i e a quali condizioni il diritto è riconosciuto e\/o stabilito.\r\n\r\nLa Ricorrente non ha specificato in base a quale legge e a quali condizioni il diritto scaturente dal nome a dominio è riconosciuto e\/o stabilito. La protezione conferita ai nomi a dominio varia da Stato Membro a Stato Membro e pertanto la Ricorrente avrebbe dovuto argomentare in maniera più compiuta, fornendo adeguate prove, il proprio diritto ad ottenere la revoca del nome a dominio sulla base del nome a dominio \r\n\r\nPer la ragione sopra esposta, l'Arbitro conclude che il nome a dominio non può essere considerato un valido diritto preesistente ai sensi dell'art.10 (1) del Regolamento 874\/2004, da opporre alla registrazione del nome a dominio .\r\n\r\n3. La denominazione sociale “Whiteberry Production S.r.o.”\r\n\r\nPer quanto concerne infine la denominazione sociale \"Whiteberry Production S.r.o.\", essa risale al 2004 ed è quindi anteriore alla data di registrazione del nome a dominio contestato. Le denominazioni sociali sono espressamente riconosciute come validi diritti preesistenti dall'Art.10 (1) del Regolamento 874\/2004 (“nomi di imprese”). Inoltre, la Ricorrente cita la Legge N. 513\/1991 della Racc. LL., Codice commerciale a fondamento della protezione delle denominazioni sociali nella Repubblica Ceca, ed il diritto comunitario, in particolare le prescrizioni legali che tutelano la concorrenza commerciale. \r\n\r\nL'Arbitro ritiene quindi che la denominazione sociale \"Whiteberry Production\" sia un diritto preesistente sul quale basare la contestazione della registrazione del nome a dominio .\r\n\r\nAd avviso del Resistente, la denominazione sociale in oggetto non dovrebbe essere presa in considerazione in quanto di carattere generico ed inoltre non identica al nome a dominio a causa della presenza del termine \"Production\". La Resistente cita le Regole di Sunrise a riprova del fatto che l'aggiunta del termine \"Production\" impedisce alla Ricorrente di fare valere la propria denominazione sociale come valido diritto preesistente nei confronti della registrazione del nome a dominio .\r\n\r\nL'Arbitro non concorda con le obiezioni sollevate dal Resistente. Infatti, la presente procedura non si basa sulle regole relative al periodo di Sunrise, bensì su quelle riguardanti potenziali conflitti tra nomi a dominio e diritti preesistenti di terzi, stabilite dal Regolamento 874\/2004. In particolare e come già in precedenza accennato, tale Rgolamento non richiede solo l'identità tra il nome a dominio contestato e il diritto preesistente fatto valere ma anche, in alternativa, il rischio di confusione.\r\n\r\nL'Arbitro è dell'avviso che un rischio di confusione possa sussistere tra la denominazione sociale anteriore Whiteberry Production S.r.o. ed il nome a dominio \"whiteberry.eu\". Infatti, la parte distintiva di tale denominazione sociale è data dal termine \"Whiteberry\", essendo il termine \"Production\" dotato di un carattere distintivo estremamente limitato, ammesso non ne sia del tutto privo. Ne consegue che l'utente internet, nell'incorrere nel nome a dominio , ben potrebbe ritenere che si tratti di un nome a dominio appartenente alla Ricorrente o comunque con essa correlato. \r\n\r\nIl fatto che il termine \"Whiteberry\" sia dotato di un significato particolare, come rilevato dal Ricorrente (“nome generico”), non altera la questione. Infatti, tale termine è utilizzato dalla Ricorrente in modo distintivo ed è quindi proteggibile nei confronti di eventuali successive registrazioni in conflitto.\r\n\r\nAlla luce di quanto precede, l'Arbitro conclude che tra il nome a dominio e la denominazione sociale \"Whiteberry Production S.r.o.\" sussiste un rischio di confusione. Pertanto, il primo dei presupposti previsti dal Regolamento 874\/2004 per richiedere la revoca di un nome a dominio .eu deve ritenersi assolto.\r\n\r\nB. Il Resistente ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio ? \r\n\r\nIn base all'art. 21(1) b) del Regolamento 874\/2004, la Ricorrente deve dimostrare che il titolare del nome a dominio contestato non ha diritti o interessi legittimi su tale nome a dominio. E' da notare che tale presupposto è previsto in alternativa alla prova della registrazione o dell'utilizzo del nome a dominio in malafede. Pertanto, ove effettivamente la Ricorrente riesca a provare che il Resistente non abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio, non è necessario anche provare che il Resistente abbia registrato o utilizzato tale nome a dominio in malafede.\r\n\r\nLe argomentazioni fornite dalla Ricorrente a supporto della mancanza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio sono le seguenti:\r\n\r\n- il Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio e tale non uso si protrae dalla sua data di registrazione, quindi da circa tre anni;\r\n\r\n- il Resistente non è conosciuto con il termine WHITEBERRY, non è il licenziatario dell'omonimo marchio e non è stato autorizzato a registrare un nome a dominio identico a tale marchio. \r\n\r\nIl Resistente sostiene di avere invece utilizzato il nome a dominio . In particolare, il Resistente, dopo avere chiarito che date le limitate dimensioni della Ricorrente non ne conosceva l'esistenza, ha affermato che il nome a dominio contestato è stato da lui utilizzato per pubblicita' e vendita di prodotti con ingredienti costituiti dai frutti i cui nomi in lingua inglese terminano per -berry. \r\n\r\nAttualmente il sito sarebbe in ristrutturazione con cambio di hosting. \r\n\r\nSecondo il Resistente la prova dell'utilizzo del nome a domino risiede nel fatto che i suoi DNS puntano ancora ai server del precedente fornitore di hosting, Servage.net. Tale società, svolgendo esclusivamente attivita' di hosting, non detiene siti web in parcheggio. Attualmente il sito web corrispondente al nome a dominio contestato non puo' essere riattivato in quanto il nome a dominio è stato posto nello stato “ON HOLD” .\r\n\r\nInfine, rileva il Resistente, egli intende usare il nome di dominio , \"in particolare nella fase iniziale\", per ciò per cui era stato utilizzato in passato, vale a dire per attività di pubblicità e vendita di prodotti con ingredienti costituiti dai frutti i cui nomi in lingua inglese terminano per -berry. Ciò e' espressamente previsto dalle Regole come valido motivo alla legittima detenzione del dominio in presenza di diritti altrui.\r\n\r\nLa questione dell'eventuale uso del nome a dominio è di primaria importanza nel caso di specie per provare l'eventuale diritto\/interesse legittimo del Resistente. Infatti, non vi sono nel Ricorso prove sufficienti a dimostrare che il Resistente conosceva la Ricorrente e\/o le sue attività svolte attraverso il segno distintivo WHITEBERRY al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Né, ad avviso dell'Arbitro, la Ricorrente ha fornito prove sufficienti a dimostrare la propria notorietà e la notorietà della propria denominazione sociale \"Whiteberry Production S.r.o.\".\r\n\r\nNe consegue che le altre argomentazioni fornite dalla Ricorrente non sono di per sé prova sufficiente della mancanza di diritti e\/o interessi legittimi nel nome a dominio . Infatti, non avendo la Ricorrente provato la notorietà del diritto anteriore fatto valere, la registrazione del nome a dominio contestato sarebbe legittima, a fronte di un suo legittimo utilizzo, anche se la Ricorrente non è comunemente nota con il nome WHITEBERRY e non è stata autorizzata ad utilizzare tale termine. \r\n\r\nL'Arbitro ha verificato che il nome a dominio contestato effettivamente non conduce ad alcun sito attivo.\r\n\r\nIl Resistente, pur fornendo argomentazioni a supporto dell'uso del nome a dominio non appare convincente. Egli infatti non fornisce prove \"positive\" dell'effettivo utilizzo del nome a dominio, bensì solo prove \"negative\". Egli afferma che visto che i DNS del nome a dominio in questione appartengono ad una società che presta solo servizi di hosting, tale società non consente di tenere siti in parcheggio. Ad avviso dell'Arbitro, il Resistente ben avrebbe potuto fornire una prova effettiva dell'utilizzo del proprio nome a dominio per gli scopi dichiarati nel suo contro-ricorso. Invece, egli si è limitato a indicare elementi che dovrebbero consentire di dedurre l'utilizzo del nome a dominio ma che, invece, appaiono inadeguati. \r\n\r\nMentre per la Ricorrente provare il mancato utilizzo del nome a dominio non è agevole - in quanto provare un fatto negativo è sempre arduo - per il Resistente provare l'uso del proprio nome a dominio in modo chiaro ed inequivocabile non è complicato, eppure una prova tangibile di tale utilizzo non è stata fornita.\r\n\r\nL'Arbitro comunque, in conformità ai propri poteri e viste le dichiarazioni del Resistente, ha ritenuto di dovere svolgere ulteriori ricerche per disporre di maggiori elementi di decisione. A tal fine, ha ricercato su Google elementi riguardanti il nome a dominio , ma non è emerso nulla che potesse dimostrare che tale dominio conduceva ad un sito attivo. Sono emersi dei risultati relativi al termine \"whiteberry\", alcuni dei quali sono stati anche citati dal Resistente, ma nulla riguardante un eventuale utilizzo del nome a dominio in questione.\r\n\r\nInoltre, l'Arbitro ha interrogato il sito www.archive.org\/web\/web.php, un archivio on-line di oltre 150 miliardi di pagine web dal 1996 in poi. Anche in questo caso, digitando il nome a dominio non è emersa alcuna prova dell'uso di tale nome a dominio.\r\n\r\nPur non trattandosi, in entrambi i casi, di prove inequivocabili, in assenza di altri elementi a supporto dell'effettivo utilizzo del nome a dominio , l'Arbitro adito non può che concludere che effettivamente lo stesso non è stato mai utilizzato.\r\n\r\nNe consegue che il Resistente non ha provato il proprio diritto o interesse legittimo sul nome a dominio neanche attraverso un suo uso corretto e pertanto, anche il secondo requisito previsto dall'art. 21(1) b) del Regolamento 874\/2004 deve ritenersi assolto.\r\n\r\nEssendo la prova della malafede nella registrazione e\/o nell'uso del nome a dominio alternativa alla prova della mancanza di diritti\/interessi legittimi nel nome a dominio stesso, e ritenendo l'Arbitro che il Ricorrente abbia provato sufficientemente la mancanza di diritti\/interessi legittimi nel nome a dominio , non è necessario valutare se il nome a dominio in questione sia stato registrato\/utilizzato in malafede.", "decision": "Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di\r\ntrasferire il nome a dominio WHITEBERRY alla Ricorrente.", "panelists": [ null ], "date_of_panel_decision": "2010-02-17 00:00:00", "informal_english_translation": "The Czech company Whiteberry Production S.r.o., challenged the domain name on the basis of the Czech trademark WHITEBERRY, the company name Whiteberry Production and the domain name .\r\n\r\nAccording to the Complainant, the Respondent lacks rights and legitimate interests in the challenged domain name because the Respondent is not known by the name WHITEBERRY, is not an authorized licensee of the Complainant and never used the domain name.\r\n\r\nMoreover, according to the Complainant, the Respondent registered the domain in bad faith to prevent the Complainant from using the term WHITEBERRY in a corresponding domain name pursuant to art. 21(3) (ii) of Regulation 874\/2004. \r\n\r\nThe Respondent objects that he has been using the domain name in the past, that he did not breach any of the Complainant's rights and that he did not act in bad faith.\r\n\r\nThe Panel finds that the domain name is confusingly similar to the Complainant's company name and that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the domain name.\r\n\r\nThe Respondent did not provide convincing evidence attesting to his rights or legitimate interests. In particular, the Respondent's arguments to support use of the domain name do not appear convincing, and there are no other elements proving the Respondent's rights and legitimate interest in the domain name.\r\n\r\nAs for the revocation of the domain name bad faith is alternative to the absence of rights or legitimate interests in the domain name, it is not necessary to determine whether the domain name was registered and\/or used in bad faith.\r\n\r\nFor all the aforesaid reasons, the Panel orders that the domain name be transferred to the Complainant.", "decision_domains": [], "panelist": null, "panellists_text": null }