Ricorrente è il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (in sigla SMOM), in inglese Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, ordine religioso cavalleresco con sede a Roma ed ufficialmente riconosciuto dalla Santa Sede, con finalità assistenziali ed umanitarie.<\/p>\n
Resistente è il Sig. Thorbjorn Paternò, di nazionalità italiana e residente a Reggio Emilia. Entrambe le Parti confermano che il Sig. Paternò ricopre la carica di Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ, in inglese Sovereign Order of Saint John of Jerusalem OSJ, ordine cavalleresco non nazionale diverso dal Ricorrente.<\/p>\n
Il Resistente ha registrato in data 01.11.2022 il nome a dominio <ordinedimalta.eu>, al momento inattivo.<\/p>\n
In data 07.02.2024 il Ricorrente ha presentato ricorso utilizzando la procedura ADR (Alternative Dispute Resolution) implementata e gestita dalla Corte Arbitrale Ceca per la risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto la titolarità dei nomi a dominio per il c.c. “.eu”. Come provvedimento è stato richiesto il trasferimento del nome a dominio contestato.<\/p>\n
Non essendo stata specificata nel ricorso la ragione sociale\/nome del Resistente, Il Ricorrente è stato invitato ad integrare e di fatto ha integrato il ricorso con i dati del Resistente l’08.02.2024. In pari data ha avuto inizio il procedimento ADR.<\/p>\n
Il Resistente ha presentato contro-ricorso il 19.03.2024. A seguito della nomina dell’arbitro, e quindi successivamente ai termini per la presentazione del contro-ricorso, in data 26.03.2024 il Resistente ha infine depositato la decisione emessa il 24.03.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nella procedura di riassegnazione avente ad oggetto, fra gli altri, il nome a dominio “ordinedimalta.it”.<\/p>", "other_legal_proceedings": "
L’arbitro non è a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o decisi che riguardino il presente nome a dominio.<\/p>", "discussion_and_findings": "
Due premesse sembrano doverose. In primo luogo, non può essere oggetto della presente procedura ADR la valutazione della legittimità di un ordine cavalleresco, del suo riconoscimento nazionale o internazionale o della sua potestà a concedere onoreficenze e titoli cavallereschi. Pur essendo notevolmente interessanti le informazioni storiche riportate da entrambe le parti, scopo della presente procedura è unicamente quello di valutare se sussistano o meno i presupposti stabiliti all’art. 11(d)(1) del Regolamento ADR 2022 per la concessione del rimedio richiesto dal Ricorrente. In secondo luogo, l’art. 8 del Regolamento ADR 2022 prevede la facoltà per l’Arbitro di tenere conto a sua discrezione di ulteriori dichiarazioni o documenti rispetto al ricorso e contro-ricorso presentati da una delle parti. L’Arbitro ha preso quindi visione ed ammesso come documento ulteriore depositato dal Resistente la decisione della Camera Arbitrale di Milano relativamente alle procedure di riassegnazione riunite dei nomi a dominio <ordinedimalta.it>, <orderofmalta.it>, e <orderofmaltaosj.it>, tenuto conto che: (i) tale procedura era stata citata dallo stesso Ricorrente nel ricorso; (ii) il Resistente aveva allegato al contro-ricorso la difesa depositata nell’ambito di tale procedura di riassegnazione; e che (iii) la decisione della Corte Arbitrale di Milano, essendo stata emessa il 24.03.2024, non avrebbe potuto essere allegata al contro-ricorso nei termini assegnati al Resistente. Merita tuttavia evidenziare che la decisione della Camera Arbitrale di Milano non è vincolante per la Corte Arbitrale Ceca, essendo quest’ultima completamente indipendente nelle proprie decisioni da altri enti arbitrali e dotata di una regolamentazione ADR propria.<\/p>\n
In base all’art. 11 del Regolamento ADR sopra citato, il Ricorrente deve in primo luogo dimostrare che il nome a dominio contestato sia identico o confondibilmente simile al nome o nomi rispetto ai quali lo stesso Ricorrente ha un diritto o dei diritti riconosciuti o stabiliti dalle leggi nazionali o dell’Unione Europea.<\/p>\n
La presente vertenza concerne il nome a dominio <ordinedimalta.eu>, registrato dal Resistente l’01.11.2022.<\/p>\n
Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di vari marchi dell’Unione Europea costituiti da o incorporanti la denominazione in lingua inglese “ORDER OF MALTA”, fra cui si citano di seguito i più rilevanti; tutti i marchi predetti sono stati depositati in data anteriore rispetto al nome a dominio contestato, risultano effettivamente a nome del Ricorrente e sono pienamente efficaci in ambito UE alla data di emissione della presente decisione:<\/p>\n
MUE No. 003922028 – ORDER OF MALTA – depositata il 5.07.2004 e concessa il 18.11.2005 in relazione ai seguenti servizi: classe 44 – servizi medici, servizi ospedalieri; classe 45 – servizi di beneficenza, ovvero servizi internazionali umanitari, religiosi e diplomatici;<\/p>\n<\/li>\n
MUE No. 003922002 – SOVEREIGN ORDER OF MALTA – depositata il 05.07.2004 e concessa il 18.11.2005 in relazione alle medesime classi e servizi sopra indicati;<\/p>\n<\/li>\n
MUE No. 003921954 – SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA – depositata il 05.07.2004 e concessa il 25.11.2005 in relazione alle medesime classi e servizi sopra indicati.
<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Il Ricorrente ha inoltre dimostrato di essere titolare dei seguenti nomi a dominio registrati in data anteriore rispetto al nome a dominio contestato:<\/p>\n
<orderofmalta.int> – registrato il 22.06.2011 – DN attivo utilizzato per il sito web ufficiale del Ricorrente; al riguardo si evidenza che la registrazione per i nomi a dominio “.int” viene concessa solo alle organizzazioni intergovernative riconosciute o stabilite da trattati internazionali;<\/p>\n<\/li>\n
<orderofmalta.eu> – registrato il 25.04.2006 – DN inattivo.
<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Il Ricorrente ha infine dimostrato di essere conosciuto a livello internazionale con il nome abbreviato di “Sovrano Militare Ordine di Malta” o anche semplicemente come “Sovrano Ordine di Malta” o “Ordine di Malta \/ Order of Malta”. Si citano alcuni documenti probatori depositati dal Ricorrente e provenienti da fonti indipendenti, riportati in ordine cronologico ove possibile:<\/p>\n
Presentazione del Ricorrente sul sito delle Nazioni Unite; la ricerca viene effettuata con la stringa “\/orderofmalta\/” (all. 8 al ricorso).
<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Si rileva pertanto una forte somiglianza se non identità fra i marchi anteriori, in particolare la reg. MUE No. 003922028 – ORDER OF MALTA -, i nomi a dominio anteriori e la denominazione abbreviata del Ricorrente rispetto al nome a dominio contestato che non è altro che la traduzione in italiano del nome “Order of Malta”.<\/p>\n
Quanto alla confondibilità dei diritti anteriori del Ricorrente con il nome a dominio contestato, si osserva che tutti i diritti invocati dal Ricorrente tutelano o sono utilizzati per attività assistenziali, umanitarie e diplomatiche. Nello specifico, i marchi anteriori del Ricorrente tutelano i servizi medici, servizi ospedalieri, servizi di beneficenza, ovvero servizi internazionali umanitari, religiosi e diplomatici. Tali servizi includono attività assistenziali volte al miglioramento del benessere delle persone o finalizzate a salvare vite umane o ad alleviare le sofferenze in crisi umanitarie, disastri naturali o guerre. Altrettanto, il nome a dominio del Ricorrente <orderofmalta.int> rinvia al proprio sito ufficiale nel quale sono indicate in un’apposita sezione le attività assistenziali, umanitarie, mediche e ospedaliere di fatto svolte e in un’altra apposita sezione le attività diplomatiche intraprese. Infine, il nome abbreviato “Ordine di Malta\/Order of Malta” viene usato sia per indicare il Ricorrente come Osservatore Permanente all’ONU sia nel Memorandum di Intesa con la Commissione EU sopra citato che prevede una cooperazione fra le parti in materie di comune interesse, specialmente nelle seguenti aree: (i) assistenza in situazioni di emergenza e post-crisi; (ii) assistenza medica e sociale agli emigranti; supporto allo sviluppo sociale ed economico locale; (iii) diffusione dei diritti umani internazionali, etc.<\/p>\n
Essendo il nome a dominio contestato inattivo, è impossibile effettuare una comparazione diretta dei servizi. Tuttavia, lo stesso Resistente dichiara nel contro-ricorso che: (i) il Sig. Paternò opera come Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta che “…è attivo sia a livello nazionale che internazionale con opere umanitarie e di soccorso alle fasce più deboli della popolazione, … sia alle popolazioni dell’Ucraina che ai bisognosi della Striscia di Gaza<\/em>…” (pag. 26 del contro-ricorso e all. 29 al contro-ricorso); (ii) l’ordine predetto ha rapporti di collaborazione con la Rep. di Macedonia, il Regno del Lesotho, Romania e Svezia.<\/p>\n Data la forte somiglianza\/identità del nome a dominio contestato con i diritti anteriori del Ricorrente e l’identità\/affinità quanto meno parziale delle reciproche attività, esiste un rischio di confondibilità per l’utente Internet che, digitando il nome a dominio contestato, potrebbe erroneamente pensare di avere individuato il sito ufficiale del Ricorrente o, quanto meno, un sito associato, collegato o comunque autorizzato dal medesimo.<\/p>\n Il primo requisito previsto dall’art. 11(d)(1)(i) del Regolamento ADR è stato quindi dimostrato.<\/p>\n L’art. 11(d)(1)(ii) ADR richiede inoltre che il Resistente non sia a sua volta titolare di diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato.<\/p>\n Si osserva che il nome a dominio contestato risulta a nome di una persona fisica, ovvero il Sig. Thorbjorn Paternò, e non del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ.<\/p>\n Esaminati i documenti depositati dal Resistente, si osserva che il Sig. Thorbjorn Paternò:<\/p>\n Precedentemente alla notifica del ricorso il Resistente ha registrato il corrispondente nome a dominio <ordinedimalta.it> (01.11.2022) che è a sua volta inattivo;<\/p>\n<\/li>\n Gli ulteriori nomi a dominio citati dal Resistente <orderofmalta.it>, <orderofmaltaosj.it> e <orderofmaltaosj.org> sono tutti a nome del “Sovereign Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta” e non del Sig. Thorbjorn Paternò; i medesimi non possono pertanto considerarsi titoli anteriori di proprietà del Resistente;<\/p>\n<\/li>\n Il Resistente afferma che un interesse legittimo al nome contestato derivi comunque dal fatto di essere Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ., considerato che tale Ordine (i) avrebbe usato previamente alla notifica del ricorso il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni o servizi; (ii) sarebbe conosciuto personalmente con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche senza avere registrato il relativo marchio; (iii) del nome a dominio starebbe facendo un legittimo uso commerciale o non commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente.<\/p>\n Si ribadisce che il nome a dominio contestato è inattivo. Si osserva inoltre che i documenti prodotti dal Resistente non dimostrano che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ, diversamente dal Ricorrente, sia comunemente conosciuto con il nome abbreviato di “Ordine di Malta” in quanto tale. Per designare il medesimo Ordine vengono invero utilizzati, oltre al nome per intero nella versione italiana e inglese, le seguenti abbreviazioni o sigle: “Order of Malta OSJ”; “Cavalieri di Malta OSJ”; “OSJ Malta”; “Ordine OSJ dei Cavalieri di Malta”; “Sovereign Order of St. John of Jerusalem”; “Knights of Malta”; “OSJ”. Si citano a titolo esemplificativo i seguenti documenti allegati al contro-ricorso: (i) la legge 3 marzo 1951, n. 17 che ha inteso regolamentare l’uso delle onoreficenze da parte degli ordini cavallereschi, (ii) le sentenze emesse dalla magistratura italiana prodotte agli atti; (iii) le Costituzioni dell’Ordine del 1970 e del 2000; (iv) il Protocollo Bilaterale del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ con il Regno del Lesotho; (v) l’invito da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia.<\/p>\n Anche da un esame della home page dei siti web www.orderofmaltaosj.it, www.orderofmaltaosj.org e www.orderofmalta.it appartenenti a tale Ordine, risulta che il medesimo si presenti agli utenti Internet e faccia invero uso del nome abbreviato “Order of Malta OSJ\/Cavalieri di Malta OSJ”, peraltro con la scritta sottostante “Sovereign Order of St. John of Jerusalem OSJ” e non con il nome “Order of Malta \/ Ordine di Malta” in quanto tale.<\/p>\n Visto che il Resistente ne fa riferimento, si precisa che la legittimità dell’uso della denominazione “Cavalieri di Malta” affermata in alcune sentenze e\/o le registrazioni di marchio dello stemma non rilevano ai fini della presente vertenza.<\/p>\n Infine, il presente Arbitro non concorda con l’impostazione riportata dal Resistente in base alla quale un interesse legittimo al nome “Ordine di Malta\/Order of Malta” deriverebbe dall’inclusione di tale nome nella denominazione dell’Ordine di cui è Gran Maestro e cioè “Sovrano Ordine<\/u> di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta<\/u>”, nella versione inglese “Sovereign Order<\/u> of St. John of Jerusalem – Knights of Malta<\/u>”. Trattasi invero di una lunga denominazione in cui le due parole “Ordine” e “Malta” non sono sequenziali e non sono poste in relazione diretta; nello specifico: (i) l’Ordine è di San Giovanni di Gerusalemme e i Cavalieri sono di Malta; (ii) i nomi “Ordine” e “Malta” sono posizionati rispettivamente come secondo elemento ed elemento finale di una denominazione costituita da ulteriori cinque elementi letterali (tralasciando la preposizione semplice “di\/of); (iii) la prima parte della denominazione includente “Ordine” è separata con un trattino centrale dalla seconda parte includente “Malta”, come a voler suggerire una possibile separazione delle due parti. Data la costruzione complessa della denominazione, di cui “Ordine di Malta” non è l’unica abbreviazione possibile, ad avviso del presente Arbitro non può derivarsi dalla medesima un automatico interesse legittimo o diritto all’uso del nome contestato né da parte del predetto Ordine né del Sig. Thorbjorn Paternò in quanto persona fisica.<\/p>\n Il nome a dominio contestato è stato quindi registrato senza che il Resistente abbia provato un diritto o un legittimo interesse al nome.<\/p>\n Dal momento che i primi due presupposti stabiliti dall’art. 11 del Regolamento ADR sono stati confermati, non è necessario dimostrare anche la sussistenza del terzo presupposto, ovvero della mala fede nell’uso o nella registrazione del nome a dominio.<\/p>\n Come riportato anche dalla Corte Arbitrale di Milano, dai documenti depositati dalle parti appare evidente che fra le medesime siano intercorse più vertenze aventi ad oggetto l’attività, il nome e lo stemma del Resistente. Si evidenzia tuttavia che scopo della presente decisione è solo quello di stabilire se sussistano o meno i presupposti per la riassegnazione del nome a dominio contestato.<\/p>",
"decision": " Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio <ordinedimalta.eu> al Ricorrente.<\/p>\n <\/p>",
"panelists": [
"Roberta Calò"
],
"date_of_panel_decision": "2024-04-03 00:00:00",
"informal_english_translation": " I. Disputed domain name: ordinedimalta.eu Equally, the Panel disagrees about the existence of a legitimate interest of the Respondent in the name “Order of Malta” deriving from the fact that he acts as Grand Master of the afore said Order. The documents filed by the Respondent and well as the official websites do not prove that the Sovereign Order of St. John of Jerusalem - Knights of Malta OSJ, unlike the Complainant, is commonly known by the abbreviated name of \"Order of Malta \/ Ordine di Malta\" as such. To designate this Order, other abbreviations or acronyms are used, such as \"Order of Malta OSJ\", \"Knights of Malta OSJ\", \"OSJ Malta\", \"Order OSJ of the Knights of Malta\", \"Sovereign Order of St. John of Jerusalem”, “Knights of Malta”, and “OSJ”. The fact that the name Sovereign Order of St. John of Jerusalem - Knights of Malta OSJ contains the terms \"Order-of-Malta\" does not give rise to an automatic right or legitimate interest in the contested name. The Panel remarks that the Order’s name is long and complex and the words \"Order\" and \"Malta\" are not sequential or placed in direct relation: the order is of Saint John of Jerusalem and the Knights are from Malta. The two words are moreover positioned in two different parts of the name which are separated by a central dash. Finally, \"Order of Malta\" is not the only possible abbreviation of the aforementioned name.<\/p>\n XII. Is Complainant eligible? Yes<\/p>",
"decision_domains": [],
"panelist": null,
"panellists_text": null
}\n
II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy
III. Date of registration of the domain name: 01 November 2022
IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003922028, for the term ORDER OF MALTA, filed on 05 <\/sup>July 2004, registered on 18 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
2. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003922002, for the term SOVEREIGN ORDER OF MALTA, filed on 05 July 2004, registered on 18 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
3. Word trademark registered in the European Union (EUTM), reg. No. 003921954, for the term SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA, filed on 05 July 2004, registered on 25 November 2005 in respect of goods and services in classes 44 and 45
4. company name: Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, commonly also shortened as “Order of Malta \/ Ordine di Malta”
5. other: earlier domain name <orderofmalta.int> registered on 22 June 2011 and earlier domain name <orderofmalta.eu> registered on 25 April 2006.
V. Response submitted: Yes
VI. Domain name is almost identical\/confusingly similar to the protected rights of the Complainant
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No<\/p>\n\n
VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. No
2. Why: Since the first two conditions established by the art. 11 of the ADR Rules 2022 are confirmed, it is not necessary to also demonstrate the existence of the third condition, i.e. bad faith in the use or registration of the domain name.<\/p>\n
IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The documents filed by the parties clearly show that several disputes took place between them regarding the activity, name and coat of arms of the Respondent. However, it is worth highlighting that the purpose of this decision is only to establish whether or not the conditions for the reassignment of the disputed domain name exist.
X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name<\/p>\n
XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Panel admits the late filing by the Respondent of the document relating to the decision of the Milan Chamber of Arbitration dated 24 March 2024 regarding the reassignment, among others, of the domain name <ordinedimalta.it>. That dispute had been cited both in the Complaint and Response and the afore said decision was issued after the deadline assigned to the Respondent for filing a Response, so it could not have been filed earlier. However, the Panel remarks that the decision of the Milan Chamber of Arbitration is not binding for the Czech Arbitration Court, as the latter is completely independent from other arbitration bodies and takes its decisions based on the ADR Rules.<\/p>\n