Case number | CAC-ADREU-005046 |
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Time of filing | 2008-05-16 14:13:16 |
Domain names | tuttosport.eu |
Case administrator
Name | Josef Herian |
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Complainant
Organization / Name | Nuova Editoriale Sportiva S.r.l., Dottor Roberto Amodei |
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Respondent
Organization / Name | David Vaccalluzzo |
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Inserire i dati su altri procedimenti legali, che secondo le informazioni della Commissione sono pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso
La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.
Situazione reale
La ricorrente è la società Nuova Editoriale Sportiva S.r.l. (di seguito: “Ricorrente”) con sede a Torino, Corso Svizzera n. 185, titolare della testata giornalistica diffusa prevalentemente a livello nazionale “tuttosport”. Per tale denominazione “tuttosport” la Ricorrente risulta altresì titolare della registrazione dei seguenti marchi:
- marchio comunitario n. 001086990, registrato in data 24.05.2000 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n. 00857387, concesso in data 6 dicembre 2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n.00857388, concesso in data 6 dicembre 2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
In data 7 aprile 2006 il sig. David Vaccalluzzo (di seguito:”Resistente”) residente a Torino, Via degli Ulivi, 33 ha provveduto alla registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu”.
La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 16 maggio 2008 ed in forma cartacea in data 19 maggio 2008 (di seguito: “Ricorso”). La Ricorrente, con il Ricorso, ha richiesto che il nome a dominio “tuttosport.eu” sia sottoposto alla procedura di riassegnazione prevista dall’art. 22.11 del Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il ccTLD “.eu” e, più specificamente, poiché è impresa avente sede legale nel territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4.2 del Reg. CE n. 733/2002, che il nome a dominio “tuttosport.eu” venga trasferito in capo alla Ricorrente medesima.
Il Resistente ha presentato un controricorso in data 24 maggio 2008 (di seguito “Controricorso”) nei termini previsti dal paragrafo B3 (a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie (di seguito: “Regole ADR”) richiedendo, seppur implicitamente, il rigetto del Ricorso della Ricorrente.
La data formale dell'inizio della procedura ADR è il 23 maggio 2008
- marchio comunitario n. 001086990, registrato in data 24.05.2000 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n. 00857387, concesso in data 6 dicembre 2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n.00857388, concesso in data 6 dicembre 2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
In data 7 aprile 2006 il sig. David Vaccalluzzo (di seguito:”Resistente”) residente a Torino, Via degli Ulivi, 33 ha provveduto alla registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu”.
La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 16 maggio 2008 ed in forma cartacea in data 19 maggio 2008 (di seguito: “Ricorso”). La Ricorrente, con il Ricorso, ha richiesto che il nome a dominio “tuttosport.eu” sia sottoposto alla procedura di riassegnazione prevista dall’art. 22.11 del Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il ccTLD “.eu” e, più specificamente, poiché è impresa avente sede legale nel territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4.2 del Reg. CE n. 733/2002, che il nome a dominio “tuttosport.eu” venga trasferito in capo alla Ricorrente medesima.
Il Resistente ha presentato un controricorso in data 24 maggio 2008 (di seguito “Controricorso”) nei termini previsti dal paragrafo B3 (a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie (di seguito: “Regole ADR”) richiedendo, seppur implicitamente, il rigetto del Ricorso della Ricorrente.
La data formale dell'inizio della procedura ADR è il 23 maggio 2008
A. Ricorrente
I) Notorietà della testata giornalistica e dei marchi “tuttosport”.
La Ricorrente asserisce nel Ricorso di essere una società italiana operante nel settore dell’editoria, titolare della storica testata giornalistica “tuttosport”, molto nota in Italia, fondata a Torino nel 1945, che ancora oggi costituisce quotidiano di riferimento per gli appassionati di eventi e personaggi legati al mondo dello sport.
La Ricorrente afferma inoltre che:
- apparso nelle prime edizioni come nuovo settimanale sportivo, “tuttosport” ha ben presto avuto tiratura trisettimanale e bisettimanale, per poi diventare uno dei maggiori quotidiani sportivi nazionali e internazionali, alla cui direzione si sono succeduti alcuni tra i più apprezzati nomi del giornalismo sportivo;
- la sua produzione si articola in sei centri stampa, al nord, centro e sud Italia, ed è oggi diffuso su tutto il territorio nazionale con amplissima tiratura (e distribuito anche all’estero);
- oltre all’Italia, la testata pone grossa attenzione anche all’Europa, dove pure si è diffusa realizzando un cospicuo volume di affari, in crescita continua;
- alla notorietà di “tuttosport” ha contribuito anche la comunicazione pubblicitaria che ha rappresentato e rappresenta per la Ricorrente un aspetto di fondamentale importanza strategica, con investimenti notevoli e partecipazione costante alle attività di sponsorizzazione e promozione dei più disparati eventi sportivi.
La Ricorrente evidenzia che “tuttosport”, oltre a costituire il titolo della corrispondente testata giornalistica sportiva edita dalla stessa, è da quest’ultima utilizzato e registrato in Italia e in Europa anche come marchio d’impresa, per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
II) Fatti antecedenti al Ricorso
Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente in data 7 aprile 2006 è avvenuta senza che lo stesso avesse alcun titolo ed in evidente malafede. Il nome a dominio in contestazione conduceva alla pagina web nella quale compariva la frase: “questo dominio è in vendita, se siete interessati, contattare il webmaster” il che palesa un inequivoco scopo di profitto del Resistente a danno della Ricorrente. Quest’ultima, tramite i propri legali, ha tentato di contattare il Resistente facendo presente come la registrazione del nome a dominio in questione fosse in violazione dei propri diritti prioritari e chiedendone il trasferimento immediato. Tuttavia, tali lettere sono rimaste del tutto prive di riscontro, come pure i successivi solleciti inviati anche per e-mail. La Ricorrente segnala altresì che
in seguito alla notizia della contestazione della Ricorrente e verosimilmente proprio a causa della diffida, il Resistente ha modificato la pagina web corrispondente al nome a dominio “tuttosport.eu” e il sito, al momento della presentazione del ricorso, conteneva solo una home page priva di contenuti e che non conduceva ad alcuna altra pagina. Nonostante gli sforzi dei legali della Ricorrente per comporre in via bonaria la vicenda e i plurimi solleciti, le trattative non hanno portato a nulla e si è reso quindi indispensabile l’instaurazione della presente procedura.
III) Presupposti su cui si fonda il Ricorso
La Ricorrente afferma che nella presente fattispecie ricorrono tutti i presupposti per ottenere il trasferimento del nome a dominio “tuttosport.eu” in capo alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (si seguito: “Regolamento”) posto che:
- il nome a dominio “tuttosport.eu” risulta revocabile ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento in quanto è esattamente identico alle registrazioni anteriori di marchio di cui la Ricorrente è titolare;
- i comprovati diritti anteriori della Ricorrente sul nome “tuttosport” di per sé escludono che il Resistente abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto di contestazione. Nel caso di specie secondo la Ricorrente non ricorrerebbe alcuna delle condizioni indicate dall’art. 21.2 del Regolamento;
- il nome a dominio contestato, originariamente in vendita, al momento della presentazione del Ricorso risultava privo di contenuti e non conduceva ad alcun sito attivo. La Ricorrente afferma che non è quindi possibile sostenere che il Resistente, prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, né che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale o altrimenti corretto senza l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato;
- non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso, trattandosi invece di un soggetto che nulla ha a che fare con l’attività suggerita dal nome a dominio, né dal canto suo la Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente a registrare e/o utilizzare il termine “tuttosport”, tanto meno come nome a dominio.
- Alla luce di quanto precede, deve concludersi, che il titolare del nome a dominio non può vantare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio “tuttosport.eu”.
La Ricorrente inoltre rileva come la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente sia stata effettuata in evidente malafede. Secondo la medesima tale malafede risulta facilmente desumibile in base alle seguenti considerazioni:
- innanzitutto, alla luce della rinomanza anche dovuta al lungo e diffuso utilizzo del marchio “tuttosport” in Italia, è impensabile che il Resistente possa aver registrato “tuttosport.eu” ignorando di ledere i diritti che su tale nome la Ricorrente stessa o comunque un’altra entità commerciale potesse avere. In proposito, data la rinomanza del marchio “tuttosport”, esso è certamente ed immediatamente percepibile dal pubblico, specie da quello italiano, come facente riferimento alla nota testata giornalistica della Ricorrente;
- il fatto che il nome a dominio contestato sia stato registrato il 7 aprile 2006, e cioè il primo giorno del periodo cd. “land rush” costituisce anch’esso un chiaro indice della mala fede del Resistente ed è quindi evidente che la registrazione del nome a dominio contestato sia avvenuta allo scopo di impedire al titolare di identico marchio registrato di registrare in proprio tale dominio;
- non rileva in alcun modo il fatto che la Ricorrente non avesse già richiesto la registrazione del nome a dominio precedentemente, nel periodo cd. “sunrise”, riservato ai soli titolari di diritti prioritari. Infatti, se non fosse intervenuta l’illegittima registrazione del Resistente, la Ricorrente ben avrebbe potuto tuttora liberamente esercitare il proprio diritto alla registrazione di “tuttosport.eu” anche dopo la scadenza del periodo “sunrise”;
- la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” in capo ad un soggetto non legittimato colpisce quindi consapevolmente e considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente in quanto può indurre in confusione i consumatori, diluire e danneggiare la reputazione ed il carattere distintivo del marchio della Ricorrente ed il suo avviamento e riconoscimento, colpisce quindi consapevolmente e considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente;
- il nome a dominio “tuttosport.eu”, nei due anni in cui è stato a disposizione del Resistente, non è mai stato concretamente utilizzato per alcun fine, né, tanto meno, per rendere visibile alcuna attività imprenditoriale sul web. Tale circostanza è ulteriormente aggravata dall’uso non corretto e illegittimo che in un primo periodo (e almeno fino al 1 febbraio 2007, data di creazione dell’attuale home page del sito www.tuttosport.eu) il Resistente ha fatto del nome a dominio. In tal caso, infatti, si può affermare l’espresso intento del Resistente di attrarre utenti Internet per conseguire un profitto commerciale, ingenerando rischio di confusione con il marchio della Ricorrente.
La Ricorrente asserisce nel Ricorso di essere una società italiana operante nel settore dell’editoria, titolare della storica testata giornalistica “tuttosport”, molto nota in Italia, fondata a Torino nel 1945, che ancora oggi costituisce quotidiano di riferimento per gli appassionati di eventi e personaggi legati al mondo dello sport.
La Ricorrente afferma inoltre che:
- apparso nelle prime edizioni come nuovo settimanale sportivo, “tuttosport” ha ben presto avuto tiratura trisettimanale e bisettimanale, per poi diventare uno dei maggiori quotidiani sportivi nazionali e internazionali, alla cui direzione si sono succeduti alcuni tra i più apprezzati nomi del giornalismo sportivo;
- la sua produzione si articola in sei centri stampa, al nord, centro e sud Italia, ed è oggi diffuso su tutto il territorio nazionale con amplissima tiratura (e distribuito anche all’estero);
- oltre all’Italia, la testata pone grossa attenzione anche all’Europa, dove pure si è diffusa realizzando un cospicuo volume di affari, in crescita continua;
- alla notorietà di “tuttosport” ha contribuito anche la comunicazione pubblicitaria che ha rappresentato e rappresenta per la Ricorrente un aspetto di fondamentale importanza strategica, con investimenti notevoli e partecipazione costante alle attività di sponsorizzazione e promozione dei più disparati eventi sportivi.
La Ricorrente evidenzia che “tuttosport”, oltre a costituire il titolo della corrispondente testata giornalistica sportiva edita dalla stessa, è da quest’ultima utilizzato e registrato in Italia e in Europa anche come marchio d’impresa, per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
II) Fatti antecedenti al Ricorso
Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente in data 7 aprile 2006 è avvenuta senza che lo stesso avesse alcun titolo ed in evidente malafede. Il nome a dominio in contestazione conduceva alla pagina web nella quale compariva la frase: “questo dominio è in vendita, se siete interessati, contattare il webmaster” il che palesa un inequivoco scopo di profitto del Resistente a danno della Ricorrente. Quest’ultima, tramite i propri legali, ha tentato di contattare il Resistente facendo presente come la registrazione del nome a dominio in questione fosse in violazione dei propri diritti prioritari e chiedendone il trasferimento immediato. Tuttavia, tali lettere sono rimaste del tutto prive di riscontro, come pure i successivi solleciti inviati anche per e-mail. La Ricorrente segnala altresì che
in seguito alla notizia della contestazione della Ricorrente e verosimilmente proprio a causa della diffida, il Resistente ha modificato la pagina web corrispondente al nome a dominio “tuttosport.eu” e il sito, al momento della presentazione del ricorso, conteneva solo una home page priva di contenuti e che non conduceva ad alcuna altra pagina. Nonostante gli sforzi dei legali della Ricorrente per comporre in via bonaria la vicenda e i plurimi solleciti, le trattative non hanno portato a nulla e si è reso quindi indispensabile l’instaurazione della presente procedura.
III) Presupposti su cui si fonda il Ricorso
La Ricorrente afferma che nella presente fattispecie ricorrono tutti i presupposti per ottenere il trasferimento del nome a dominio “tuttosport.eu” in capo alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (si seguito: “Regolamento”) posto che:
- il nome a dominio “tuttosport.eu” risulta revocabile ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento in quanto è esattamente identico alle registrazioni anteriori di marchio di cui la Ricorrente è titolare;
- i comprovati diritti anteriori della Ricorrente sul nome “tuttosport” di per sé escludono che il Resistente abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto di contestazione. Nel caso di specie secondo la Ricorrente non ricorrerebbe alcuna delle condizioni indicate dall’art. 21.2 del Regolamento;
- il nome a dominio contestato, originariamente in vendita, al momento della presentazione del Ricorso risultava privo di contenuti e non conduceva ad alcun sito attivo. La Ricorrente afferma che non è quindi possibile sostenere che il Resistente, prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, né che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale o altrimenti corretto senza l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato;
- non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso, trattandosi invece di un soggetto che nulla ha a che fare con l’attività suggerita dal nome a dominio, né dal canto suo la Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente a registrare e/o utilizzare il termine “tuttosport”, tanto meno come nome a dominio.
- Alla luce di quanto precede, deve concludersi, che il titolare del nome a dominio non può vantare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio “tuttosport.eu”.
La Ricorrente inoltre rileva come la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente sia stata effettuata in evidente malafede. Secondo la medesima tale malafede risulta facilmente desumibile in base alle seguenti considerazioni:
- innanzitutto, alla luce della rinomanza anche dovuta al lungo e diffuso utilizzo del marchio “tuttosport” in Italia, è impensabile che il Resistente possa aver registrato “tuttosport.eu” ignorando di ledere i diritti che su tale nome la Ricorrente stessa o comunque un’altra entità commerciale potesse avere. In proposito, data la rinomanza del marchio “tuttosport”, esso è certamente ed immediatamente percepibile dal pubblico, specie da quello italiano, come facente riferimento alla nota testata giornalistica della Ricorrente;
- il fatto che il nome a dominio contestato sia stato registrato il 7 aprile 2006, e cioè il primo giorno del periodo cd. “land rush” costituisce anch’esso un chiaro indice della mala fede del Resistente ed è quindi evidente che la registrazione del nome a dominio contestato sia avvenuta allo scopo di impedire al titolare di identico marchio registrato di registrare in proprio tale dominio;
- non rileva in alcun modo il fatto che la Ricorrente non avesse già richiesto la registrazione del nome a dominio precedentemente, nel periodo cd. “sunrise”, riservato ai soli titolari di diritti prioritari. Infatti, se non fosse intervenuta l’illegittima registrazione del Resistente, la Ricorrente ben avrebbe potuto tuttora liberamente esercitare il proprio diritto alla registrazione di “tuttosport.eu” anche dopo la scadenza del periodo “sunrise”;
- la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” in capo ad un soggetto non legittimato colpisce quindi consapevolmente e considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente in quanto può indurre in confusione i consumatori, diluire e danneggiare la reputazione ed il carattere distintivo del marchio della Ricorrente ed il suo avviamento e riconoscimento, colpisce quindi consapevolmente e considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente;
- il nome a dominio “tuttosport.eu”, nei due anni in cui è stato a disposizione del Resistente, non è mai stato concretamente utilizzato per alcun fine, né, tanto meno, per rendere visibile alcuna attività imprenditoriale sul web. Tale circostanza è ulteriormente aggravata dall’uso non corretto e illegittimo che in un primo periodo (e almeno fino al 1 febbraio 2007, data di creazione dell’attuale home page del sito www.tuttosport.eu) il Resistente ha fatto del nome a dominio. In tal caso, infatti, si può affermare l’espresso intento del Resistente di attrarre utenti Internet per conseguire un profitto commerciale, ingenerando rischio di confusione con il marchio della Ricorrente.
B. Resistente
Il Resistente nel proprio Controricorso ha rilevato che il dominio oggetto di disputa tuttosport.eu è stato da lui registrato successivamente allo scadere del "Sunrise period" che tutelava le aziende titolari di marchi registrati, permettendo loro la registrazione in via esclusiva del nome a dominio corrispondente al loro marchio. Superata questa fase, secondo il Ricorrente, chiunque poteva registrare un dominio con qualsiasi nome e le aziende titolari di marchi registrati perdevano ogni diritto di prelazione sugli stessi.
Discussione e conclusioni
1. Aspetti introduttivi
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (di seguito: “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità di un nome di dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome di dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell’onere della prova da parte della Ricorrente medesima.
2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
In primo luogo la Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con i diritti anteriori vantati dalla medesima. Dall’esame della documentazione presentata risulta infatti chiaramente come il nome a dominio “tuttosport.eu” registrato dal Resistente sia identico ai marchi nazionali (n. 00857387 depositato in data 29.12.1998 e n. 00857388 depositato in data 29.12.1998) ed al marchio comunitario (n. 001086990, registrato in data 24.05.2000) registrati dalla Ricorrente in data anteriore a quella del nome a dominio.
3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l’onere di provare l’assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome di dominio contestato.
L’articolo 21 del Regolamento, al suo numero (2), precisa che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
- prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario;
- il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario.
Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n.3820, 2888 e 1250), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo alla Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome di dominio contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti elementi e delle seguenti circostanze:
- la Ricorrente ha rilevato come non risulti da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso;
- il Resistente, in base alle dichiarazioni della Ricorrente ed alla documentazione prodotta (cfr. doc. 8 allegato al Ricorso), in seguito alla registrazione del nome a dominio contestato, si è dichiarato in un primo momento disponibile a venderlo attraverso il messaggio pubblicato sulla pagina web statica corrispondente al dominio “tuttosport.eu” che recava l’esplicita indicazione “Questo dominio è in vendita. Se interessati contattare il WEBMASTER”. Tale fatto è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di qualsivoglia interesse da parte del Resistente ad effettivamente utilizzare il nome a dominio contestato;
- all’infuori del predetto messaggio (indubbiamente di natura commerciale) il nome a dominio “tuttosport.eu” non è mai stato utilizzato per pubblicare specifici contenuti e pertanto è possibile dedurre che il Resistente non abbia mai abbia fatto un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto dei marchi di titolarità della Ricorrente.
- la Ricorrente ha dichiarato infine di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “tuttosport” né a registrarlo come nome a dominio.
- il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome di dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di essere una persona fisica comunemente nota con il nome “tuttosport”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse all’utilizzo di quel nome di dominio. Il Resistente si è limitato ad affermare che successivamente al termine del “sunrise period” chiunque può chiedere la registrazione di un nome a dominio con estensione “.eu” indipendentemente dal possesso di un diritto anteriore quale un marchio.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente la Commissione rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da alcun fondamento di carattere giuridico. Si evidenzia infatti come lo stesso articolo 21 del Regolamento che ha la funzione specifica di tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, abbia trovato principale applicazione proprio nel periodo successivo al “sunrise period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario aveva proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti decisioni (si veda la decisione nel procedimento n. 4921) il fatto di registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “sunrise period”, non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può considerarsi in ogni caso sufficiente a testimoniare un diritto o legittimo interesse del richiedente. Costituisce comunque un obbligo del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio “.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad essere come visto priva di alcuna giustificazione giuridica, può essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome “tuttosport”.
4. Prova della malafede
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome di dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa registrati e l’assenza sullo stesso di un diritto o di interesse legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini della definizione del presente procedimento verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome di dominio oggetto del Ricorso. Tuttavia questa Commissione per maggiore completezza ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’art. 21.3 del Regolamento prevede una serie di circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio. L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare anche da altri elementi la prova della cattiva fede (si veda in tal senso la decisione nel procedimento n. 4362). Nel caso di specie la Commissione, ritiene che in considerazione dell’indiscutibile notorietà dei marchi e della testata “tuttosport” sia inconcepibile che il Resistente li ignorasse al momento della registrazione del nome a dominio contestatato. Si consideri inoltre che il Resistente risiede a Torino, città nella quale è stata fondata la testata “tuttosport” e nella quale ha dunque una rinomanza ancora più accentuata che nel resto della nazione, ed è quindi impensabile che lo stesso non ne conoscesse l’esistenza. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la malafede posto che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben rappresentato nel momento in cui ha registrato il nome a dominio contestato, l’identità dello stesso con la testata ed i marchi della Ricorrente ed era cosciente di ledere i diritti del titolare degli stessi.
Sotto un diverso punto di vista neppure il comportamento tenuto dal Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai caratteri della buona fede. Si consideri, come più volte stabilito da questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n. 2235 e n. 4949), che una volta dimostrato il diritto preesistente della Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano connotati da cattiva fede. Tra questi non rientrano, come specificato dall’articolo 21.3 (d) del Regolamento l’uso intenzionale del nome a dominio per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario. L’uso del nome a dominio per una finalità commerciale (inclusa l’offerta di vendita del nome a dominio) in queste circostanze costituirebbe quindi una prova dell’esistenza della cattiva fede. La dichiarazione pubblicata per alcuni mesi (nel periodo tra la data della registrazione ed il 1 febbraio 2007) sulla pagina web statica corrispondente al nome a dominio contestato della disponibilità a venderlo, dimostra l’intento commerciale del Resistente e quindi la sua mala fede in tale uso del nome a dominio.
Si aggiunga inoltre per completezza che il Resistente dalla data della sua registrazione (7 aprile 2006) non ha utilizzato in modo pertinente il nome a dominio contestato. Tale mancato pertinente utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente prolungatosi per oltre due anni dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la malafede dello stesso ai sensi dell’art. 21.3 (b) del Regolamento. Nel caso di specie, infatti, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella registrazione del nome a dominio contestato se non quello di impedire alla Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente ai marchi dalla stessa in precedenza registrati. A questo proposito, come suggerito dalla Ricorrente, potrebbe altresì assumere una certa rilevanza, non sufficiente da sola a provare la mala fede del Resistente, il fatto che la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” sia avvenuta proprio nel primo giorno del “land rush” ovvero in data immediatamente successiva allo scadere del ”sunrise period”.
5. Conclusioni
In conclusione la Commissione ritiene che il nome a dominio “tuttosport.eu” sia stato registrato dal Resistente senza che lo stesso vantasse un diritto o un interesse legittimo ed in malafede.
Con riferimento alle richieste della Ricorrente, l’articolo 22 (11) del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 decide di revocare il nome di dominio. Lo stesso articolo prevede che il nome di dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002.
In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:
- qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea
- qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l’applicazione della normativa nazionale
- qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea
Nel caso di specie la Commissione dispone la revoca del nome a dominio contestato e, dal momento che sussistono i presupposti di cui alla predetta norma, il trasferimento dello stesso in capo alla Ricorrente.
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (di seguito: “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità di un nome di dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome di dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell’onere della prova da parte della Ricorrente medesima.
2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
In primo luogo la Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con i diritti anteriori vantati dalla medesima. Dall’esame della documentazione presentata risulta infatti chiaramente come il nome a dominio “tuttosport.eu” registrato dal Resistente sia identico ai marchi nazionali (n. 00857387 depositato in data 29.12.1998 e n. 00857388 depositato in data 29.12.1998) ed al marchio comunitario (n. 001086990, registrato in data 24.05.2000) registrati dalla Ricorrente in data anteriore a quella del nome a dominio.
3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l’onere di provare l’assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome di dominio contestato.
L’articolo 21 del Regolamento, al suo numero (2), precisa che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
- prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario;
- il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario.
Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n.3820, 2888 e 1250), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo alla Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome di dominio contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti elementi e delle seguenti circostanze:
- la Ricorrente ha rilevato come non risulti da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso;
- il Resistente, in base alle dichiarazioni della Ricorrente ed alla documentazione prodotta (cfr. doc. 8 allegato al Ricorso), in seguito alla registrazione del nome a dominio contestato, si è dichiarato in un primo momento disponibile a venderlo attraverso il messaggio pubblicato sulla pagina web statica corrispondente al dominio “tuttosport.eu” che recava l’esplicita indicazione “Questo dominio è in vendita. Se interessati contattare il WEBMASTER”. Tale fatto è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di qualsivoglia interesse da parte del Resistente ad effettivamente utilizzare il nome a dominio contestato;
- all’infuori del predetto messaggio (indubbiamente di natura commerciale) il nome a dominio “tuttosport.eu” non è mai stato utilizzato per pubblicare specifici contenuti e pertanto è possibile dedurre che il Resistente non abbia mai abbia fatto un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto dei marchi di titolarità della Ricorrente.
- la Ricorrente ha dichiarato infine di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “tuttosport” né a registrarlo come nome a dominio.
- il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome di dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di essere una persona fisica comunemente nota con il nome “tuttosport”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse all’utilizzo di quel nome di dominio. Il Resistente si è limitato ad affermare che successivamente al termine del “sunrise period” chiunque può chiedere la registrazione di un nome a dominio con estensione “.eu” indipendentemente dal possesso di un diritto anteriore quale un marchio.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente la Commissione rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da alcun fondamento di carattere giuridico. Si evidenzia infatti come lo stesso articolo 21 del Regolamento che ha la funzione specifica di tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, abbia trovato principale applicazione proprio nel periodo successivo al “sunrise period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario aveva proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti decisioni (si veda la decisione nel procedimento n. 4921) il fatto di registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “sunrise period”, non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può considerarsi in ogni caso sufficiente a testimoniare un diritto o legittimo interesse del richiedente. Costituisce comunque un obbligo del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio “.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad essere come visto priva di alcuna giustificazione giuridica, può essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome “tuttosport”.
4. Prova della malafede
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome di dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa registrati e l’assenza sullo stesso di un diritto o di interesse legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini della definizione del presente procedimento verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome di dominio oggetto del Ricorso. Tuttavia questa Commissione per maggiore completezza ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’art. 21.3 del Regolamento prevede una serie di circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio. L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare anche da altri elementi la prova della cattiva fede (si veda in tal senso la decisione nel procedimento n. 4362). Nel caso di specie la Commissione, ritiene che in considerazione dell’indiscutibile notorietà dei marchi e della testata “tuttosport” sia inconcepibile che il Resistente li ignorasse al momento della registrazione del nome a dominio contestatato. Si consideri inoltre che il Resistente risiede a Torino, città nella quale è stata fondata la testata “tuttosport” e nella quale ha dunque una rinomanza ancora più accentuata che nel resto della nazione, ed è quindi impensabile che lo stesso non ne conoscesse l’esistenza. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la malafede posto che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben rappresentato nel momento in cui ha registrato il nome a dominio contestato, l’identità dello stesso con la testata ed i marchi della Ricorrente ed era cosciente di ledere i diritti del titolare degli stessi.
Sotto un diverso punto di vista neppure il comportamento tenuto dal Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai caratteri della buona fede. Si consideri, come più volte stabilito da questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n. 2235 e n. 4949), che una volta dimostrato il diritto preesistente della Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano connotati da cattiva fede. Tra questi non rientrano, come specificato dall’articolo 21.3 (d) del Regolamento l’uso intenzionale del nome a dominio per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario. L’uso del nome a dominio per una finalità commerciale (inclusa l’offerta di vendita del nome a dominio) in queste circostanze costituirebbe quindi una prova dell’esistenza della cattiva fede. La dichiarazione pubblicata per alcuni mesi (nel periodo tra la data della registrazione ed il 1 febbraio 2007) sulla pagina web statica corrispondente al nome a dominio contestato della disponibilità a venderlo, dimostra l’intento commerciale del Resistente e quindi la sua mala fede in tale uso del nome a dominio.
Si aggiunga inoltre per completezza che il Resistente dalla data della sua registrazione (7 aprile 2006) non ha utilizzato in modo pertinente il nome a dominio contestato. Tale mancato pertinente utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente prolungatosi per oltre due anni dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la malafede dello stesso ai sensi dell’art. 21.3 (b) del Regolamento. Nel caso di specie, infatti, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella registrazione del nome a dominio contestato se non quello di impedire alla Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente ai marchi dalla stessa in precedenza registrati. A questo proposito, come suggerito dalla Ricorrente, potrebbe altresì assumere una certa rilevanza, non sufficiente da sola a provare la mala fede del Resistente, il fatto che la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” sia avvenuta proprio nel primo giorno del “land rush” ovvero in data immediatamente successiva allo scadere del ”sunrise period”.
5. Conclusioni
In conclusione la Commissione ritiene che il nome a dominio “tuttosport.eu” sia stato registrato dal Resistente senza che lo stesso vantasse un diritto o un interesse legittimo ed in malafede.
Con riferimento alle richieste della Ricorrente, l’articolo 22 (11) del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 decide di revocare il nome di dominio. Lo stesso articolo prevede che il nome di dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002.
In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:
- qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea
- qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l’applicazione della normativa nazionale
- qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea
Nel caso di specie la Commissione dispone la revoca del nome a dominio contestato e, dal momento che sussistono i presupposti di cui alla predetta norma, il trasferimento dello stesso in capo alla Ricorrente.
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio TUTTOSPORT al Ricorrente.
PANELISTS
Name | Pietro Tamburrini |
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Data della Decisione Arbitrale
2008-07-23