Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000283

Landgericht Düsseldorf, Az.: 14c O 226/05

Der gegenständlichen Entscheidung liegt eine Beschwerde der LTUR Tourismus AG gegen die Registrierung des Domainnamens „lastminute.eu“ durch den Beschwerdegegner, Herrn Thomas Rücker, zugrunde.

Die Beschwerdeführerin ist als Vermittlerin von Last-Minute-Reisen tätig. Sie ist Inhaberin der am 26.08.2004 angemeldeten und am 18.10.2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klasse 25 eingetragenen Wortmarke Nr. 30449653 „Last Minute“.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber einer am 29.09.2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Waren „Farben, Firnisse und Lacke für gewerbliche Zwecke, Handwerk und Künste“ in Klasse 2 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30542417 „last minute“. Er ist Inhaber des unter Berufung auf die vorgenannte Markenregistrierung während der Phase der gestaffelten Registrierung im Sinne des Art. 10 ff. der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 angemeldeten Domainnamens „lastminute.eu“.

Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die am 18.10.2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klasse 25 eingetragene Wortmarke Nr. 30449653.7 „Last Minute“ sei identisch mit dem streitgegenständlichen Domainnamen „lastminute.eu“.

Der Beschwerdegegner habe kein eigenes Recht an dem Domainnamen „lastminute.eu“, da es sich bei der für den Beschwerdegegner eingetragene Marke „last minute“ um eine bösgläubige Markenregistrierung handle, aus der dieser keine Rechte an dem streitgegenständlichen Domainnamen im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ableiten könne und die kein Recht zur Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens während der Phase der gestaffelten Registrierung begründet habe. Der Domaininhaber missbrauche eine Lücke des Verfahrens der gestaffelten Registrierung, die inzwischen auch Gegenstand öffentlicher Kritik sei. Diese Lücke im Sunrise-Verfahren widerspreche den Zwecken der Verordnungen (EG) Nr. 874/2004.

Die Umstände der Registrierung der Marke machten deutlich, dass der Beschwerdegegner eine tatsächliche Benutzung der Marke nicht beabsichtigt habe und die Markenregistrierung ausschließlich zu dem Zweck erfolgt sei, sich den streitgegenständlichen Domainnamen während der Phase der gestaffelten Registrierung bevorrechtigt zu registrieren. Ein Benutzungswille sei nach den vom Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen vom 23.11.2000 zu I ZR 93/98 – Classe E und vom 03.02.2005 zu I ZR 45/03 – russisches Schaumgebäck aufgestellten Grundsätzen jedoch Voraussetzung für die Entstehung des Markenschutzes.

Das Fehlen des Benutzungswillens ergebe sich insbesondere auch daraus, dass die Marke für Waren „Farben, Firnissen oder Lacke“ registriert sei, die vom Beschwerdegegner nicht hergestellt oder vertrieben würden. Der Beschwerdegegner betreibe ein Cafe in Wuppertal, das nichts mit Farben, Firnissen oder Lacken zu tun habe.

Der Beschwerdegegner gehöre zu einer Gruppe von „Domaingrabbern“, die mindestens 44 beschreibende Domainnamen während der Sunrise-Phase I auf der Grundlage von ausschließlich zu diesem Zweck registrierten Scheinmarken beantragt habe. Der enge zeitliche Zusammenhang der Marken- und Domainanmeldungen in der Phase der gestaffelten Registrierung mache deutlich, dass die Markenanmeldungen ausschließlich dazu gedient hätten, die streitgegenständlichen und weitere beschreibende Domainnamen bevorrechtigt in zu registrieren.

Der Beschwerdegegner könne auch keine sonstigen berechtigten Interessen an dem Domainnamen geltend machen. Die Registrierung eines Domainnamens zum Zwecke der Spekulation und des gewinnbringenden Verkaufs stelle eine bösgläubige Domainregistrierung im Sinne des Artikel 21 Abs. 1 (a) Verordnung (EG) Nr. 874/2004 dar und stehe im Widerspruch zum Zweck der gestaffelten Registrierung gemäß der Art. 10 ff. der Verordnung (EG) Nr. 874/2004. Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung sei es gewesen, spekulative und missbräuchliche Registrierungen zu verhindern.

Der Beschwerdegegner habe sich die Registrierung des Domainnamens während der Phase der gestaffelten Registrierung unter Berufung auf eine bloß formelle Rechtsstellung und damit unter Verstoß gegen die .EU Sunriseregeln verschafft. Er habe den streitgegenständlichen Domainnamen der Beschwerdeführerin durch einen von ihm beauftragten Vermittler, Herrn Alexander Schubert, zum Kauf anbieten lassen. Die Registrierung des Domainnamens sei daher nachweislich in bösgläubiger Absicht, nämlich zu dem Zweck erfolgt, diesen an den Inhaber eines Namens oder sonstigen früheren Rechts zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen.

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die Übertragung des Domainnamen „lastminute.eu“ an die Beschwerdeführerin anzuordnen.

Der Beschwerdegegner bestreitet das Vorbringen der Beschwerdeführerin, beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und führt im Wesentlichen wie folgt aus:

Die Beschwerdeführerin habe kein besseres Recht an dem streitgegenständlichen Domainnamen „lastminute.eu“. Sämtliche von der Beschwerdeführerin angeführten Umstände zur Diskreditierung des Beschwerdegegners wären falsch und frei erfunden. Der Beschwerdegegner sei Inhaber der deutschen Marke „last minute“ und verwende diese Marke für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen. Da die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Marke abgelaufen sei, müsse vom Bestand der Marke ausgegangen werden. Die für die Waren „Bekleidungsstücke“ in Klasse 25 eingetragene Marke der Beschwerdeführerin und die in Klasse 2 für „Farben und Lacke“ eingetragene Marke des Beschwerdegegners seien nicht verwechslungsfähig. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu einer angeblichen „Nichtigkeit“ der Marke des Beschwerdegegners seien daher weder nachvollziehbar noch rechtlich relevant. Die Bezeichnung „last minute“ würde in der Bundesrepublik Deutschland als Markenbezeichnung für eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten von einer Vielzahl von Unternehmen markenmäßig genutzt. Derzeit wären 41 Marken mit dem Bestandteil „last minute“ beim Deutsche Patent- und Markenamt angemeldet. Ein von der Beschwerdeführerin behauptetes Alleinstellungsrecht hinsichtlich der Bezeichnung „last minute“ bestehe daher nachweislich nicht.

Nach den Sunriseregelungen komme es überdies nicht auf die Markennutzung an. Antragsberechtigt seien alle Inhaber früherer Rechte gewesen, zu denen auch nationale Marken gehörten. Unbestreitbar hätten beide Parteien des ADR-Verfahrens rechtsgültige nationale Marken, die nicht verwechslungsfähig seien. Der Beschwerdegegner verweist auf die Entscheidung des LG Düsseldorf, Az. 14c O 226/05 vom 7.3.2006, mit der der der Antrag der Beschwerdeführerin, im Wege der einstweiligen Verfügung die Rücknahme des Antrags auf Registrierung des Domainnamens „lastminute.eu“ während der Phase der gestaffelten Registrierung anzuordnen, zurückgewiesen wurde.

Der Beschwerdegegner bestreitet, dass er den streitgegenständlichen Domainnamen in der Absicht registriert habe, ihn an die Beschwerdeführerin zu verkaufen. Ein Herr Alexander Schubert sei ihm nicht bekannt. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte E-Mail, in dem dieser der Beschwerdeführerin den streitgegenständlichen Domainnamen zum Kauf angeboten habe, sei nicht von ihm veranlasst worden.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Gemäß Artikel 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann von jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren angestrengt werden, wenn die Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004 ist oder wenn eine Entscheidung des Registers gegen die Verordnungen (EG) Nr. 874/2004 und Nr. 733/2002 verstößt.

Gegenstand des vorliegenden außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens ist ausschließlich die Frage, ob die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens durch den Beschwerdegegner spekulativ oder missbräuchlich im Sinne des Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfolgt ist. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu angeblichen Verstößen der Entscheidung des Registers gegen die Bestimmungen der Sunriseregeln ist nicht Prüfungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens und war vom Schiedsgericht bei der Entscheidungsfindung daher nicht zu berücksichtigen. Sofern die Beschwerdeführerin eine schiedsgerichtliche Entscheidung der Frage begehrt, ob die Voraussetzungen der Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens während der Phase der gestaffelten Registrierung vorlagen, wäre die Beschwerde gegen das Register zu richten gewesen.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich erfolgt ist und die Übertragung des Domainnamen beantragt, hat die Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließlich unter Anwendung der Bestimmung des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zu erfolgen. Diese setzt voraus, dass der

(1) streitgegenständliche Domainname mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt
(2) der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann
(3) oder diesen in böser Absicht registriert oder benutzt.


I. Identität oder verwirrende Ähnlichkeit zwischen dem Domainnamen und einem Namen, an dem Recht bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) 874/2004)

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 18.10.2004 bei Deutschen Patent- und Markeamt für „Bekleidungsstücke“ eingetragenen Marke Nr. 30449653 „Last Minute“.

Die Marke „Last Minute“ ist abgesehen von dem zwischen den Worten „last“ und „minute“ bestehenden Leerzeichen und der Top-Level-Domain „eu“ mit dem streitgegenständlichen Domainnamen „lastminute.eu“ identisch. Bei der Prüfung der Identität bzw. verwirrenden Ähnlichkeit des Domainnamens und der Marke der Beschwerdeführerin im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist allein die Second-Level-Domain beachtlich, während die Top-Level-Domains „.eu“ aufgrund ihrer vom Verkehr erkannten Bedeutung als notwendiger Bestandteil eines Domainnamens bei der vergleichenden Gegenüberstellung außer Betracht bleibt. Die aus sachlichen Gründen erforderliche Zusammenschreibung der Begriffe „Last“ und „Minute“ in dem Domainnamen statt der Schreibweise in zwei Worten steht der Annahme einer Übereinstimmung zwischen Marke und dem Domainnamen ebenfalls nicht entgegen.

Das Schiedsgericht geht daher davon aus, dass die erforderliche Identität zwischen der Marke der Beschwerdeführerin „Last Minute“ und dem streitgegenständlichen Domainnamen „lastminute.eu“ im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 besteht.


II. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Gewährung eines Anspruchs auf Übertragung des Domainnamens setzt gemäß Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann.

Der Beschwerdegegner ist ausweislich des von der Beschwerdeführerin vorgelegten Auszuges aus der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamts Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 29.09.2005 in Warenklasse 2 für „Farben, Firnisse und Lacke für gewerbliche Zwecke, Handwerk und Künste“ eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30542417 „last minute“. Er macht geltend, dass ihm aufgrund der Registrierungen der Marke ein Recht an dem streitgegenständlichen Domainnamen zustehe.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der Beschwerdegegner die vorgenannte Marke ohne Benutzungswillen und ausschließlich mit der Zielsetzung registriert habe, sich auf unlautere Weise den streitgegenständlichen Domainnamen während der Phase der gestaffelten Registrierung zu verschaffen. Sie macht geltend, dass der Beschwerdegegner daher aus dieser Marke kein Recht im Sinne des At. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 an dem streitgegenständlichen Domainnamen „lastminute.eu“ ableiten könne.

Das Schiedsgericht vertritt die Auffassung, dass der Vorwurf des bösgläubigen Erwerbs oder Verwendung einer Marke eine vom Schiedsgericht zu beachtende Einwendung gegen die Behauptung eines bestehenden Rechts an dem streitgegenständlichen Domainnamen darstellen kann. Im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG kommt der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes über die Eintragung der Marke keine Bindungswirkung zu. Wie der Verletzungsrichter im Verfahren vor den staatlichen Gerichten ist daher auch das Schiedsgericht an den Bestand der Markeneintragung nicht gebunden, wenn ausreichende Nachweise vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke des Beschwerdegegners bösgläubig erworben wurde und folglich die Berufung auf das erworbene Zeichenrecht die unlautere Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung gegenüber dem Beschwerdeführer darstellt. Dies entspricht der Rechtslage vor den staatlichen Gerichten und der Entscheidungspraxis der Beschwerdepanel in den außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren gemäß der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, die ein Bindungswirkung der Entscheidungen der Markenämter nur hinsichtlich der Frage der bestehenden Unterscheidungskraft eines Zeichens, nicht aber hinsichtlich der Frage der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung annehmen (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 23.11.2000, I ZR 93/98 – ClasseE; Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com", WIPO Case No. D2000-0847 – madonna.com).

Der vorliegende Sachverhalt rechtfertigt die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung allerdings nicht. Selbst wenn man annimmt, dass es an einem tatsächlichen Willen der Benutzung der Marke „last minute“ durch den Beschwerdegegner fehlt und er das Zeichen „last minute“ hauptsächlich mit der Zielsetzung als Marke registriert hat, sich die Möglichkeit der bevorrechtigten Registrierung des Zeichen während der Phase der gestaffelten Registrierung zu verschaffen, folgt daraus noch nicht die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung. Vielmehr kann sich der Beschwerdegegner nach Ansicht des Schiedsgerichts nur dann nicht auf eine Markenregistrierung berufen, wenn weitere Unlauterkeitselemente vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke zur unlauteren Behinderung der Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin registriert wurde.

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Behinderung der Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin das wesentliche Motiv der Markenanmeldung darstellt, da die Schutzbereiche der Marken keine Überschneidungen aufweisen und folglich die Registrierung der Marke des Beschwerdegegners keine Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin zur Folge hat. Das Schiedgericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner ein Recht an dem streitgegenständlichen Domainnamen geltend machen kann.

Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner die Marke „last minute“ ohne Benutzungswillen und ausschließlich mit der Zielsetzung registriert habe, um sich ein Recht zur bevorrechtigten Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens unter Verstoß gegen die Verordnungen (EG) Nr. 733/2002 und Nr. 874/2004 zu erschleichen, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Entscheidung.


III. Bösgläubige Registrierung oder Benutzung

Der von der Beschwerdeführerin geltende gemachte Anspruch auf Übertragung des streitgegenständlichen Domainnamens wäre auch dann begründet, wenn nachgewiesen ist, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen „lastminute.eu“ in böser Absicht registriert oder benutzt hat.

Der Begriff der „bösgläubige Registrierung und Benutzung“ wird durch eine kasuistische Aufzählung der wichtigsten Formen bösgläubiger Registrierung und Benutzung von Domainnamen in Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 konkretisiert. Diese haben jedoch nur Beispielcharakter und schließen nicht aus, dass das Schiedsgericht den Vorwurf der Bösgläubigkeit auch auf eine nicht in Art. 21 Abs. 3 genannte Verhaltensweise stützt.

Das Schiedsgericht ist jedoch der Auffassung, dass keiner der in Art. 21 Abs. 3 aufgeführten Bösgläubigkeitsfälle vorliegt und auch die sonstigen Umstände der Registrierung des Domainnamen den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht rechtfertigen.

Bösgläubigkeit im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 liegt nach Art. 21 Abs. 3 (a) vor, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht zu vermieten oder anderweitig zu übertragen.

Das Schiedsgericht geht nach Würdigung der Gesamtumstände des Streitfalls davon aus, dass der Nachweis, dass der Domainname registriert wurde, um ihn an den Beschwerdeführer zu verkaufen, nicht erbracht wurde. Zwar spricht nach der Lebenserfahrung einiges für die Annahme, dass die an die Beschwerdeführerin gerichtete Anfrage des Herrn Alexander Schubert, ob sie an einem käuflichen Erwerb des Domainnamens interessiert sei, von der Beschwerdegegnerin veranlasst war. Ob dies tatsächlich der Fall war, lässt sich im vorliegenden Verfahren jedoch nicht abschließend klären.

Selbst wenn man allerdings davon ausgeht, dass der Verkauf des Domainnamens an den Beschwerdegegner ein Motiv für die Domainregistrierung darstellt, ist der Bösgläubigkeitstatbestands des Art. 21 Abs. 3 a der Verordnung Nr. 874/2004 nur dann erfüllt, wenn ein nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht bestehendes Recht des Beschwerdeführers Anlass der Registrierung des Domainamens war.

Hieran scheitert der Vorwurf der Bösgläubigkeit, da der Begriff „Last Minute“ für Dienstleistungen im Bereich „Tourismus“ aufgrund eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nicht schutzfähig ist. Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist im Grundsatz keinen rechtlichen Schranken unterworfen. Es ist daher nicht rechtsmissbräuchlich, einen Gattungsbegriff, an dessen Verwendung als Domainnamen auch Dritte ein Interesse haben, als Domainnamen zu registrieren und diese zu Kauf anzubieten. Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist vielmehr weitgehend dem Grundsatz der Priorität unterworfen. Dies gilt auch dann, wenn an einem Gattungsbegriff gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte bestehen, so dass der Inhaber eines Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung als Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, selbst wenn der Dritte, der sich diese Bezeichnung hat registrieren lassen, über kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht verfügt.

Aus den vorgenannten Gründen sind auch die weiteren Bösgläubigkeitsmerkmale des Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nicht erfüllt, insbesondere ist nach den Umständen des Streitfalls nicht ersichtlich, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen registriert hat, um zu verhindern, dass der Beschwerdeführer ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes Recht als Domainnamen verwenden kann.

Die Frage, ob die Voraussetzungen der Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens während der Phase der gestaffelten Registrierung vorlagen, war nicht Gegenstand der schiedsgerichtlichen Prüfung, sondern ist ausschließlich in einem gegen das Register zu richtenden außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren zu klären.

Aus den vorgenannten Erwägungen sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß die Beschwerde abgewiesen wird.