| Case number | CAC-ADREU-000475 |
|---|---|
| Time of filing | 2006-03-30 09:45:39 |
| Domain names | helsinki.eu |
Case administrator
| Name | Tereza Bartošková |
|---|
Complainant
| Organization / Name | Helsingin Kaupunki |
|---|
Respondent
| Organization / Name | Traffic Web Holding BV |
|---|
Insert information about other legal proceedings the Panel is aware of which are pending or decided and which relate to the disputed domain name
Volgens opgave van partijen lopen er geen andere procedures.
Factual Background
Klaagster is de gemeente Helsinki die op grond van de Finse wet op de gemeenten 1995/365 (Kuntalaki 1995/365) belast is met het bestuur van een geografisch gebied dat Helsinki heet.
Verweerster is houdster van het Benelux beeldmerk 781243 HELSI & NKI, dat geregistreerd is in klasse 23 voor garens en dat op 2 december 2005 gedeponeerd is en toen als voorlopige spoedinschrijving is geregistreerd (het “Merk”). Op 7 december 2005 heeft Verweerster met een beroep op voornoemd Beneluxmerk als ouder recht de domeinnaam <helsinki.eu> (de “Domeinnaam”) aangevraagd die, na verificatie, op haar naam is geregistreerd. De website onder de Domeinnaam geeft informatie over de stad Helsinki, Finland.
Naast de Domeinnaam heeft Verweerster nog meer dan 800 andere .eu-domeinnamen aangevraagd in de Sunrise-periode.
Op 30 januari 2006 en 20 februari 2006 heeft Klaagster de Domeinnaam aangevraagd.
Verweerster is houdster van het Benelux beeldmerk 781243 HELSI & NKI, dat geregistreerd is in klasse 23 voor garens en dat op 2 december 2005 gedeponeerd is en toen als voorlopige spoedinschrijving is geregistreerd (het “Merk”). Op 7 december 2005 heeft Verweerster met een beroep op voornoemd Beneluxmerk als ouder recht de domeinnaam <helsinki.eu> (de “Domeinnaam”) aangevraagd die, na verificatie, op haar naam is geregistreerd. De website onder de Domeinnaam geeft informatie over de stad Helsinki, Finland.
Naast de Domeinnaam heeft Verweerster nog meer dan 800 andere .eu-domeinnamen aangevraagd in de Sunrise-periode.
Op 30 januari 2006 en 20 februari 2006 heeft Klaagster de Domeinnaam aangevraagd.
A. Complainant
Klaagster baseert haar vorderingen op het volgende:
Verweerster is een openbaar lichaam dat gerechtigd is om domeinnamen te registreren in de fase van de Sunrise-periode op grond van artikel 10 lid 1 juncto 10 lid 3 van Vordering (EG) 874/2004 (de “Public Policy”). Op 30 januari 2006 respectievelijk 20 februari 2006 heeft Klaagster een aanvraag voor de Domeinnaam gedurende de Sunrise-periode ingediend.
Verweerster heeft geen gewettigd belang bij de Domeinnaam omdat het Merk niet identiek is aan de Domeinnaam vanwege het voorkomen van het teken “&” tussen HELSI en NKI.
Bovendien houdt de waar “garens” waarvoor het Merk is gedeponeerd geen verband met de activiteiten van Verweerster, zodat het duidelijk is dat Klaagster het Merk uitsluitend heeft geregistreerd om in staat te zijn om de Domeinnaam in de eerste fase van de Sunrise-periode aan te vragen. Ook beheert Verweerster de Domeinnaam niet voor derden die werkelijk houder van het oudere recht zijn.
Op grond van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinnamen (“Voorschriften ADR”) zal Verweerster aan moeten kunnen tonen dat zij een wettelijk belang heeft bij de Domeinnaam. Garens, waarvoor het Merk is geregistreerd, houden echter geen verband met de geregistreerde zakelijke activiteiten van Verweerster, noch kan Verweerster aantonen dat zij algemeen bekend is onder de naam HELSI & NKI of Helsinki.
Tenslotte maakt Verweerster niet op rechtmatige en/of eerlijke wijze gebruik van de Domeinnaam doordat zij de bedoeling heeft om consumenten te misleiden. Klaagster heeft daarvoor prima facie bewijs aangedragen. Het bewijs dat Verweerster wel degelijk gerechtvaardigde belangen heeft rust thans op haar.
Subsidiair voert Klaagster aan dat het ook voldoende is indien zij aantoont dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft of gebruikt. Omdat Verweerster het Merk op 2 december 2005 heeft geregistreerd en de Domeinnaam op 7 december 2005 heeft aangevraagd, en nog eens bijna 900 merken in de Benelux in tezelfdertijd heeft aangevraagd voor waren en diensten die niet vallen onder het werkgebied van de handelsactiviteiten van Verweerster is er sprake van het aanvragen van de Domeinnaam te kwader trouw. Dit klemt te meer omdat de merken duidelijk bedoeld zijn om Verweerster in staat te stellen om de bijbehorende domeinnamen aan te vragen. Doordat de merken, zoals het Merk, verschillende bijzondere tekens zoals de “&” bevatten, die weggelaten moeten worden in de corresponderende domeinnamen, blijkt dat Verweerster goed op de hoogte moet zijn geweest van de reglementen voor het registreren van .eu-domeinnamen in de Sunrise-periode, met zorg dergelijke tekens aan haar merkregistraties heeft toegevoegd. Hoewel er in principe geen kwade trouw behoeft te zijn indien de naam van de stad als merk wordt geregistreerd, kan dit in bepaalde concrete gevallen wel het geval zijn, zoals in casu. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de aanvragen voor Verweerster’s merken zijn gedaan vlak voor de openstelling van de eerste fase van de Sunrise-periode en omdat de registraties geen betrekking hebben goederen en diensten zoals beschreven in de activiteiten van Verweerster. Helsinki is een zeer bekende hoofdstad in de Europese Unie, en het is onwaarschijnlijk dat de aanvraag door Verweerster voor de Domeinnaam gedaan is zonder wetenschap van dit feit.
Volgens artikel B11 (f) van de Voorschriften ADR is er sprake van kwader trouw indien Verweerster de Domeinnaam registreert om te voorkomen dat een ander de naam in een overeenkomstige domeinnaam kan opnemen, mits Verweerster herhaaldelijk op deze wijze handelt. Dat is het geval omdat Verweerster ten minste 805 .eu-domeinnamen heeft aangevraagd voor, in het bijzonder, geografische aanduidingen.
Bovendien houden garens, waarvoor het Merk is gedeponeerd, geen verband met de zakelijke activiteiten van Verweerster, zodat ook het gebruik van de Domeinnaam daarom te kwader trouw is geschied.
Klaagster verzoekt het Panel derhalve om de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen.
Verweerster is een openbaar lichaam dat gerechtigd is om domeinnamen te registreren in de fase van de Sunrise-periode op grond van artikel 10 lid 1 juncto 10 lid 3 van Vordering (EG) 874/2004 (de “Public Policy”). Op 30 januari 2006 respectievelijk 20 februari 2006 heeft Klaagster een aanvraag voor de Domeinnaam gedurende de Sunrise-periode ingediend.
Verweerster heeft geen gewettigd belang bij de Domeinnaam omdat het Merk niet identiek is aan de Domeinnaam vanwege het voorkomen van het teken “&” tussen HELSI en NKI.
Bovendien houdt de waar “garens” waarvoor het Merk is gedeponeerd geen verband met de activiteiten van Verweerster, zodat het duidelijk is dat Klaagster het Merk uitsluitend heeft geregistreerd om in staat te zijn om de Domeinnaam in de eerste fase van de Sunrise-periode aan te vragen. Ook beheert Verweerster de Domeinnaam niet voor derden die werkelijk houder van het oudere recht zijn.
Op grond van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinnamen (“Voorschriften ADR”) zal Verweerster aan moeten kunnen tonen dat zij een wettelijk belang heeft bij de Domeinnaam. Garens, waarvoor het Merk is geregistreerd, houden echter geen verband met de geregistreerde zakelijke activiteiten van Verweerster, noch kan Verweerster aantonen dat zij algemeen bekend is onder de naam HELSI & NKI of Helsinki.
Tenslotte maakt Verweerster niet op rechtmatige en/of eerlijke wijze gebruik van de Domeinnaam doordat zij de bedoeling heeft om consumenten te misleiden. Klaagster heeft daarvoor prima facie bewijs aangedragen. Het bewijs dat Verweerster wel degelijk gerechtvaardigde belangen heeft rust thans op haar.
Subsidiair voert Klaagster aan dat het ook voldoende is indien zij aantoont dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft of gebruikt. Omdat Verweerster het Merk op 2 december 2005 heeft geregistreerd en de Domeinnaam op 7 december 2005 heeft aangevraagd, en nog eens bijna 900 merken in de Benelux in tezelfdertijd heeft aangevraagd voor waren en diensten die niet vallen onder het werkgebied van de handelsactiviteiten van Verweerster is er sprake van het aanvragen van de Domeinnaam te kwader trouw. Dit klemt te meer omdat de merken duidelijk bedoeld zijn om Verweerster in staat te stellen om de bijbehorende domeinnamen aan te vragen. Doordat de merken, zoals het Merk, verschillende bijzondere tekens zoals de “&” bevatten, die weggelaten moeten worden in de corresponderende domeinnamen, blijkt dat Verweerster goed op de hoogte moet zijn geweest van de reglementen voor het registreren van .eu-domeinnamen in de Sunrise-periode, met zorg dergelijke tekens aan haar merkregistraties heeft toegevoegd. Hoewel er in principe geen kwade trouw behoeft te zijn indien de naam van de stad als merk wordt geregistreerd, kan dit in bepaalde concrete gevallen wel het geval zijn, zoals in casu. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de aanvragen voor Verweerster’s merken zijn gedaan vlak voor de openstelling van de eerste fase van de Sunrise-periode en omdat de registraties geen betrekking hebben goederen en diensten zoals beschreven in de activiteiten van Verweerster. Helsinki is een zeer bekende hoofdstad in de Europese Unie, en het is onwaarschijnlijk dat de aanvraag door Verweerster voor de Domeinnaam gedaan is zonder wetenschap van dit feit.
Volgens artikel B11 (f) van de Voorschriften ADR is er sprake van kwader trouw indien Verweerster de Domeinnaam registreert om te voorkomen dat een ander de naam in een overeenkomstige domeinnaam kan opnemen, mits Verweerster herhaaldelijk op deze wijze handelt. Dat is het geval omdat Verweerster ten minste 805 .eu-domeinnamen heeft aangevraagd voor, in het bijzonder, geografische aanduidingen.
Bovendien houden garens, waarvoor het Merk is gedeponeerd, geen verband met de zakelijke activiteiten van Verweerster, zodat ook het gebruik van de Domeinnaam daarom te kwader trouw is geschied.
Klaagster verzoekt het Panel derhalve om de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen.
B. Respondent
Verweerster voert het navolgende aan.
Klaagster heeft geen exclusief recht op de aanduiding Helsinki. Zij is weliswaar belast met het bestuur van een geografisch gebied en heeft de domeinnamen Helsingfors.eu en Helsinki.fi geregistreerd, maar zij beschikt niet over merkrechten op de naam Helsinki, dan wel een ander in een nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht met betrekking tot de naam Helsinki zoals bedoeld in artikel 21 van de Public Policy.
Zoals ook volgt uit artikel 3 (1) (c) van de Merkenrichtlijn 98/104 EEG kunnen aanduidingen die uitsluitend de geografische plaats waaruit de waren of diensten afkomstig zijn niet als merk geregistreerd worden. De hoofdregel is dat geografische aanduidingen door iedereen vrijelijk mogen worden gebruikt.
Er is een uitzondering die is neergelegd in Verordening (EG) 510/2006 op grond waarvan bepaalde geografische aanduidingen exclusief kunnen worden gebruikt voor landbouwproducten en levensmiddelen. Dit is echter een uitzondering op de algemene regel.
Ook in UDRP zaken is in het algemeen bepaald dat namen van steden niet “gemonopoliseerd kunnen worden”.
In het kader van Verordening (EG) 733/2002 waren lidstaten in de gelegenheid om ter gelegenheid van de registratie van .eu-domeinnamen een beperkte lijst van algemene bekende namen die betrekking hebben op geografische of geopolitieke begrippen van hun politieke of territoriale organisaties te reserveren, welke uiteindelijk zijn gepubliceerd in Verordening (EG) 1654/2005.
Daarnaast waren houders van oudere rechten, waaronder geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen, op basis van artikel 10 van de Public Policy gedurende de Sunrise-periode bevoegd om een aanvraag voor de registratie van domeinnamen in te dienen. Ingevolge artikel 10 lid 3 van de Public Policy kunnen overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van een bepaald geografisch gebied de volledige naam van het gebied en waaronder het gebied gewoonlijk bekend stat te registreren. Naast deze bepalingen is er geen extra bescherming voor overheidsinstanties met betrekking tot registraties van geografische aanduidingen als .eu-domeinnaam.
Klaagster heeft de naam Helsinki niet laten opnemen in de lijst die Finland ingevolge artikel 5 sub 2 van Verordening (EG) 733/2002 heeft overgelegd, noch heeft Klaagster een merkrecht op de naam Helsinki. Daardoor heeft zij geen oudere rechten.
Indien het Panel meent dat Klaagster wel oudere rechten heeft, heeft zij daar niet tijdig gebruik van gemaakt omdat registratie volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” geschiedt. Verweerster heeft uitgebreide technische voorbereidingen getroffen en de reglementen voor .eu-domeinnamen registratie bestudeerd, en daar veel tijd en geld in geïnvesteerd, zodat zij direct na aanvang van de Sunrise-periode op 7 december 2005 een registratie voor de Domeinnaam kon indienen. Omdat Klaagster dat pas op 30 januari 2006 heeft gedaan geeft zij blijk van grote desinteresse. Derhalve heeft Verweerster de Domeinnaam rechtmatig geregistreerd.
Klaagster beweert dat Verweerster de Domeinnaam zonder recht- of gewettigd belang en tevens te kwader trouw heeft geregistreerd. Dat is onjuist omdat Verweerster wel degelijk beschikt over rechten met betrekking tot de Domeinnaam, namelijk het Merk. Uit artikel 10 van de Public Policy juncto artikel 19 van het .eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor de domeinnaam-aanvragen –tijdens de Periode van stapsgewijze registratie (de “Sunrise Regels”) volgt dat oudere rechten op een naam die is opgenomen in figuratieve symbolen geaccepteerd worden indien het symbool uitsluitend de naam bevat, of het woordelement overheersend is en duidelijk gescheiden of onderscheiden van het beeldelement. Aan die voorwaarde is voldaan omdat het beeldelement in het Merk uitsluitend de naam HELSI & NKI bevat waarvan het woordelement duidelijk gescheiden of onderscheiden kan worden van het beeldelement. Bovendien bepaalt artikel 11 van de Public Policy dat wanneer een naam waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt speciale tekens of tekens – waaronder “&” – bevat, deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam worden geschrapt, vervangen worden door koppeltekens, of indien mogelijk getranscribeerd. Daar waarin andere uitspraken over .eu-domeinen, zoals die in zaak 00398 (barcelona.eu), 00265 (live.eu) en 00394 (frankfurt.eu) door Panelist anders is geoordeeld, berust dat oordeel op interpretatie die niet strookt met de letterlijke tekst van artikel 11 van de Public Policy en de bedoeling van de communautaire wetgever, omdat artikel 11 van de Public Policy keuzes bevat voor wat te doen met speciale tekens zoals “&” die de aanvrager van de desbetreffende domeinnaam zelf mag uitoefenen.
Verweerster heeft recht en belang bij de Domeinnaam omdat zij onderdeel uitmaakt van het netwerk dat niet-commerciële portals uitbaat waarop objectieve, onpartijdige informatie wordt verschaft over steden en landen op de wereld. Daarvoor heeft zij aantoonbare voorbereidingen getroffen.
Tenslotte ontkent Verweerster dat zij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Verweerster heeft de Domeinnaam niet geregistreerd niet om haar te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen, noch om Klaagster te verhinderen haar naam in een corresponderende domeinnaam te gebruiken, maar daarentegen om te gebruiken in haar netwerk van niet-commerciële portals.
Verweerster concludeert dat er geen sprake is van onrechtmatig of speculatief registreren van de Domeinnaam en verzoekt het Panel om de klacht van Klaagster te verwerpen en Klaagster te veroordelen in de administratieve en juridische kosten van de onderhavige ADR-procedure.
Klaagster heeft geen exclusief recht op de aanduiding Helsinki. Zij is weliswaar belast met het bestuur van een geografisch gebied en heeft de domeinnamen Helsingfors.eu en Helsinki.fi geregistreerd, maar zij beschikt niet over merkrechten op de naam Helsinki, dan wel een ander in een nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht met betrekking tot de naam Helsinki zoals bedoeld in artikel 21 van de Public Policy.
Zoals ook volgt uit artikel 3 (1) (c) van de Merkenrichtlijn 98/104 EEG kunnen aanduidingen die uitsluitend de geografische plaats waaruit de waren of diensten afkomstig zijn niet als merk geregistreerd worden. De hoofdregel is dat geografische aanduidingen door iedereen vrijelijk mogen worden gebruikt.
Er is een uitzondering die is neergelegd in Verordening (EG) 510/2006 op grond waarvan bepaalde geografische aanduidingen exclusief kunnen worden gebruikt voor landbouwproducten en levensmiddelen. Dit is echter een uitzondering op de algemene regel.
Ook in UDRP zaken is in het algemeen bepaald dat namen van steden niet “gemonopoliseerd kunnen worden”.
In het kader van Verordening (EG) 733/2002 waren lidstaten in de gelegenheid om ter gelegenheid van de registratie van .eu-domeinnamen een beperkte lijst van algemene bekende namen die betrekking hebben op geografische of geopolitieke begrippen van hun politieke of territoriale organisaties te reserveren, welke uiteindelijk zijn gepubliceerd in Verordening (EG) 1654/2005.
Daarnaast waren houders van oudere rechten, waaronder geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen, op basis van artikel 10 van de Public Policy gedurende de Sunrise-periode bevoegd om een aanvraag voor de registratie van domeinnamen in te dienen. Ingevolge artikel 10 lid 3 van de Public Policy kunnen overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van een bepaald geografisch gebied de volledige naam van het gebied en waaronder het gebied gewoonlijk bekend stat te registreren. Naast deze bepalingen is er geen extra bescherming voor overheidsinstanties met betrekking tot registraties van geografische aanduidingen als .eu-domeinnaam.
Klaagster heeft de naam Helsinki niet laten opnemen in de lijst die Finland ingevolge artikel 5 sub 2 van Verordening (EG) 733/2002 heeft overgelegd, noch heeft Klaagster een merkrecht op de naam Helsinki. Daardoor heeft zij geen oudere rechten.
Indien het Panel meent dat Klaagster wel oudere rechten heeft, heeft zij daar niet tijdig gebruik van gemaakt omdat registratie volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” geschiedt. Verweerster heeft uitgebreide technische voorbereidingen getroffen en de reglementen voor .eu-domeinnamen registratie bestudeerd, en daar veel tijd en geld in geïnvesteerd, zodat zij direct na aanvang van de Sunrise-periode op 7 december 2005 een registratie voor de Domeinnaam kon indienen. Omdat Klaagster dat pas op 30 januari 2006 heeft gedaan geeft zij blijk van grote desinteresse. Derhalve heeft Verweerster de Domeinnaam rechtmatig geregistreerd.
Klaagster beweert dat Verweerster de Domeinnaam zonder recht- of gewettigd belang en tevens te kwader trouw heeft geregistreerd. Dat is onjuist omdat Verweerster wel degelijk beschikt over rechten met betrekking tot de Domeinnaam, namelijk het Merk. Uit artikel 10 van de Public Policy juncto artikel 19 van het .eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor de domeinnaam-aanvragen –tijdens de Periode van stapsgewijze registratie (de “Sunrise Regels”) volgt dat oudere rechten op een naam die is opgenomen in figuratieve symbolen geaccepteerd worden indien het symbool uitsluitend de naam bevat, of het woordelement overheersend is en duidelijk gescheiden of onderscheiden van het beeldelement. Aan die voorwaarde is voldaan omdat het beeldelement in het Merk uitsluitend de naam HELSI & NKI bevat waarvan het woordelement duidelijk gescheiden of onderscheiden kan worden van het beeldelement. Bovendien bepaalt artikel 11 van de Public Policy dat wanneer een naam waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt speciale tekens of tekens – waaronder “&” – bevat, deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam worden geschrapt, vervangen worden door koppeltekens, of indien mogelijk getranscribeerd. Daar waarin andere uitspraken over .eu-domeinen, zoals die in zaak 00398 (barcelona.eu), 00265 (live.eu) en 00394 (frankfurt.eu) door Panelist anders is geoordeeld, berust dat oordeel op interpretatie die niet strookt met de letterlijke tekst van artikel 11 van de Public Policy en de bedoeling van de communautaire wetgever, omdat artikel 11 van de Public Policy keuzes bevat voor wat te doen met speciale tekens zoals “&” die de aanvrager van de desbetreffende domeinnaam zelf mag uitoefenen.
Verweerster heeft recht en belang bij de Domeinnaam omdat zij onderdeel uitmaakt van het netwerk dat niet-commerciële portals uitbaat waarop objectieve, onpartijdige informatie wordt verschaft over steden en landen op de wereld. Daarvoor heeft zij aantoonbare voorbereidingen getroffen.
Tenslotte ontkent Verweerster dat zij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Verweerster heeft de Domeinnaam niet geregistreerd niet om haar te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen, noch om Klaagster te verhinderen haar naam in een corresponderende domeinnaam te gebruiken, maar daarentegen om te gebruiken in haar netwerk van niet-commerciële portals.
Verweerster concludeert dat er geen sprake is van onrechtmatig of speculatief registreren van de Domeinnaam en verzoekt het Panel om de klacht van Klaagster te verwerpen en Klaagster te veroordelen in de administratieve en juridische kosten van de onderhavige ADR-procedure.
Discussion and Findings
Op grond van artikel 10 lid 1 van de Public Policy kunnen houders van oudere rechten gedurende de Sunrise-periode, waarvan de eerste fase van 7 december 2005 tot 7 februari 2006 en de tweede fase van 7 februari 2006 tot 7 april 2006 liep, aanvragen voor de registraties van .eu-domeinnamen indienen. Artikel 10 lid 1 van de Public Policy bepaalt dat onder die oudere rechten onder meer wordt verstaan geregistreerde nationale en communautaire merken en geografische aanduidingen, voor zover deze worden beschermd uit hoofde van de nationale rechten van de lidstaat waar deze in bezit zijn. Op grond van artikel 10 lid 3 van de Public Policy kan de registratie door een overheidsinstantie de volledige naam van de overheidsinstantie omvatten of het letterwoord dat in het algemeen wordt gebruikt. Partijen verschillen terecht niet van mening dat Klaagster het recht had om de naam Helsinki als eu-domeinnaam aan te vragen in de Sunrise-periode. Volgens stelling van Klaagster, die niet betwist is door Verweerster, heeft Klaagster op 30 januari 2006 en 20 februari 2006, en derhalve tijdens de Sunrise-periode, aanvragen ingediend voor de Domeinnaam. Klaagster was echter te laat omdat Verweerster met een beroep op het Merk eerder een aanvraag heeft ingediend.
Omdat vaststaat dat Klaagster gedurende de Sunrise-periode terecht op grond van artikel 10 lid 1 juncto lid 3 van de Public Policy de Domeinnaam kon aanvragen, welke aanvraag enkel niet tot de registratie van de Domeinnaam heeft geleid, omdat Klaagster de aanvraag voor de Domeinnaam eerder heeft ingediend, staat, anders dan Verweerster meent, hiermee vast dat Klaagster recht op de naam Helsinki heeft omdat dat recht voor de duur van de Sunrise-periode is erkend door communautaire wetgeving zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy. Dit oordeel is volledig in overeenstemming met dat van het Panel in zaak 00386 (stockholm.eu).
Nu vaststaat dat Klaagster recht heeft op de naam Helsinki zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy, dient vastgesteld te worden of de Domeinnaam daar identiek aan is of daarmee een verwarringwekkende gelijkenis vertoont. Omdat de extensie .eu noodzakelijk is voor (.eu) domeinnamen dient de gelijkenis beoordeeld te worden in een directe vergelijking tussen het recht van Klaagster op de naam Helsinki en het tweede niveau van de Domeinnaam. Beide namen luiden “Helsinki”, zodat er sprake is van een identieke naam zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy.
Voorts dient beoordeeld te worden of Klaagster zonder recht op of gewettigd belang bij de naam Helsinki de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21 lid 1 sub a, respectievelijk b van de Public Policy).
Om verschillende redenen is het Panel van mening dat de Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en hem te kwader trouw gebruikt. Ten eerste wijst het Panel op de hiervoor aangehaalde uitspraken 00398 (barcelona.eu) en 00265 (live.eu), waarin de respectieve Panels artikel 11 van de Public Policy hebben uitgelegd. Omdat het Merk (evenals de merken in voornoemde zaken) bestaat uit letters en het teken “&”, waarbij enkel de letters zonder het teken een begrijpelijke (en generieke) aanduiding vormen (Helsinki in plaats van HELSI&NKI; en in genoemde zaken Barcelona respectievelijk live in plaats van BARC&ELONA en LI&VE) is het Panel – in lijn met de Panels in genoemde zaken – van mening dat uit het systeem van de Public Policy, meer in het bijzonder artikel 11 daarvan, volgt dat de aanvrager zoveel als mogelijk gedurende Sunrise-periode het merk dient om te zetten in een .eu-domeinnaam die het dichtst aanligt tegen het merk, waarbij bijzondere tekens in aanmerking dienen te worden genomen. Dat betekent dat een “&” in beginsel staat voor het woord “en” zodat dit woord in beginsel ook in de domeinnaam tot uitdrukking zal worden gebracht. Het Merk luidt, indien de beeldmerk-elementen worden weggelaten, HELSI & NKI, hetgeen de gemiddelde geïnformeerde, omzichtig en oplettende consument van de betrokken waren zal begrijpen en uitspreken als “Helsi en Nki”, niet als “Helsinki”. Verweerster had immers de keuze om het woord “Helsinki” in plaats HELSI & NKI als merk te deponeren, maar koos blijkbaar bewust voor de laatste aanduiding om op een artificiële wijze te komen tot de registratie van de Domeinnaam.
Voorts heeft Klaagster, onbestreden, een lijst met meer dan 800 namen van voornamelijk geografische aanduidingen waaronder steden overgelegd waarvoor Verweerster kort voor het begin van de Sunrise-periode merken heeft geregistreerd en in de Sunrise-periode daarmee corresponderende eu-domeinnamen heeft aangevraagd. Voorts is onbestreden dat de merken die ten grondslag aan deze domeinnamen liggen niet zijn geregistreerd voor de portal-diensten waarvoor Verweerster beweert de domeinnamen te gebruiken, omdat de waar garen waarvoor (bijvoorbeeld) het Merk is geregistreerd daarmee niets te maken heeft. Het Panel acht deze registraties van merken en .eu-domeinnamen prima facie bewijs van verhindering van het registeren van de desbetreffende domeinnamen door de bevoegde autoriteiten (die daar tenslotte op grond van artikel 10 lid 1 juncto 10 lid 3 van de Public Policy recht op hadden dat te doen gedurende de Sunrise-periode), omdat daarmee een patroon van dergelijk gedrag is aangetoond zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 sub b onder i van de Public Policy. Ook om deze reden acht het Panel de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw geregistreerd.
Ten slotte acht het Panel het gegeven dat Verweerster het Merk voor garen heeft geregistreerd en in haar verweerschrift beweert dat zij de Domeinnaam te goeder trouw gebruikt omdat zij deze overeenkomstige bestemming – te weten het verschaffen van informatie over de gemeente Helsinki – gebruikt, bewijs van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. Immers, gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam zou inhouden dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt ten behoeve van het aanbieden van garen, dan wel dat zij daarvoor reële voorbereidingshandelingen heeft verricht. Omdat het Panel uit het verweerschrift begrijpt dat dit nooit de bedoeling is geweest van Verweerster, stelt het Panel vast dat Verweerster de Domeinnaam heeft verkregen op grond van het Merk in de Sunrise-periode, die juist bedoeld om speculatieve registraties tegen te gaan, terwijl Verweerster het Merk voor garens willens en wetens heeft gebruikt voor registratie van een geografische aanduiding die zij zonder bedoeld Merk nooit in de Sunrise-periode zou hebben verkregen voor de geografische toepassing waarvoor zij de Domeinnaam gebruikt. Daarmee heeft Verweerster zich schuldig gemaakt aan speculatieve registratie. Het Panel is van mening dat Verweerster de Domeinnaam om voornoemde redenen te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b van de Public Policy.
Doordat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, terwijl Klaagster gedurende de Sunrise-periode een aanvraag heeft ingediend voor de registratie van de Domeinnaam die voldoet aan de eisen van artikel 4 lid 2 (b) van Verordening (EG) 733/2002 omdat Klaagster in de Gemeenschap is gevestigd, dient de Domeinnaam op grond van artikel 22 lid 11 van de Public Policy aan Klaagster te worden overgedragen.
Omdat vaststaat dat Klaagster gedurende de Sunrise-periode terecht op grond van artikel 10 lid 1 juncto lid 3 van de Public Policy de Domeinnaam kon aanvragen, welke aanvraag enkel niet tot de registratie van de Domeinnaam heeft geleid, omdat Klaagster de aanvraag voor de Domeinnaam eerder heeft ingediend, staat, anders dan Verweerster meent, hiermee vast dat Klaagster recht op de naam Helsinki heeft omdat dat recht voor de duur van de Sunrise-periode is erkend door communautaire wetgeving zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy. Dit oordeel is volledig in overeenstemming met dat van het Panel in zaak 00386 (stockholm.eu).
Nu vaststaat dat Klaagster recht heeft op de naam Helsinki zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy, dient vastgesteld te worden of de Domeinnaam daar identiek aan is of daarmee een verwarringwekkende gelijkenis vertoont. Omdat de extensie .eu noodzakelijk is voor (.eu) domeinnamen dient de gelijkenis beoordeeld te worden in een directe vergelijking tussen het recht van Klaagster op de naam Helsinki en het tweede niveau van de Domeinnaam. Beide namen luiden “Helsinki”, zodat er sprake is van een identieke naam zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy.
Voorts dient beoordeeld te worden of Klaagster zonder recht op of gewettigd belang bij de naam Helsinki de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21 lid 1 sub a, respectievelijk b van de Public Policy).
Om verschillende redenen is het Panel van mening dat de Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en hem te kwader trouw gebruikt. Ten eerste wijst het Panel op de hiervoor aangehaalde uitspraken 00398 (barcelona.eu) en 00265 (live.eu), waarin de respectieve Panels artikel 11 van de Public Policy hebben uitgelegd. Omdat het Merk (evenals de merken in voornoemde zaken) bestaat uit letters en het teken “&”, waarbij enkel de letters zonder het teken een begrijpelijke (en generieke) aanduiding vormen (Helsinki in plaats van HELSI&NKI; en in genoemde zaken Barcelona respectievelijk live in plaats van BARC&ELONA en LI&VE) is het Panel – in lijn met de Panels in genoemde zaken – van mening dat uit het systeem van de Public Policy, meer in het bijzonder artikel 11 daarvan, volgt dat de aanvrager zoveel als mogelijk gedurende Sunrise-periode het merk dient om te zetten in een .eu-domeinnaam die het dichtst aanligt tegen het merk, waarbij bijzondere tekens in aanmerking dienen te worden genomen. Dat betekent dat een “&” in beginsel staat voor het woord “en” zodat dit woord in beginsel ook in de domeinnaam tot uitdrukking zal worden gebracht. Het Merk luidt, indien de beeldmerk-elementen worden weggelaten, HELSI & NKI, hetgeen de gemiddelde geïnformeerde, omzichtig en oplettende consument van de betrokken waren zal begrijpen en uitspreken als “Helsi en Nki”, niet als “Helsinki”. Verweerster had immers de keuze om het woord “Helsinki” in plaats HELSI & NKI als merk te deponeren, maar koos blijkbaar bewust voor de laatste aanduiding om op een artificiële wijze te komen tot de registratie van de Domeinnaam.
Voorts heeft Klaagster, onbestreden, een lijst met meer dan 800 namen van voornamelijk geografische aanduidingen waaronder steden overgelegd waarvoor Verweerster kort voor het begin van de Sunrise-periode merken heeft geregistreerd en in de Sunrise-periode daarmee corresponderende eu-domeinnamen heeft aangevraagd. Voorts is onbestreden dat de merken die ten grondslag aan deze domeinnamen liggen niet zijn geregistreerd voor de portal-diensten waarvoor Verweerster beweert de domeinnamen te gebruiken, omdat de waar garen waarvoor (bijvoorbeeld) het Merk is geregistreerd daarmee niets te maken heeft. Het Panel acht deze registraties van merken en .eu-domeinnamen prima facie bewijs van verhindering van het registeren van de desbetreffende domeinnamen door de bevoegde autoriteiten (die daar tenslotte op grond van artikel 10 lid 1 juncto 10 lid 3 van de Public Policy recht op hadden dat te doen gedurende de Sunrise-periode), omdat daarmee een patroon van dergelijk gedrag is aangetoond zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 sub b onder i van de Public Policy. Ook om deze reden acht het Panel de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw geregistreerd.
Ten slotte acht het Panel het gegeven dat Verweerster het Merk voor garen heeft geregistreerd en in haar verweerschrift beweert dat zij de Domeinnaam te goeder trouw gebruikt omdat zij deze overeenkomstige bestemming – te weten het verschaffen van informatie over de gemeente Helsinki – gebruikt, bewijs van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. Immers, gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam zou inhouden dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt ten behoeve van het aanbieden van garen, dan wel dat zij daarvoor reële voorbereidingshandelingen heeft verricht. Omdat het Panel uit het verweerschrift begrijpt dat dit nooit de bedoeling is geweest van Verweerster, stelt het Panel vast dat Verweerster de Domeinnaam heeft verkregen op grond van het Merk in de Sunrise-periode, die juist bedoeld om speculatieve registraties tegen te gaan, terwijl Verweerster het Merk voor garens willens en wetens heeft gebruikt voor registratie van een geografische aanduiding die zij zonder bedoeld Merk nooit in de Sunrise-periode zou hebben verkregen voor de geografische toepassing waarvoor zij de Domeinnaam gebruikt. Daarmee heeft Verweerster zich schuldig gemaakt aan speculatieve registratie. Het Panel is van mening dat Verweerster de Domeinnaam om voornoemde redenen te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b van de Public Policy.
Doordat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, terwijl Klaagster gedurende de Sunrise-periode een aanvraag heeft ingediend voor de registratie van de Domeinnaam die voldoet aan de eisen van artikel 4 lid 2 (b) van Verordening (EG) 733/2002 omdat Klaagster in de Gemeenschap is gevestigd, dient de Domeinnaam op grond van artikel 22 lid 11 van de Public Policy aan Klaagster te worden overgedragen.
Decision
Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel unaniem in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:
(1) de domeinnaam <helsinki.eu> aan Helsingin Kaupunki dient te worden overgedragen; en
(2) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klaagster en Verweerster zal uitvoeren, tenzij Verweerster aan een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy.
(1) de domeinnaam <helsinki.eu> aan Helsingin Kaupunki dient te worden overgedragen; en
(2) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klaagster en Verweerster zal uitvoeren, tenzij Verweerster aan een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy.
PANELISTS
| Name | Joost Verbeek |
|---|
Date of Panel Decision
2006-07-20