Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-002648

Der Schiedskommission sind keine anhängigen oder bereits entschiedenen Verfahren betreffend den streitigen Domainnamen bekannt.

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um das deutsche Unternehmen Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co KG (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) mit Sitz in Balve, vertreten durch die Patentanwaltskanzlei Bockermann, Ksoll, Griepenstroh in Bochum.

Beschwerdegegnerin ist das deutsche Unternehmen Felder GmbH (nachfolgend: die Beschwerdegegnerin) mit Sitz in Oberhausen, vertreten durch Sandner Rechtsanwälte in Hamburg.

Gegenstand der Beschwerde ist der Domainname "balver-zinn.eu" (nachfolgend: der Domainname), den die Beschwerdegegnerin am 17. Juni 2006 auf ihren Namen eintragen ließ. Die Sprache des Registrierungsvertrags der Registrierstelle ist deutsch.

Gegen die Registrierung des Domainnamens hat die Beschwerdeführerin am 2. August 2006 Beschwerde beim ADR-Zentrum zur Beilegung von .eu-domainbezogenen Streitigkeiten des Schiedsgerichts bei der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik (Tschechisches Schiedsgericht) eingelegt.

Die Beschwerdeführerin wurde am 10. August 2006 vom ADR-Zentrum aufgefordert, die Beschwerde in der Sprache der Registrierungsvereinbarung einzureichen. Dieser Aufforderung ist die Beschwerdeführerin fristgerecht nachgekommen.

Am 30. August 2006 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung ein.

Das ADR-Zentrum bestellte am 08. September 2006 Herrn André Pohlmann als Schiedsrichter. Der Schiedsrichter stellt fest, dass er ordnungsgemäß bestellt wurde. Der Schiedsrichter hat in Übereinstimmung mit den Regeln für die Schlichtung von Streitigkeiten wegen .eu-Domains (“ADR-Regeln”) und den ergänzenden Regeln des Tschechischen Schiedsgerichts (“Ergänzende Regeln”) seine Einverständniserklärung und Erklärung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit abgegeben.

Die Beschwerdeführerin trägt Folgendes vor:

1. Der Domainname ist identisch mit dem ersten und dominanten Teil "BALVER ZINN" der deutschen Marke Nr. 1 087 067 und der internationalen Registrierung Nr. 557 088 der Beschwerdeführerin. Außerdem ist der angefochtene Domainname identisch mit dem ersten und dominanten Teil "BALVER ZINN" des bekannten Firmennamens Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG der Beschwerdeführerin.

2. Die Beschwerdegegnerin hat keinerlei Rechte oder legitime Interessen in Bezug auf den Domainnamen, da ihr Firmenname anders lautet als "Balver Zinn", nämlich "Felder".

3. Der Domainname wird von der Beschwerdegegnerin benutzt, um die Besucher direkt zu ihrer eigenen Website unter der Internetadresse www.felder.de umzuleiten. Die Beschwerdegegnerin ist eine Wettbewerberin der Beschwerdeführerin, die sich mit Löttechnik befasst. Der erste und dominante Teil "BALVER ZINN" des Firmennamens Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG der Beschwerdeführerin und der Marke der Beschwerdeführerin genießt einen ausgezeichneten Ruf. Die Beschwerdegegnerin beabsichtigt, an dem Ruf der Beschwerdeführerin bezüglich des ersten und dominanten Bestandteils "BALVER ZINN" des Firmennamens und der Marke der Beschwerdeführerin zu partizipieren.

4. Die Beschwerdeführerin beantragt die Übertragung des Domainnamens auf die Beschwerdeführerin.

Auf die Beschwerde erwidert die Beschwerdegegnerin wie folgt:

1. Der Beschwerdeführerin steht kein Recht zu, aus dem sie die Übertragung des Domainnamens verlangen könnte. Bei den von der Beschwerdeführerin genannten Marken handelt es sich um Wort-/Bildmarken mit identischem Erscheinungsbild, wobei der Textbestandteil jeweils „Balver Zinn KG Josef Jost“ lautet. Dieser Textbestandteil ist die wörtliche Wiedergabe der damaligen, zum Zeitpunkt der beiden Markenanmeldungen bestehenden Firma der Beschwerdeführerin. Die Firma der Beschwerdeführerin lautet heute jedoch „Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG“, und zwar weil Herr Josef Jost im Jahr 1998 als Komplementär aus der Gesellschaft ausgeschieden und an seiner Stelle die Jost-Verwaltungs-GmbH (AG Arnsberg, HRB 5121) als persönlich haftende Gesellschafterin eingetreten ist. Aus gesellschaftsrechtlichen Gründen ist die Beschwerdeführerin nicht nur verpflichtet, heute ausschließlich als „Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG“ zu firmieren, sondern es ist ihr zur Vermeidung von Irreführungen der angesprochenen Verkehrskreise ebenso untersagt, ihre alte Firma im Geschäftsverkehr weiterhin zu nutzen. Aus diesem Grunde verwendet die Beschwerdeführerin seit 1998 weder ihre deutsche Marke 1 087 067 noch ihre IR-Marke 557 088 im Geschäftsverkehr. Stattdessen tritt sie seitdem ausschließlich unter einem Logo auf, das die nunmehr zutreffende Firmierung „Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG“ enthält. Sowohl die deutsche Marke 1 087 067 als auch die IR-Marke 557 088 enthalten jeweils die alte Firma der Beschwerdeführerin, deren Verwendung ihr zwischenzeitlich aus Rechtsgründen untersagt ist. Die Beschwerdeführerin darf diese beiden Marken nicht mehr in der eingetragenen Fassung im Geschäftsverkehr verwenden. Die Berufung im vorliegenden Verfahren auf den Schutz der Marken ist folglich offensichtlich rechtsmissbräuchlich.

2. Im Übrigen ist der Domainname keineswegs identisch bzw. verwechslungsfähig mit den Namen, bezüglich derer Rechte durch nationales Recht begründet werden. Neben den beiden genannten Marken beruft sich die Beschwerdeführerin auch auf Rechte aus ihrer Firma „Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG“. Das Wort „Zinn“ ist nicht geeignet, die Waren der Beschwerdeführerin von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gleiches gilt für den Bestandteil „Balver“. Dieser Bestandteil ist lediglich eine geographische Herkunftsangabe, die auf die westfälische Stadt Balve hinweist. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die den Bestandteil „Balver“ als Herkunftsbezeichnung in ihrer Firma führen. Das Publikum entnimmt der Bezeichnung „Balver Zinn“ somit lediglich den Hinweis auf die entsprechende geographische Herkunft des Metalls. Zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ist diese Bezeichnung dagegen nicht geeignet. Aus diesem Grunde besteht ein markenrechtliches Freihaltebedürfnis an der geographischen Herkunftsbezeichnung „Balver Zinn“. Andernfalls könnte die Beschwerdeführerin diese Bezeichnung derart monopolisieren, dass es keinem anderen Unternehmen aus Balve bzw. seinem Umkreis mehr gestattet wäre, dem Verkehr Zinnwaren unter Hinweis auf diese geographische Herkunft anzubieten. Die Herkunftsbezeichnung „Balver Zinn“ ist für sich genommen jedoch nicht geeignet ist, die Produkte der Beschwerdeführerin von Zinn-Produkten dritter Unternehmen aus dem Umkreis von Balve abzugrenzen. Der Beschwerdeführerin ist es versagt, die beschreibende Herkunftsangabe „Balver Zinn“ zu monopolisieren.

3. Die Beschwerdegegnerin hat die prioritätsälteren Rechte an dem Domainnamen, weil sie diesen Namen als Erste für sich registriert hat. Weitergehende Rechte benötigte sie dafür nicht, weil der Domainname zum Zeitpunkt der Registrierung frei war und kein Dritter – insbesondere, wie vorstehend dargelegt, auch nicht die Beschwerdeführerin - originäre Rechte an dem Domainname besaß.

4. Die Beschwerdegegnerin hat die von der Beschwerdeführerin beanstandete Nutzung des Domainnamens balver-zinn.eu zwischenzeitlich eingestellt. Durch die reine Inhaberschaft der Beschwerdegegnerin an dem Domainnamen wird die Beschwerdeführerin nicht in ihren Rechten beeinträchtigt, da sie an der geographischen Herkunftsbezeichnung „Balver Zinn“ und damit an dem Domainnamen selber keine originären Rechte hat.

Auf der Grundlage des unstreitigen Sachverhalts sowie der Einlassungen der Parteien kommt die Schiedskommission zu folgender Einschätzung der Rechtslage:

1. Rechtliche Grundlagen der Entscheidung

Voraussetzung für den geltend gemachten Übertragungsanspruch ist gemäß Artikel 21 Abs. 1 und Artikel 22 Abs. 11 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung („VO 874/2004“), dass nach Überzeugung der Schiedskommission der angefochtene Domainname mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwechselbar ähnelt, für den Rechte nach nationalen oder gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen bestehen, und dass der Inhaber der Domain selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder die Domain in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

Der Wortlaut des Artikel 21 VO 874/2004 lautet wie folgt:

(1) Ein Domänenname wird aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfahrens widerrufen, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Rechte, und wenn dieser Domänenname

a) von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann, oder

b) in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn

a) der Domäneninhaber vor der Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domänennamen oder einen Namen, der diesem Domänennamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat;

b) der Domäneninhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domänennamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen;

c) der Domäneninhaber den Domänennamen in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.

(3) Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn

a) […]

b) […]

c) der Domänenname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören; oder

d) der Domänenname absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Domäneninhaber gehörende Website oder einer anderen Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem Namen einer öffentlichen Einrichtung geschaffen wird, wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Domäneninhabers oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen
kann; oder

e) […]

2. Identisches oder verwechselbar ähnliches Recht

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde auf die folgenden älteren Rechte:

- Die deutsche Marke Nr. 1 087 067 "BALVER ZINN KG JOSEF JOST" (Wort/Bild), eingetragen seit dem 24. Januar 1986 für Zinn und Zinnwaren.
- Die internationale Registrierung Nr. 557 088 "BALVER ZINN KG JOSEF JOST" (Wort/Bild), eingetragen für Zinn und Zinnwaren. Der Schutz der internationalen Registrierung wurde auf die folgenden Mitgliedstaaten der EU erstreckt: Österreich, Benelux, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal.
- Der geschützte Firmenname "Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG".

Die Existenz der älteren Rechte wurde von der Beschwerdeführerin mit Hilfe von entsprechenden Registerauszügen nachgewiesen. Dass die Beschwerdeführerin die älteren Marken aus gesellschaftsrechtlichen Gründen in der eingetragenen Form nicht mehr verwenden darf, wie die Beschwerdegegnerin darlegt, ist unerheblich. Aus markenrechtlicher Sicht steht die tatsächliche Benutzung der Marke mit dem Zusatz "GmbH & Co. KG" einer rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen deutschen Marke nicht entgegen. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Die tatsächliche Benutzung des Logos in der von der Beschwerdegegnerin behaupteten Form (Anlage BG 0 der Beschwerdeerwiderung) weicht nur unwesentlich von der eingetragenen Markenform ab. Im Übrigen reicht es für die Geltendmachung der Marken aus, dass sie nach wie vor rechtswirksam eingetragen sind. Dies hat die Beschwerdeführerin ausreichend nachgewiesen.

Der angefochtene Domainname ist verwechselbar ähnlich zu den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten älteren Rechten. Das dominierende und kennzeichnungskräftige Element der älteren Rechte ist der Bestandteil "BALVER ZINN". Die übrigen Bestandteile weisen auf die Rechtsform und den vermutlichen Unternehmensleiter oder -inhaber hin und stehen deshalb bei dem Zeichenvergleich zurück. Das Argument der Beschwerdegegnerin, der Bestandteil "BALVER ZINN" sei eine an sich nicht eintragbare, rein beschreibende geographische Herkunftsangabe, ist zurückzuweisen. Wie eine kurze Internetrecherche der Schiedskommission ergab, hat der Ort Balve in Nordrhein-Westfalen etwas mehr als 12.000 Einwohner. Im vorliegenden Fall ist von einer geringen Bekanntheit des Ortes Balve in den maßgeblichen Verkehrskreisen auszugehen. Der "maßgebliche Verkehrskreis" beschränkt sich auf die Zinn- und Zinnwarenbranche. Dieser Verbraucherkreis wird die Kleinstadt Balve nicht als geographischen Ort ansehen, sondern annehmen, es handele sich um einen Familiennamen oder um ein Phantasiewort. Selbst wenn ein Teil des maßgeblichen Verkehrs den Ort Balve kennen würde, folgt daraus noch nicht, dass die Bezeichnung "BALVER ZINN" in Bezug auf die geographische Herkunft der Produkte rein beschreibend wäre. Dass der Ort Balve im Zusammenhang mit Zinn oder Zinnwaren als beschreibende Herkunftsbezeichnung bekannt ist oder verwendet wird, hat die Beschwerdegegnerin weder dargelegt noch bewiesen. Der relevante Verbraucherkreis in Deutschland wird den Bestandteil "BALVER ZINN" als ungewöhnliches und kennzeichnungskräftiges Element der älteren Marken einstufen. Dies gilt noch mehr für den Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten der EU, in denen das ältere Recht auch geschützt ist. Es ist auszuschließen, dass der relevante Verkehr außerhalb Deutschlands den Ort Balve kennt. Der Verkehrskreis in den anderen hier maßgeblichen EU-Mitgliedstaaten wird den Bestandteil "BALVER ZINN" als kennzeichnungskräftigen Phantasiebegriff ansehen. Der angefochtene Domainnamen ist daher verwechselbar ähnlich zu den älteren Rechten der Beschwerdeführerin.

3. Recht oder berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschwerdegegnerin ein berechtigtes Interesse im Sinne des Artikel 21 Abs. 2 VO 874/2004 in Anspruch nehmen könnte. Ob ein Recht oder berechtigtes Interesse besteht, beurteilt sich in der Regel nach Umständen, die ausschließlich in der Sphäre des Domainnameninhabers liegen. Legt die Beschwerdeführerin daher glaubhaft dar, dass sich aus den offensichtlichen Umständen weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse des Domainnameninhabers ergibt, ist es in der Regel die Sache des Domainnameninhabers, entsprechende Fakten vorzutragen und gegebenenfalls Nachweise dafür vorzulegen.

Auf ein Recht oder berechtigtes Interesse im Sinne des Artikel 21 Abs. 2 Buchstabe a) VO 874/2004 beruft sich die Beschwerdegegnerin nicht, da sie keine kommerzielle Nutzung des angefochtenen Domainnamens im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen vorgetragen hat. Auch Hinweise dafür, dass die Beschwerdegegnerin unter dem Domainnamen allgemein bekannt sei, existieren nicht. Schließlich kann sich die Beschwerdegegnerin auch nicht auf eine Nutzung in einer „fairen Weise“ im Sinne des Artikel 21 Abs. 2 Buchstabe c) VO 874/2004 berufen. Die Beschwerdeführerin hat glaubhaft dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin eine Wettbewerberin der Beschwerdeführerin ist und den angefochtenen Domainnamen dazu verwenden wollte, um die potentiellen Kunden der Beschwerdeführerin auf ihre eigene Webseite zu lenken. Diese Behauptungen hat die Beschwerdegegnerin zumindest indirekt eingestanden, indem sie darauf hinwies, dass die "beanstandete Nutzung der Domain zwischenzeitlich eingestellt" wurde.

Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen als Erste registriert hat, verleiht ihr noch keine Rechte im Sinne des Artikel 21 Abs. 2 VO 874/2004. Die Beschwerdegegnerin kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Nutzung des Begriffs "BALVER ZINN" wegen seines behaupteten beschreibenden Charakters allgemein erlaubt sei. Insoweit wird auf die Ausführungen oben verwiesen (Punkt 2).

4. Benutzung oder Registrierung in böser Absicht

Wie sich aus dem Wortlaut des Artikel 21 Abs. 1 Buchstaben a) und b) VO 874/2004 ergibt, stehen Recht bzw. berechtigtes Interesse einerseits und die Bösgläubigkeit andererseits in einem Verhältnis der Alternativität. Es reicht deshalb zur erfolgreichen Geltendmachung des Anspruchs aus, wenn seitens der Beschwerdegegnerin ein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen nicht vorliegt.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch die Voraussetzungen einer bösgläubigen Registrierung und Benutzung des Domainnamens vorliegen. Dass diese Benutzung inzwischen eingestellt wurde, spielt keine Rolle. Die Beschwerdeführerin hat dargelegt und bewiesen, dass der angefochtene Domainname von der Beschwerdegegnerin zumindest bis zum 27. Juli 2006 dazu benutzt wurde, um potentielle Kunden der Beschwerdeführerin zu ihrer eigenen Internetseite umzuleiten. Dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin sind direkte Wettbewerber in einer spezialisierten Branche. Die Geschäftsbetriebe der Parteien sind rund 70 Kilometer voneinander entfernt. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdegegnerin die Aktivitäten der Beschwerdeführerin bekannt sind. Die Beschwerdegegnerin hat nicht erklärt, welches Interesse sie an einer Bezeichnung hat, die von einem direkten Wettbewerber zur Kennzeichnung seiner Produkte seit mehreren Jahrzehnten verwendet wird. Werden Kunden der Beschwerdeführerin ungewollt auf die Internetseite eines direkten Wettbewerbers gelenkt, so besteht die Gefahr, dass diese Verbraucher die Produkte des Wettbewerbers kaufen. Das Umlenken der Kunden eines Wettbewerbers auf die eigene Webseite stellt eine erhebliche Störung der geschäftlichen Tätigkeit der Beschwerdeführerin im Sinne des Artikel 21 Abs. 3 Buchstabe c) VO 874/2004 dar. Außerdem hat die Beschwerdegegnerin dadurch, dass sie die Kunden der Beschwerdeführerin auf ihre Webseite lockte, eine Verwechslungsgefahr mit der von der Beschwerdeführerin seit vielen Jahren benutzten Bezeichnung "BALVER ZINN" geschaffen. So ist nicht auszuschließen, dass der Verbraucher, der nach Eingabe des Domainnamens ungewollt auf die Internetseite der Beschwerdegegnerin gelangt, der irrigen Annahme unterliegt, die dort angebotenen Produkte stammten von der Beschwerdeführerin. Es ist auch davon auszugehen, dass diese Verwechslungsgefahr aus Gewinnstreben geschaffen wurde, um Kunden zum Kauf der eigenen Produkte zu bewegen. Auch die Voraussetzungen des Artikel 21 Abs. 3 Buchstabe d) VO 874/2004 liegen vor.

Damit steht der Beschwerdeführerin gemäß Artikel 22 Abs. 11 VO 874/2004 der beantrage Anspruch auf Übertragung des Domainnamens zu.

Aus den vorgenannten Gründen und im Einklang mit Artikel 21 Abs. 1 und Artikel 22 Abs. 11 VO 874/2004 verfügt die Schiedskommission hiermit, dass der Domainname BALVER-ZINN.EU auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.