Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-003820

La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.

La ricorrente è la società John Rich & Sons Investment Holding Company (di seguito: “Ricorrente”) con sede a 103 Foulk Road Suite 200, Wilmington, 19803, USA, che risulta titolare in Europa di numerosi marchi (o domande di registrazione di marchio), sia nazionali che comunitari, costituiti dalla denominazione “WOOLRICH” da sola o in combinazione con altri elementi figurativi e/o verbali e relativi prevalentemente ad articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria (classe 25).

In Italia la ricorrente risulta titolare della registrazione dei seguenti marchi:
1. “WOOLRICH”, registrazione n. 00764549 del 21 dicembre 1998 per la classe n. 25 depositata in data 14 ottobre 1996 e rinnovata con domanda n. MI2006C008930
2. “WOOLRICH”, registrazione n. 00811140 del 26 aprile 2000 per la classe n. 25 depositata in data 8 settembre 1997
3. “WOOLRICH JOHN RICH & BROS”, registrazione n. 00840913 del 22 marzo 2001 per la classe n. 25 depositata in data 5 maggio 1998

La Ricorrente risulta altresì essere titolare di numerosi nomi a dominio costituiti dalla parola “WOOLRICH” o comprensivi della medesima ed afferma inoltre di essere titolare dei nomi a dominio con estensione “.eu” “woolrichwoolenmillsproduction.eu” e “woolrichwoolenmills.eu” registrati dalla local presence Europe ID-LP Service.

In data 7 aprile 2006 la società Netline S.r.l. (di seguito “Resistente”) con sede a Conegliano (TV), Via dei Cappuccini 11/E, ha registrato il nome a dominio “woolrich.eu” tramite il sig. Franco Bressan.

La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dalla Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso ricevuto dalla stessa Corte via e-mail in data 16 novembre 2006 ed in forma cartacea in data 21 Novembre 2006 (di seguito: “Ricorso”).

La Ricorrente, con il suo Ricorso, ha richiesto in via principale il trasferimento del nome a dominio contestato, a Europe ID-LP Service (con sede a Londra, Regno Unito), quale presenza locale della Ricorrente, ed in via sussidiaria, qualora detto trasferimento non sia giudicato possibile, la cancellazione del nome a dominio contestato.

La Resistente non ha presentato un controricorso nei termini previsti dal paragrafo B3 (a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie (di seguito: “Regole ADR”). La Resistente, informata del mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del controricorso e delle relative conseguenze con la “Comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente” del 1 febbraio 2007, in data 6 febbraio 2007 ha presentato una “Contestazione della comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente” con la quale ha richiesto l’annullamento della comunicazione e la concessione di un nuovo termine per la presentazione di un controricorso in quanto, dichiarava, solo in data 29 gennaio 2007 aveva avuto la possibilità di venire a conoscenza della presentazione del Ricorso da Parte della Ricorrente. Con sua comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007 la Resistente ha comunque presentato alcune osservazioni a propria difesa nel presente procedimento.

La data formale dell'inizio della procedura ADR è il 22 novembre 2006

1) Secondo la Ricorrente il nome a dominio contestato è identico o comunque confondibilmente simile con i marchi registrati dalla Ricorrente a livello comunitario ed a livello nazionale in molti paesi dell’Unione Europea risultanti dalla documentazione prodotta (allegati 3 e 4 del Ricorso).
La Ricorrente, a causa dell’identità/forte somiglianza del nome a dominio contestato con le registrazioni/domande di marchio di titolarità della stessa, ritiene elevato il rischio che gli utenti internet digitino il nome a dominio in questione per avere informazioni in merito alla distribuzione dei prodotti “WOOLRICH” nel mercato UE.
La Ricorrente aggiunge che il fatto di essere titolare sia dei nomi a dominio con estensione “.eu” “woolrichwoolenmillsproduction.eu” e “woolrichwoolenmills.eu” (registrati dalla propria presenza locale Europe ID-LP Service, allegato 5 al Ricorso) sia di numerose registrazioni di nomi a dominio costituiti da o comprensivi della parola “WOOLRICH” (allegato 6 al Ricorso) aumenterebbe il rischio di confondibilità sopra paventato.

2) La Ricorrente ritiene inoltre che la Resistente non abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto del Ricorso per i seguenti motivi:
- prima di avere notizia della contestazione la Resistente non ha utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi. Il nome a dominio contestato non risulta infatti essere al momento utilizzato (allegato 7 al Ricorso) ;
- la Resistente non è comunemente nota con un nome corrispondente al nome a dominio. La Resistente risulta inoltre essere contemporaneamente titolare e registrante del nome a dominio contestato. Dal sito societario www.nline.it la Resistente risulta svolgere l’attività di “net solutions provider”, fornendo in particolare servizi di registrazione, gestione e manutenzione di domini internet e posta elettronica, servizi di protezione e anti-virus per posta elettronica, servizi di e-commerce e web-marketing per rendere maggiormente visibili i siti in internet, servizi di fornitura di connessioni ADSL e di linee di trasmissione dedicate (allegato 8 al Ricorso). Per nessuna delle attività predette risulta essere stato utilizzato dalla Resistente il nome commerciale o il marchio registrato WOOLRICH;
- la Resistente non risulta essere titolare di marchi registrati costituiti da o comprensivi della denominazione WOOLRICH in ambito UE. Ciò è confermato dai risultati di una ricerca di anteriorità effettuata privatamente sulla banca dati SAEGIS di Thomson Compumark utilizzando quali parole chiave la denominazione WOOLRICH (marchio) combinata a Netline (nome del titolare) ed estesa alle banche dati dei marchi comunitari, marchi internazionali e marchi nazionali della maggior parte dei Paesi UE (allegato 9 al ricorso)
3) Secondo la Ricorrente, infine, la registrazione del nome a dominio è avvenuta in mala fede in quanto:
- in considerazione della notorietà e della diffusione, sia a livello mondiale che a livello italiano, del marchio WOOLRICH (nel suo Ricorso la Ricorrente fornisce e allega una serie di indicazioni e documenti su detta notorietà e diffusione), è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell’esistenza del marchio in questione e che abbia scelto la denominazione “WOOLRICH” in modo del tutto arbitrario per la registrazione del nome a dominio contestato. La Ricorrente ritiene assai più verosimile che la Resistente abbia intenzionalmente registrato il nome a dominio contestato al fine di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo o al fine di sfruttare in qualche modo la notorietà del marchio WOOLRICH.
- altra circostanza tale da far ragionevolmente presumere che il nome a dominio contestato sia stato registrato al fine di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo sarebbe, secondo la Ricorrente, il fatto che la Resistente è un service provider che si occupa della registrazione e gestione di domini e risulta non solo quale titolare, ma anche come “Registrar” del nome a dominio contestato. Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra la Ricorrente e la Resistente (allegato 12 al Ricorso) emerge chiaramente che:
a) la Resistente è stata debitamente avvisata dei diritti di esclusiva spettanti alla Ricorrente sul marchio in questione;
b) proposto dalla Ricorrente l’acquisto del nome a dominio al fine di addivenire ad una risoluzione transattiva della questione, la Resistente ha tenuto un comportamento altalenante, prima dichiarandosi disponibile a trasferire il nome a dominio, poi rendendosi irreperibile.

Nella comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007 la Resistente ha evidenziato che:
- la Ricorrente nel caso avesse avuto diritto di registrare il dominio sulla base di Diritti preesistenti, aveva allo scopo a disposizione un periodo di registrazione riservato ai titolari di diritti in base all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, che stabilisce le disposizioni e i principi relativi alla registrazione del dominio di primo livello .eu;
- la Resistente non ha registrato e/o utilizzato il dominio in malafede;
- la Resistente non ha fatto alcun uso commerciale, nessun intento di creare confusione o fuorviare i consumatori;
- non vi è stata nessuna mala fede da parte della Resistente, né speculazione alcuna, in quanto il dominio non è stato registrato per venderlo e non è stato fatto nessun tentativo di vendita da parte della Resistente, mentre un tentativo di acquistare il dominio è invece stato fatto della Ricorrente;
- la Ricorrente non può chiedere la cancellazione né in ogni caso pretendere il trasferimento a lei del dominio regolarmente registrato in base al Punto (15) e all’articolo 20 del Regolamento (CE) N. 874/2004 della Commissione;
- il nome a dominio contestato è composto da due parole comuni;
- il ricorso della Ricorrente è basato su molte supposizioni prive di fondamento.

1. Introduzione
La Commissione preliminarmente rileva che non ha ritenuto di accogliere la richiesta della Resistente avanzata nella “Contestazione della comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente” di concessione di un nuovo termine per presentare un controricorso, non essendo essa richiesta adeguatamente motivata e supportata da idonei elementi probatori. La semplice dichiarazione della Resistente di essere stata nella impossibilità di venire a conoscenza dell’avvio del procedimento prima del 29 gennaio 2007 non viene giudicata sufficiente.
In ogni caso, pur rilevando che nessun obbligo in tal senso è previsto dalle Regole ADR, la Commissione ritiene di poter prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla Resistente con la comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007.

Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 (di seguito: “Regolamento”).
Esso articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in malafede.
Esso articolo 21, al suo numero (2), afferma poi che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
- prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome a dominio abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo
- il titolare di un nome a dominio sia un’impresa, organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario
- il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario.

Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell’onere della prova da parte della Ricorrente medesima.

2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
In relazione alla identità e/o confondibilità con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico o confondibilmente simile con numerosi marchi dalla stessa registrati a livello comunitario ed a livello nazionale in molti paesi dell’Unione Europea. Dall’esame della documentazione presentata, risulta provato che la Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchi sia nazionali che comunitari, costituiti dalla denominazione “WOOLRICH” da sola o in combinazione con altri elementi figurativi e/o verbali. Basti qui considerare che il nome a dominio contestato è identico ai marchi registrati in Italia dalla Ricorrente n. 00764549 del 21 dicembre 1998 e n. 00811140 del 26 aprile 2000, costituiti entrambi dalla denominazione “WOOLRICH”. La Commissione ritiene pertanto provata l’identità del nome a dominio contestato con i marchi sopra menzionati di titolarità della Ricorrente.

3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l’onere di provare l’assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.
Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n. 2888 e 1250), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento.
Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo alla Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.
Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti elementi e delle seguenti circostanze:
a) la Ricorrente non si è limitata ad affermare l’assenza di un diritto o interesse legittimo della Resistente sul nome a dominio contestato ma ha fornito numerosi elementi a supporto della sua affermazione. In particolare, la Ricorrente:
-ha fornito in primo luogo elementi (si veda il suo documento n. 7) che fanno concludere che il nome a dominio contestato non è mai stato utilizzato dalla Resistente
- ha esibito, in secondo luogo, le stampe di alcune pagine web del sito internet della Resistente (si veda il suo documento 8) dall’esame delle quali emergerebbe che la Resistente non avrebbe utilizzato mai neanche la semplice denominazione WOOLRICH per i servizi da essa offerti alla propria clientela;
- ha offerto, in terzo luogo, in visione gli esiti di una ricerca di anteriorità nell’ambito dell’Unione Europea (si veda suo documento n. 9) che confermerebbero che la Resistente non è titolare di marchi registrati costituiti o comprensivi della denominazione WOOLRICH.
b) la Resistente, per converso, non ha presentato un controricorso nei tempi ad essa riservati dal paragrafo B3(a) delle Regole ADR e questa Commissione ritiene che il mancato rispetto di questa scadenza costituisca una forma di accettazione delle pretese della Ricorrente ai sensi del paragrafo B(10) delle Regole ADR.
c) d’altra parte, presentando osservazioni a propria difesa con la comunicazione fuori standard del 13 febbraio 2007, che questa Commissione, pur in assenza di un obbligo, ha comunque ritenuto a sua discrezione di esaminare, la Resistente nulla ha obiettato in ordine alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome a dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso, ad una preesistente notorietà della sua attività con il nome WOOLRICH o ad un suo potenziale interesse all’utilizzo di quel nome a dominio. Essa Resistente si è limitata a fare delle considerazioni di ordine generale e formale, senza fare alcun cenno in ordine alla esistenza attuale o potenziale di un proprio interesse sul nome a dominio contestato
d) Infine, dalla corrispondenza prodotta dalla Ricorrente (si veda suo documento n. 12) ed intercorsa tra le parti sembrerebbe emergere una disponibilità della Resistente a cedere quel nome a dominio alla Ricorrente. Questa circostanza, se non è sufficiente a dimostrare che la Resistente, richiedendo la registrazione di quel nome a dominio avesse intenzione di venderlo, noleggiarlo, o comunque trasferirlo al legittimo titolare o a terzi interessati a sfruttarne il potere di richiamo, sta comunque a dimostrare che la Resistente non aveva e non ha non solo un diritto o un interesse legittimo, ma neppure un semplice interesse ad effettivamente utilizzare quel nome a dominio

4. Prova della malafede
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa registrati e l’assenza sullo stesso di un diritto o di interesse legittimo della Resistente, non risulta necessario ai fini della definizione del presente procedimento verificare se la Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.

Conclusioni
La Ricorrente ha richiesto in via principale il trasferimento del nome a dominio contestato, a Europe ID-LP Service (con sede a Londra, Regno Unito), quale presenza locale della medesima, ed in via sussidiaria, qualora detto trasferimento non sia giudicato possibile, la cancellazione del nome a dominio contestato.
L’articolo 22 (11) del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede che il nome a dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002.
In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:
- qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea
- qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l’applicazione della normativa nazionale
- qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea
In considerazione del fatto che:
-la Ricorrente non ha richiesto il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato, ma ne ha chiesto il trasferimento a favore di soggetto terzo;
-la Ricorrente non ha richiesto la registrazione del nome a dominio contestato né dimostrato di soddisfare i criteri generali di cui all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 733/2002,
la Commissione decide di revocare il nome di dominio contestato senza provvedere al suo trasferimento nei confronti del soggetto indicato dalla Ricorrente.

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di cancellare il nome a dominio WOOLRICH