Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005645

Het ADR-Panel werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de domeinnaam <dinerclub.eu>.

Klager, Discover Financial Services [UK] Ltd., behoort tot de “Diners Club”-groep en heeft met Diners Club International Ltd. (hierna: “Diners Club”) een licentieovereenkomst gesloten die Klager onder meer toelaat om diverse domeinnamen (waaronder <diners-club.eu>, <diners.eu>, <diners-club.eu>, <diners.it>, <dinersclub.it>,…) alsook andere toekomstige domeinnamen die worden verkregen door middel van handhavingsprocedures, waaronder ADR-procedures, te registreren en te houden. In die licentieovereenkomst wordt aan Klager tevens een licentie verleend op diverse Gemeenschapsmerken (woord- en/of beeldmerken), waaronder “Diners”, “Diners Club”, … (hierna: de “Merken”).

De Diners Club-groep, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1950, is een wereldwijde en algemeen bekende groep die actief is de financiële dienstverleningsector. Meer bepaald staat de Diners Club-groep algemeen en wereldwijd bekend om de “Diners Club” krediet- en klantenkaarten die zij op de markt brengt.

Verweerder, de heer STC Schieman, stelt de echtgenoot te zijn van een zekere mevrouw H. Reterink (hierna: “Mevr. Reterink”). Mevr. Reterink zou, volgens Verweerder, sinds eind jaren 1980 (niet-commerciële) eetclubs hebben opgezet, die gekend zouden geweest zijn onder de naam “Dinerclub”.

Op 7 april 2006, i.e. de eerste dag na het verlopen van de “Sunrise”-periode, heeft Verweerder de litigieuze domeinnaam <dinerclub.eu> (hierna: de “Domeinnaam”) aangevraagd. De aanvraag werd toegekend en de Domeinnaam werd aldus geregistreerd op naam van Verweerder.

Hierop startte Klager de huidige ADR-Procedure en waarin hij vordert dat de Domeinnaam aan hem wordt overgedragen.

Klager stelt dat Verweerder de Domeinnaam geregistreerd heeft zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam. Daarenboven stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft en gebruikt.

Het gebrek aan rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam leidt Klager onder meer af uit het feit dat Verweerder (i) geen merkenrechten in of licentie op de Domeinnaam heeft verworven, (ii) niet algemeen bekend staat onder de Domeinnaam, (iii) nooit een bona fide of wettig bedrijf heeft uitgevoerd onder de Domeinnaam, (iv) geen beschermd niet-commercieel of eerlijk gebruik maakt van de Domeinnaam en (v) niet aantoont dat hij voorbereidingen heeft getroffen om de Domeinnaam te gebruiken.

De registratie of het gebruik te kwader trouw volgt volgens Klager onder meer uit het feit dat Verweerder niet verbonden of gerelateerd is met Klager en dat hij de Domeinnaam geregisterd heeft de dag nadat de “Sunrise”-periode was verlopen (nl. op 7 april 2006). Dit geeft volgens Klager aan dat Verweerder zich bewust was van de rechten van Diners Club (de Diners Club-groep) op de Merken en dat hij alzo probeerde om Diners Club (de Diners Club-groep) te blokkeren bij het aanvragen van de Domeinnaam, of om de Domeinnaam aan Diners Club (de Diners Club-groep) te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen. De kwade trouw leidt Klager onder meer ook af uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam sinds de registratie op 7 april 2006 (dus gedurende bijna 4 jaar) nog niet heeft gebruikt en niet aantoont dat hij voorbereidingen heeft getroffen om de Domeinnaam te gebruiken. Ook het feit dat de Merken algemeen bekend zijn, is volgens Klager een teken dat Verweerder te kwade trouw is geweest bij de registratie van de Domeinnaam. Het is volgens Klager immers ondenkbaar dat Verweerder op dat moment met de Merken niet bekend. Hierdoor kan, volgens Klager, Verweerder de Domeinnaam dan ook niet geregistreerd hebben met als doel een wettig gebruik.

Klager betoogt verder dat de internetgebruiker die de Domeinnaam in de browser invoert, verwacht terecht te komen bij Diners Club of een ermee verbonden of gerelateerde onderneming.

Klager stelt eveneens dat Verweerder de Domeinnaam nog nooit heeft gebruikt en dat hij de intentie niet aantoont om de Domeinnaam legitiem te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Klager stelt ook nog dat de Domeinnaam identiek is of gelijk is met de Merken. Het feit dat in de Domeinnaam de letter “s” is weggelaten, zou, volgens Klager, een onbeduidende en onbelangrijk verschil zijn. Internetgebruikers die de een eenvoudige fout maken en de letter “s” in de browser vergeten in te typen, zullen, aldus Klager, waarschijnlijk ten onrechte aannemen dat de website van Diners Club (de Diners Club-groep) inactief is of tijdelijk onbeschikbaar is. Het gaat hier volgens Klager dan ook om een geval van “typosquatting”.

In elk geval vertoont de Domeinnaam volgens Klager een verwarrende gelijkenis met de Merken, waardoor de Domeinnaam zal leiden tot een verkeerde interpretatie en derden de Domeinnaam zullen associëren met Diners Club (de Diners Club-groep).

Verweerder stelt de echtgenoot te zijn van Mevr. Reterink, die als hobby koken zou hebben. Mevr. Reterink zou, nog volgens Verweerder, sinds eind jaren 1980 (niet-commerciële) zijn die eetclubs hebben opgezet, die gekend zouden zijn geweest onder de naam (en het logo) “Dinerclub”.

Verweerder beweert verder dat Mevr. Reterink een uitgebreid netwerk zou hebben opgebouwd met haar dinerclub-activiteiten waardoor zij zich meer op dergelijke activiteiten wenste te gaan toeleggen. Daarom zouden Verweerder en Mevr. Reterink in 2004 diverse verbouwingen aan hun huis (gelegen midden in de Randstad (een grootstedelijk gebied in Nederland)) gedaan hebben om alzo een “table d’hôte” te organiseren (voor een zestiental personen).

Op 7 april 2006 (i.e. de eerste dag na het aflopen van de “Sunrise”-periode) heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. Verweerder zou is hiertoe, naar eigen zeggen, overgegaan omdat de corresponderende “.nl” domeinnaam niet langer beschikbaar was. De bedoeling was, volgens Verweerder, om de Domeinnaam te gebruiken voor een website ter uitbouw en ondersteuning van de dinerclub-activiteiten van Mevr. Reterink.

Verweerder beweert vervolgens dat Mevr. Reterink, wegens familiale omstandigheden, vanaf 2006 tot 2009 weinig tijd had om haar dinerclub-activiteiten verder te zetten. Vanaf 2009 zou dit, nog volgens Verweerder veranderd zijn. Verweerder beweert dat het de bedoeling zou dat de plannen die hij en Mevr. Reterink in 2006 aangaande de “table d’hôte”-activiteiten hadden gemaakt in de tweede helft van 2010 uit te voeren. Daarbij zal, nog volgens Verweerder, de Domeinnaam een belangrijke rol spelen: het zou de bedoeling zijn om in 2011 een website te lanceren onder de Domeinnaam.

Tegen de klacht brengt Verweerder in dat hij de Domeinnaam wel gebruikt zou hebben en dat hij (samen met Mevr. Reterink) sinds 1980 zowel niet-commerciële (netwerkuitbreiding) als commerciële (“table d’hôte”) activiteiten onder de naam “Dinerclub” zou hebben ontplooid.

Voor het overige beweert Verweerder dat hij Diners Club (de Diners Club-groep) niet kent en dat hij geen licentie van Diners Club (de Diners Club-groep) nodig zou hebben om de Domeinnaam te registreren en/of gebruiken.

Dat de Domeinnaam niet actief zou zijn, wijt Verweerder aan de familiale omstandigheden die zouden hebben gemaakt dat Mevr. Reterink niet met de geplande “table d’hôte”-activiteiten is kunnen doorgaan.

Dat de registratie van de Domeinnaam een vorm zou zijn van “typosquatting” ontkent Verweerder. De enige bedoeling van Verweerder en Mevr. Reterink zou zijn dat zij met de Domeinnaam de dinerclub-activiteiten van Mevr. Reterink wensen te ondersteunen. Verweerder ontkent niet dat het zo kan zijn dat de internetgebruiker een verkeerd adres intikt wanneer hij op zoek is naar Diners Club (de Diners Club-groep) door de letter “s” te vergeten. Verweerder zou de internetgebruiker zich dit wel realiseren en zou deze er meteen de letter “s” tussenplaatsen. Aan de hand van een aantal criteria en voorbeelden geeft Verweerder vervolgens ook nog aan waarom het volgens hem hier niet kan gaan om een geval van “typosquatting”.

Wat de gelijkenis met de Merken betreft, stelt Verweerder dat de beeldmerken heel duidelijk van de Domeinnaam verschillen en dat de Domeinnaam niet identiek is aan de Merken. Ook kan volgens Verweerder geen sprake zijn van enige verwarring aangezien het type bedrijf, activiteit, logo en naam van Diners Club (de Diners Club-groep) zo groot verschillen van deze van Mevr. Reterink.

Voor het overige ontkent Verweerder alles. Verweerder beweert dat er wel sprake is van een wettig gebruik van de Domeinnaam en dat hij en Mevr. Reterink wel bekend staan onder de naam “Dinerclub”.

Van enige kwade trouw is er, volgens Verweerder, geen sprake. De Domeinnaam zou, vlak na de "Sunrise”-periode geregistreerd zijn omdat de corresponderende “.nl” naam niet meer vrij was. Het gebrek aan gebruik van de Domeinnaam sinds de registratie op 7 april 2006 is, volgens Verweerder, te wijten aan familiale omstandigheden.

Verweerder laat ook nog gelden dat hij door Klager nooit eerder is aangeschreven met betrekking tot de Domeinnaam.

Verweerder laat verder meermaals gelden dat hij zijn Reactie op Klacht op diverse punten meer had willen onderbouwen maar dat hij geen tijd meer heeft gehad. Hij stelt bovendien dat indien dit nodig is hij zich het recht voorbehoudt meer tijd te vragen. In elk geval besluit Verweerder op grond van hetgeen hij heeft uiteengezet in zijn Reactie op Klacht dat de Klacht ongegrond is.

Alvorens de grond van de zaak te onderzoeken, zal het ADR-Panel eerst ingaan op de procedurele bemerking die Verweerder in zijn Reactie op Klacht diverse keren maakt, nl. dat diverse punten meer had willen onderbouwen maar, hij hiervoor geen tijd meer gehad heeft en dat hij, indien dit nodig is, zich het recht voorbehoudt meer tijd te vragen. Uit het ADR-Dossier blijkt dat Verweerder, nadat hij het Arbitragehof hiertoe had verzocht, reeds een verlenging van zijn antwoordtermijn met vierentwintig heeft bekomen. Het ADR-Panel is van oordeel dat hiermee de rechten van verdediging voldoende gevrijwaard werden.

Vervolgens stelt het ADR-Panel vast dat, overeenkomstig artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: de “ADR Voorschriften”), iedere persoon of rechtspersoon een ADR-Procedure mag starten door een klacht in te dienen. De artikelen 21 en 22 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: de “Verordening (EG) Nr. 874/2004”), waarop deze bepaling gebaseerd is, bepalen hetzelfde. Klager behoort tot de Diners Club-groep en toont aan dat hij de nodige rechten heeft verkregen om in deze zaak op te treden. Klager kon aldus huidige ADR-Procedure starten.

Daarnaast voldoet Klager ook aan de voorwaarden gesteld in artikel 4, 2, b) van de Verordening (EG) Nr. 733/2002 van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein.

Wat de grond van de zaak betreft, dient te worden verwezen naar artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 waarin wordt bepaald dat een geregistreerde domeinnaam kan worden “(…) ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt”. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in B11(d) van de ADR Voorschriften.

In eerste instantie dient te worden onderzocht of Klager zelf over een recht beschikt zoals aangegeven in artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004. Klager heeft een licentie verkregen op de Merken. De Merken behoren tot de categorie van Gemeenschapsmerken die uitdrukkelijk in artikel 10, lid 1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 zijn opgesomd. Aangenomen wordt dat een merklicentie een recht is dat erkend of ingesteld is in de nationale en/of communautaire wetgeving (Zaak 5180 (<hotelsformule1> en <formule1hotels.eu>) en de aldaar aangehaalde referenties).

Vervolgens dient onderzocht te worden of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met de Merken. Het ADR-Panel is van oordeel dat de Domeinnaam niet identiek is aan de Merken, wegens weglating van de letter “s”. Evenwel vertoont de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis met de Merken, die algemeen bekend zijn. De omstandigheid dat de Domeinnaam niet de letter “s” bevat, is, naar oordeel van het ADR-Panel, niet voldoende om te kunnen spreken van enige afwezigheid van verwarring (Zaak 5180 (<hotelsformule1> en <formule1hotels.eu>)). Het woord “Diners” (i.e. het eerste bestanddeel van de Merken) is immers het meervoud van het woord “Diner” (i.e. het eerste bestanddeel van de Domeinnaam). De twee overige bestanddelen (i.e. het woord “Club”) zijn zowel in de Merken als de Domeinnaam identiek. De algehele indruk van de Merken en de Domeinnaam verschilt aldus nauwelijks. Verwarring tussen bieden is bijgevolg niet uitgesloten. Het volstaat bijvoorbeeld dat de internetgebruiker zich vergist en de Domeinnaam in de browser invoert, terwijl hij een Diners Club (-groep)-website wenst op te vragen.

Het ADR-Panel zal aldus dienen na te gaan (i) of de Domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam, dan wel (ii) of hij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Het volstaat dat aan één van beide voorwaarden is voldaan.

Het ADR-Panel zal eerst onderzoeken of de Domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam.

Het ADR-Panel stelt vast dat Verweerder niet aantoont dat hij “rechten” heeft bekomen op de Domeinnaam.

Bijgevolg zal dienen onderzocht te worden of Verweerder een “gewettigd belang” heeft bij de Domeinnaam. Overeenkomstig artikel 21.2 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 kan een “gewettigd belang” worden aangetoond wanneer: a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen; b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht; c) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Het ADR-Panel stelt vast dat Verweerder beweert maar niet aantoont dat hij de Domeinnaam (of een met de Domeinnaam overeenkomende domeinnaam), vóór enige kennisgeving van deze ADR-Procedure, heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of dat hij daartoe aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen. De Domeinnaam werd geregistreerd op 7 april 2006. Dit is bijna vier jaar vóór kennisgeving van huidige ADR-Procedure. Gedurende deze periode heeft Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. Ook toont Verweerder niet aan dat hij vóór de aanvang van huidige ADR-Procedure voorbereidingen heeft getroffen om de Domeinnaam te gebruiken. Verweerder beweert enkel dat het de bedoeling zou zijn om in 2011 een website onder de Domeinnaam te lanceren. Verweerder toont evenwel niet aan dat hij daartoe, vóór kennisgeving van huidige ADR-Procedure, enige voorbereidingen heeft getroffen.

Het ADR-Panel stelt eveneens vast Verweerder geen natuurlijke persoon is die onder de Domeinnaam algemeen bekend heeft gestaan. Verweerder beweert wel maar toont niet aan dat de Domeinnaam geregistreerd zou geweest zijn omdat zijn vrouw, Mevr. Reterink, kookactiviteiten had ontplooid onder de naam “Dinerclub” en dat zij samen een “table d’hôte” zouden willen opzetten. Trouwens, mede gelet op de eerder beperkte (locale en/of regionale) omvang van de dinerclub-activiteiten van Mevr. Reterink, naar oordeel van het ADR-Panel, niet aangenomen worden dat Verweerder (al dan niet samen met Mevr. Reterink) onder de Domeinnaam “algemeen bekend” heeft gestaan.

Daarenboven stelt het ADR-Panel vast dat Verweerder niet aantoont dat hij sinds de registratie van de Domeinnaam op 7 april 2006 (i.e. bijna vier jaar vóór datum van de kennisgeving van de Klacht) een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam heeft gemaakt. De bewering van Verweerder dat het niet-gebruik van de Domeinnaam sinds de registratie ervan te wijten zou zijn aan familiale omstandigheden, overtuigt het ADR-Panel niet. Dit niet alleen omdat deze bewering op geen enkel wijze gestaafd wordt, maar ook omdat niet ernstig kan aangenomen worden dat deze omstandigheden Verweerder verhinderd zouden hebben om gedurende bijna vier jaar op enige wijze gebruik te maken van de Domeinnaam. In dit opzicht kan ook verwezen worden naar diverse uitspraken van ADR-Panels waarin reeds werd aangenomen dat een de afwezigheid van gebruik door de oorspronkelijke eigenaar van een domeinnaam gedurende bijna zes maanden kan worden beschouwd als een afwezigheid van een gewettigd belang bij de betrokken domeinnaam (Zaak 4139 (<sazka.eu>) en de aldaar aangehaalde referenties). In onderhavig geval is dit, zoals reeds meermaals gesteld, zelfs bijna vier jaar.

Uit het voorgaande volgt dat de Domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam.

Wat betreft de bewering van Klager dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw zou geregistreerd hebben of gebruikt, acht het ADR-Panel dit niet bewezen. Het loutere feit dat Verweerder (i) niet verbonden of gerelateerd is met Klager, (ii) de Domeinnaam geregisterd heeft de dag nadat de “Sunrise”-periode was verlopen (nl. op 7 april 2006) en (iii) de Domeinnaam sinds de registratie ervan niet heeft gebruik of daartoe geen aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen, kunnen indicaties zijn van kwade trouw zijn, maar zijn, naar oordeel van het ADR-Panel, onvoldoende om deze zaak tot kwade trouw te besluiten. Zo toont Klager niet aan dat Verweerder, zich bewust van de rechten van Diners Club (de Diners Club-groep) op de Merken, door de registratie van de Domeinnaam probeerde om Diners Club (de Diners Club-groep) te blokkeren bij het aanvragen van de Domeinnaam, of om De Domeinnaam aan Diners Club (de Diners Club-groep) te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen. Hetzelfde geldt voor de beweerde “typosquatting”. Uit het ADR-Dossier waarover het ADR-Panel beschikt, blijkt op geen enkele wijze dat Verweerder de Domeinnaam op een of andere wijze heeft willen te gelde maken of dat hij Klager enig nadeel heeft willen toebrengen, zoals verwoord in artikel 21.3 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

Om bovengenoemde redenen heeft het ADR-Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht van de Domeinnaam (i.e. <dinerclub.eu>) aan Klager.