Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008807

Panelowi nie są znane żadne inne toczące się lub rozstrzygnięte postępowania prawne dotyczące spornej nazwy domeny <distar.eu> ("Nazwa Domeny").

Powód jest spółką prawa ukraińskiego specjalizującą się w produkcji narzędzi diamentowych pod marką DISTAR.

Powód jest właścicielem unijnego graficznego znaku towarowego DISTAR, zarejestrowanego pod numerem 017175291 w dniu 23 lutego 2018 r., obejmującego towary w klasach 7 i 8 klasyfikacji nicejskiej.

Na terytorium Polski interesy Powoda reprezentuje DI-STAR.eu Sp. z o.o. („DI-STAR.eu”), spółka prawa handlowego zarejestrowana w Polsce. Przedstawiciel ten odpowiedzialny jest za tworzenie i rozwój krajowej sieci dealerskiej oraz prowadzenie działalności dystrybucyjnej na rzecz Powoda.

Nazwa Domeny została zarejestrowana w dniu 5 października 2021 r.

Pozwany pełnił rolę Dystrybutora produktów Powoda na terytorium Polski. Pozwany przedstawił w sprawie umowę dystrybucyjną nr PL4 z dnia 20 stycznia 2023 r. („Umowa Dystrybucyjna”) zawartą pomiędzy Powodem i DI-STAR.eu oraz Pozwanym. Na podstawie Umowy Dystrybucyjnej Pozwany dokonywał hurtowych zakupów towarów Powoda pod marką DISTAR w celu dalszej odsprzedaży. Zgodnie z twierdzeniami Pozwanego, stworzył on w ramach swojej działalności gospodarczej sklep internetowy i zakupił Sporną Domenę w trzecim kwartale 2022 r. Pozwany twierdzi dalej, że po rozwiązaniu Umowy Dystrybucyjnej przez Powoda sklep Pozwanego zakończył działalność.

Na dzień wydania niniejszej decyzji, jak również na dzień złożenia Pozwu, Nazwa Domeny przekierowuje do domeny <tomax.pl>, która prowadzi do sklepu internetowego oferującego narzędzia, elektronarzędzia oraz sprzęt ogrodowy różnych producentów, w tym produkty oznaczone marką DISTAR.

Powód wnosi w niniejszym postępowaniu o przeniesienie Nazwy Domeny na DI-STAR.eu, z siedzibą w Tyczynie (Polska), licencjobiorcę Powoda, uprawnionego do korzystania ze znaku towarowego DISTAR.

Po pierwsze, Powód wskazuje, że Nazwa Domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego DISTAR, do którego przysługuje mu prawo ustanowione przez prawo Unii Europejskiej.

Po drugie, Powód podnosi, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez praw lub uzasadnionego interesu do tej nazwy.

W odniesieniu do stanowiska Pozwanego, opartego na twierdzeniach dotyczących wcześniejszej współpracy i Umowy Dystrybucyjnej, Powód wskazuje, że umowa ta obowiązywała wyłącznie do dnia 31 grudnia 2023 r., a z jej wygaśnięciem wszelkie uprawnienia Pozwanego do używania znaku DISTAR wygasły z mocy prawa. Powód podnosi także, że nawet w okresie obowiązywania umowy Pozwany nie miał prawa do rejestracji Spornej Domeny bez pisemnej zgody właściciela znaku DISTAR, czego zabraniać miały postanowienia umowne.

Po trzecie, Powód stwierdza, że Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Zdaniem Powoda rejestracja nastąpiła bez jego zgody jako właściciela znaku towarowego DISTAR i uniemożliwia mu odzwierciedlenie tego znaku w Internecie. Ponadto, po zakończeniu współpracy z Powodem, Pozwany wykorzystuje Nazwę Domeny, przekierowując ją na własną stronę w celu promowania towarów konkurencyjnych lub naśladujących produkty Powoda, co wprowadza konsumentów w błąd. Dodatkowo, Nazwa Domeny została zarejestrowana ponad trzy lata po rejestracji unijnego znaku towarowego DISTAR przez Powoda, co uzasadnia domniemanie, że Pozwany znał ten znak w chwili rejestracji. Wreszcie, oferta sprzedaży Spornej Domeny za kwotę 10.000 PLN, po wcześniejszym zwrocie 65.000 PLN za zapasy magazynowe, co stanowić ma przejaw działania w złej wierze, polegającego na próbie uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych kosztem właściciela znaku towarowego.

Pozwany podnosi, że Pozew jest bezzasadny.

Zgodnie z twierdzeniami Pozwanego, Powód umożliwił Pozwanemu w ramach jego działalności gospodarczej otwarcie sklepu z produktami Powoda pod marką DISTAR dla rynku Europy Zachodniej. W związku z tym, Pozwany stworzył sklep internetowy i zakupił Sporną Domenę w trzecim kwartale 2022 r. Pozwany podnosi, że pod Sporną Domeną uruchomiono sklep internetowy za wiedzą i zgodą Powoda, a następnie zainwestował on w działania SEO oraz kampanie reklamowe (ADS), generując przychody jako dystrybutor produktów Powoda.

Pozwany twierdzi dalej, że po rozwiązaniu umowy dystrybucyjnej przez Powoda sklep Pozwanego zakończył działalność. Z wyjaśnień Pozwanego wynika, że pomiędzy stronami powstał spór dotyczący odbioru zapasów magazynowych towarów wyprodukowanych przez Powoda. Pozwany wskazuje, że w konsekwencji zdecydował się on wykorzystać Sporną Domenę do przekierowywania ruchu internetowego do swojego sklepu działającego pod domeną <tomax.pl>, w którym oferowane są produkty nieodebrane przez Powoda.

Pozwany oświadczył ponadto, że dopiero po spełnieniu przez Powoda obowiązku odbioru zapasów magazynowych będzie skłonny rozważyć zbycie Spornej Domeny na rzecz Powoda za kwotę 10.000 złotych.

1. Kwestie wstępne – dodatkowe pismo Pozwanego i Powoda

W dniu 4 sierpnia 2025 r. Pozwany złożył pismo w języku angielskim, w którym odniósł się do twierdzeń Powoda zawartych w Pozwie. W dniu 5 sierpnia 2025 r. Czeski Sąd Arbitrażowy („CAC”) poinformował Pozwanego o przekroczeniu terminu do wniesienia Odpowiedzi na Pozew.

Tego samego dnia Powód złożył pismo, w którym wniósł o nieuwzględnianie odpowiedzi Pozwanego z uwagi na jej wniesienie po terminie oraz w języku angielskim, podczas gdy językiem postępowania jest język polski. Jednocześnie Powód odniósł się merytorycznie do zarzutów zawartych w piśmie Pozwanego.

W dniu 9 sierpnia 2025 r. Pozwany złożył kolejne pismo, w którym wyjaśnił przyczyny uchybienia terminowi oraz użycia języka angielskiego, wskazując, że uchybienia miały charakter nieświadomy i nie wynikały ze złej woli. Pozwany załączył także tłumaczenie swego pisma na język polski.

Zgodnie z art. B.8 Zasad rozstrzygania sporów dotyczących domen .eu, mających zastosowanie od dnia 13 października 2022 r. („Regulamin ADR”) oprócz Pozwu i Odpowiedzi na Pozew, Zespół Orzekający może, wedle własnego uznania, zażądać lub dopuścić dodatkowe oświadczenia lub dokumenty od którejkolwiek ze Stron.

W niniejszej sprawie Zespół Orzekający uznaje, że pisma obu Stron, choć złożone poza podstawową rundą wymiany pism procesowych, pozostają istotne dla należytego rozstrzygnięcia sprawy. Opóźnienie po stronie Pozwanego miało charakter nieznaczny, a przedstawione wyjaśnienia wskazują na brak złej wiary. Ponadto, obie Strony odniosły się merytorycznie do swoich stanowisk, co sprzyja pełnemu i rzetelnemu rozpoznaniu sprawy.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Orzekający postanawia dopuścić i uwzględnić dodatkowe pisma złożone przez Powoda i Pozwanego przy wydawaniu niniejszej decyzji.

2. Rozpoznanie merytoryczne

W celu uzyskania wyroku przyznającego zastosowanie żądanych środków naprawczych, Powód jest zobowiązany na mocy art. B.11(d)(1) Regulaminu ADR, w związku z art. 4 par. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 („Rozporządzenie 2019/517”), do wykazania w niniejszym postępowaniu, że:

(i) Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej zostało uznane lub ustanowione prawo, i:

(ii) Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia; lub

(iii) Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Biorąc pod uwagę zbieżność powyższych kryteriów z kryteriami wynikającymi z Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen („UDRP”), Panel będzie w razie potrzeby dalej odwoływał się do Przeglądu WIPO w zakresie orzecznictwa Paneli WIPO na temat wybranych zagadnień UDRP, wydanie trzecie („Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0”) oraz wyroków wydanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie UDRP.

A. Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii lub zostało ustanowione prawo

W pierwszej kolejności, Powód powinien wykazać, że Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii lub zostało ustanowione prawo.

Powód wykazał w niniejszym postepowaniu, że na dzień złożenia Pozwu zostało na jego rzecz ustanowione prawo do unijnego graficznego znaku towarowego DISTAR, zarejestrowanego pod numerem 017175291 w dniu 23 lutego 2018 r., obejmującego towary w klasach 7 i 8 klasyfikacji nicejskiej.

Nazwa Domeny jest identyczna ze znakiem towarowym DISTAR, ponieważ inkorporuje go w całości. Jak potwierdził szereg Paneli UDRP, włączenie znaku towarowego w całości do nazwy domeny jest wystarczające do stwierdzenia, że nazwa ta jest identyczna lub łudząco podobna do tego znaku towarowego (zob. PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS), sprawa WIPO nr D2003-0696).

Wskazać w tym miejscu należy, że ccTLD „.eu” nie wpływa na ocenę identyczności lub podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach przedmiotowej przesłanki. Zobacz Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0, pkt. 1.11.1.

Mając na uwadze powyższe, Panel uznał, że pierwsza przesłanka określona w art. (B)(11)(d)(1)(i) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4 Rozporządzenia 2019/517 została w niniejszej sprawie spełniona.

B. Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia

W drugiej kolejności, Powód powinien wykazać w sprawie, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia.

Jak stanowi art. B.11(e) Regulaminu ADR, w szczególności następujące okoliczności mogą potwierdzić prawo Pozwanego do Nazwy Domeny lub uzasadniony interes wobec Nazwy Domeny na potrzeby art. B.11(d)(1)(ii) Regulaminu ADR:

(1) przed powiadomieniem o sporze Pozwany używał Nazwy Domeny lub innej nazwy nawiązującej do Nazwy Domeny w związku z oferowanymi towarami lub usługami, lub podjął dające się udowodnić przygotowania do takiego użycia;

(2) Pozwany, będąc przedsiębiorcą, organizacją czy też osobą fizyczną, jest powszechnie znany pod Nazwą Domeny, bez względu na to czy ma do tego prawo uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i/lub Unii Europejskiej;

(3) Pozwany używa Nazwy Domeny legalnie i niekomercyjnie lub w dobrej wierze, nie zamierzając wprowadzić w błąd konsumentów ani naruszyć renomy oznaczenia, do którego prawo jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i/lub prawo Unii Europejskiej.

Z materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie oraz z wyjaśnień stron wynika, że pomiędzy Stronami istniała w przeszłości relacja biznesowa i obowiązywała Umowa Dystrybucyjna.

Pozwany twierdzi, że Powód umożliwił mu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej otwarcie sklepu internetowego z produktami Powoda pod marką DISTAR. W związku z tym, Pozwany zakupił Sporną Domenę w trzecim kwartale 2022 r. Pozwany podnosi, że pod Sporną Domeną uruchomiono sklep internetowy za wiedzą i zgodą Powoda.

Powód twierdzi natomiast, że rejestracja Nazwy Domeny nastąpiła bez jego zgody. Powód podnosi, że nawet w okresie obowiązywania umowy Pozwany nie miał prawa do rejestracji Spornej Domeny bez pisemnej zgody właściciela znaku DISTAR, czego zabraniać miały postanowienia umowne.

Bezsporne jest pomiędzy Stronami, że Umowa Dystrybucyjna wygasła, a relacja biznesowa między Stronami została zakończona. Obecnie Strony nie pozostają już we współpracy gospodarczej.

Zespół Orzekający zauważa w pierwszej kolejności, że przedstawiona Umowa Dystrybucyjna datowana jest na dzień 2 stycznia 2023 r., to jest w okresie poprzedzającym rejestrację Nazwy Domeny oraz jej zakup przez Pozwanego, który miał nastąpić – zgodnie z jego twierdzeniami – w trzecim kwartale 2022 r.

Następnie, zgodnie z par. 6.17. Umowy Dystrybucyjnej: „Dystrybutor nie może używać Nazwy Producenta, Znaku Towarowego lub zwrotu zawierającego Nazwę Producenta dla nazwy firm, działalności, stron internetowych bez pisemnej zgody Producenta lub PP. Zabrania się rejestrację nazw, domen internetowych oraz adresów e-mail zawierających Nazwy Producenta lub/i Znaki Towarowe - bez pisemnej zgody Producenta lub PP. Dystrybutor potwierdza, że nie nabędzie żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej do żadnych Znaków Towarowych (w tym również Logo lub innych powiązanych praw będących własnością lub używanych przez PRODUCENTA”.

Zacytowany przepis wprost zakazuje Powodowi używania znaku towarowego Powoda DISTAR dla nazw firm, działalności czy stron internetowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Powoda. Zakaz obejmuje w szczególności rejestrację domen internetowych zawierających znak towarowych Powoda bez jego pisemnej zgody. Taka zgoda nie została w niniejszej sprawie przedstawiona przez Pozwanego.

Ponadto, nawet jeśliby przyjąć, że początkowo Pozwany posiadałby jakiekolwiek prawa i uzasadnione interesy w odniesieniu do Nazwy Domeny (czego jednak nie udowodniono w sprawie), prawa te i tak wygasły wraz z zakończeniem relacji biznesowej pomiędzy Stronami. Pozwany nie przedstawił dowodów, które wskazywałyby inaczej.

W tym względzie Zespół Orzekający zauważa, że zgodnie z sekcją 2.11 Przeglądu Orzecznictwa WIPO 3.0, zespoły orzekające zwykle oceniają prawa lub uzasadnione interesy podnoszone przez pozwanego w ujęciu aktualnym, tj. w świetle okoliczności istniejących w chwili wniesienia pozwu. Bez uszczerbku dla obowiązku powoda wykazania, że nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze, pozwany powołujący się na prawo lub uzasadniony interes w nazwie domeny, przykładowo oparty na wcześniejszej umowie lub relacji pomiędzy stronami albo na dawnym używaniu w dobrej wierze (a więc wykazujący jedynie wcześniejsze prawo lub interes), niekoniecznie będzie posiadał prawa lub uzasadnione interesy w nazwie domeny w chwili wydania decyzji.

W okolicznościach sprawy na dzień wniesienia Pozwu Umowa Dystrybucyjna już nie obowiązywała, a Strony nie pozostawały w relacji biznesowej. Utrzymywanie Nazwy Domeny stanowi więc w tym przypadku używanie znaku towarowego Powoda, do którego Pozwany nie ma żadnych praw. W konsekwencji, Pozwany nie posiada żadnych praw ani uzasadnionych interesów wobec Nazwy Domeny w rozumieniu Polityki.

Ponadto, Pozwany potwierdził, że po rozwiązaniu Umowy Dystrybucyjnej przez Powoda sklep Pozwanego zakończył działalność. Pozwany stwierdził, że pomiędzy Stronami powstał spór dotyczący odbioru zapasów magazynowych towarów wyprodukowanych przez Powoda. Pozwany wskazuje, że w konsekwencji zdecydował się on wykorzystać Sporną Domenę do przekierowywania ruchu internetowego do swojego konkurencyjnego sklepu działającego pod domeną <tomax.pl>, w którym oferowane są produkty nieodebrane przez Powoda.

W tych okolicznościach Zespół Orzekający uznał, że co najmniej przed wszczęciem niniejszego sporu Pozwany nie dokonywał w dobrej wierze oferty sprzedaży towarów Powoda za pośrednictwem strony internetowej powiązanej z Nazwą Domeny.

Biorąc pod okoliczności opisane powyżej, Zespół Orzekający stwierdza, że druga przesłanka określona w art. B.11(d)(1)(ii) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4(a) Rozporządzenia 2019/517 została w niniejszej sprawie spełniona.

C. Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze

Zgodnie z art. B.11(d)(1)(ii) i (iii) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4 (a) i (b) Rozporządzenia (UE) 2019/517 rejestracja Nazwy Domeny bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu oraz rejestracja lub używanie Nazwy Domeny w złej wierze stanowią przesłanki alternatywne dla możliwości uwzględnienia żądania Powoda o zastosowanie wnioskowanych środków naprawczych. W niniejszej sprawie Zespół Orzekający ustalił, że Pozwany nie posiada praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do Nazwy Domeny, a zatem dalsze rozważania dotyczące rejestracji lub używania tej Nazwy Domeny w złej wierze są zbędne.

Niezależnie od powyższego, Zespół Orzekający stwierdza, że Pozwany nie ma praw ani uzasadnionych interesów do używania Nazwy Domeny, a zatem korzysta z niej w złej wierze.

D. Wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej Powoda

Powód wnosi w Pozwie o przeniesienie Nazwy Domeny na rzecz DI-STAR.EU Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, przy ul. Grunwaldzkiej 70H, Tyczyn (36-020). Powód wskazuje, że podmiot ten jest upoważnionym licencjobiorcą Powoda.

Zgodnie z art. B.11(b) Regulaminu ADR, środek naprawczy w postaci przeniesienia Nazwy Domeny na Powoda może zostać zastosowany, o ile po stronie Powoda spełnione zostaną kryteria kwalifikowalności do rejestracji ustanowione w art. 3 Rozporządzenia 2019/517. Zgodnie z tymi wymogami, powód winien być: (a) obywatelem Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania; (b) osobą fizyczną, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkałą w państwie członkowskim; (c) przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w Unii; oraz (d) organizacją, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Przyjmuje się także, że powód może żądać przeniesienia spornej nazwy domeny na swoją spółkę zależną, jeżeli spełnia ona powyżej opisane kryteria kwalifikacyjne.

W niniejszej sprawie Powód wnosi o przeniesienie Nazwy Domeny na DI-STAR.EU Sp. z o.o., z siedzibą w Tyczynie,Polsce. W konsekwencji, Zespół Orzekający stwierdza, że podmiot ten, będący przedsiębiorstwem ustanowionym na terytorium Unii Europejskiej, spełnia ogólne kryteria kwalifikacyjne określone w art. 3 Rozporządzenia 2019/517.

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny distar.eu na DI-STAR.EU Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, przy ul. Grunwaldzkiej 70H, Tyczyn (36-020).